АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №

А55-37887/2019

07 сентября 2020 года

г.Самара

Резолютивная часть решения оглашена 03 сентября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 сентября 2020 года

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коршуновой А.М.,

рассмотрев 03.09.2020 в судебном заседании  дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат"

и Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Шатлык"

о взыскании 1 000 000,00 руб.

при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО1, доверенность от 20.08.2019 

от ответчика - ФИО2, доверенность от 20.01.2020,

Установил следующее:

Общество с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Шатлык" (далее - ответчик) о взыскании 1 000 000,00 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «ТЕМЛЕ», а также 23 000,00 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Стороны извещены надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание обеспечили.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

 Как следует из материалов дела, на территории Российской Федерации ООО «ШАТЛЫК»» производит, предлагает к продаже и продает колбасные изделия, а именно сосиски, маркированные обозначением «ТЕМЛЕ». Данное обстоятельство ответчик не оспаривает.

Обозначение которым ответчик маркирует указанную продукцию, является тождественным, сходным до степени смешения с товарным знаком «ТЕМЛЕ», зарегистрированным по свидетельству № 721159. Колбасные изделия в составе товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) входят в перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован словесный товарный знак «ТЕМЛЕ».

ООО «Торговый лом «Первый Мясокомбинат» является правообладателем словесного товарного знака «ТЕМЛЕ» на товары 29 класса МКТУ на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 309537 от 07.03.2019г.. зарегистрированного в ФИПС 25.07.2019г. по свидетельству №721159. ООО «Первый Мясокомбинат» является лицензиатом, то есть лицом, обладающим правом использования товарного знака в определенных лицензионным договором пределах и правомочным осуществлять защит) товарного знака «ТЕМЛЕ» в судебном порядке.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров. которые производятся предлагаются к продаже. продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации: при выполнении работ, оказании услуг: на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот: в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе: в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, изготовление и реализация (распространение) колбасных изделий с нанесенным на этикетке обозначением «ТЕМЛЕ» является нарушением исключительного права Истцов на товарный знак «ТЕМЛЕ». 

Правообладатель может по своему смотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

Лицензионный договор на использование товарного знака ООО «ТД «Первый Мясокомбинат» с Ответчиком не заключало, что не оспаривается ответчиком. В связи с этим, изготовление и распространение колбасных изделий с нанесенным на этикетке обозначением «ТНМЛЕ» являются нарушением исключительного права ООО «Торювый Дом «Первый Мясокомбинат» на товарный знак.

Как указал истец, на момент подачи иска использование (предложение к продаже) Ответчиком товарного знака «ТЕМЛЕ» первоначально было обнаружено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте: http://eggsale.ru/products/23/248/.

Суд исследовал данный адрес, на момент  вынесения решения по указанному адресу предложение также сохранилось (Шатлык - Сосиски Темле Халяль 165.00 руб. кг).  Из изложенного усматривается, что нарушение прав истца продолжается по настоящее время.

Неправомерное использование товарного знака «ТЕМЛЕ» Ответчиком несет негативные последствия для Истца: возникновение убытков, уменьшение объема продаж - уменьшение объема товарного рынка, извлечение Ответчиком прибыли от использования товарного знака Истца, снижение рыночной стоимости товарного знака.

Как указал истец, и не оспорил ответчик, Ответчик является промышленным производителем указанного товара.

Ответчик представил отзыв на исковое требование, в котором, в качестве возражений указал, что истцы не использует свой товарный знак, В связи с чем, обратилось к ООО «Первый Мясокомбинат» в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением от 24.04.2020 г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака No 721159 в связи с его не использованием правообладателем в течение трех лет с 24.01.2017 г. по 24.01.2020 г., на основании пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса РФ.

Данный довод суд не находит освобождающим ответчика от заявленной ответственности.

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №   10  «О  применении  части  четвертой Гражданского  кодекса  Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 

Также истец представил фотографии своей продукции - колбаса вареная ТЕМЛЕ, Сардельки Темле.

В пункте 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержденном Президиумом ВС РФ 23.09.2015) указано, прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотреблением правом, поскольку совершены до обращения компании в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

В соответствии с пунктом 62 Постановления Пленума ВС РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009, пунктом 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 (далее - ПП ВС №10), в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным о порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель при нарушении исключительного права может вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. 

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ, пункт 59 ПП ВС №10). 

В качестве компенсации истец просит 1 000 000,00 рублей. Размер компенсации истец мотивирует следующим

Товарный знак «ТЕМЛЕ» на товары 29 класса МКТУ. приобретен Истцом 07.03.2019г. на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 309537. Лицензионный договор на использование товарного знака «ТЕМЛЕ» заключен 29.07.2019г. Сумма ежемесячного платежа по лицензионному договору составляет 100000 (Сто тысяч) рублей.

Минимальный (усредненный) размер компенсации за незаконное использование Ответчиком товарного знака «ТЕМЛЕ» в период с марта по декабрь 2019 года, составляет девять месяцев и в денежном выражении составляй двукратный размер стоимости права использования товарного знака знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, то есть из размера платежа по заключенном) лицензионному договору. Но истец не стал заявлять компенсацию в 1 800 000,00 рублей,  остановившись на заявленной сумме.

При этом, истец размер компенсации позиционирует именно, как двукратный размер стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Ответчик в отношении размера компенсации возражал, указав, оценка стоимости права произведенная двумя взаимосвязанными лицами, не может отражать истинную оценку стоимости права. Истец товарный знак не использует, размер компенсации завышен, и не может превышать 50 000,00 рублей.

Суд считает следующее. Истец представил и обосновал расчет. Фото своей продукции представил. Ответчик в свою очередь, контррасчет не представил, свою позицию по снижению не обосновал. Суд учитывает, что исходя из фактических обстоятельств дела, ответчик не отказывается по настоящий момент от использования товарного знака, товар на которой нанесен рассматриваемый товарный знак относится, к товарам массового потребления  - продукты питания.

Учитывая изложенное, суд полагает возможным принять как обоснованный и справедливый размер компенсации истца.

Ответчик, ООО «Шатлык», не признавая исковые требования ООО «Первый Мясокомбинат» и считая их незаконными и необоснованными, обратилось к ООО «Первый Мясокомбинат» в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением от 24.04.2020 г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 721159 в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет с 24.01.2017 г. по 24.01.2020 г., на основании пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса РФ.

Указанное исковое заявление ООО «Шатлык» к ООО «Первый Мясокомбинат» принято к производству Суда по интеллектуальным правам определением от 29.05.2020 г. по делу № СИП-336/2020.

Также ответчик считает, что не нарушал права истца, поскольку, не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака обозначению, состоящему только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство.

В связи с изложенным,  ООО «Шатлык» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с возражениями (вх. от 07.02.2020) против предоставления правовой охраны товарному знаку № 721159 полностью в течение всего срока его действия, в связи с нарушениями, допущенными при его регистрации (на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, «не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака обозначению, состоящему только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство»).

Решением от 30.07.2020 Роспатента возражения ответчика были отклонены.

Ответчик просил приостановить производство по делу, поскольку оспорил решение Роспатента, и в СИП рассмотрение иска еще не закончено.

Суд отказал в ходатайстве, а также отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания по следующим основаниям.

Как указывалось выше, в пункте 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержденном Президиумом ВС РФ 23.09.2015) указано, прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотреблением правом, поскольку совершены до обращения компании в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

Относительно Решения Роспатента, оно фактически не оспорено, жалоба на решение даже не поступила в СИП (представитель ответчика заявил, что жалоба направлена накануне судебного заседания), при этом, у ответчика было более чем достаточно времени для обжалования Решения от 30.07.2020. 

Суд считает, что ходатайство ответчика направлено на затягивание производства по делу.

Суд полагает исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Платежным поручением № 30667 от 04.12.2019 истец оплатил госпошлину за рассмотрение настоящего иска в размере 23 000,00 руб. Расходы по оплате государственной пошлине в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Шатлык" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" 1 000 000,00 рублей основного долга, а также 23 000,00 рублей расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья              Лукин А.Г.