ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А46-3284/2021

30 декабря 2021 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена  23 декабря 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  30 декабря 2021 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Лотова А.Н.

судей  Ивановой Н.Е., Рыжикова О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-13269/2021) индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Омской области от 30.09.2021 по делу № А46-3284/2021 (судья Баландин В.А.), принятое по иску открытого акционерного общества «Рот Фронт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115184, 

<

...>), публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 107140, 

<

...>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 317554300035744, ИНН 

<

***>) о взыскании 11 502 265 руб. 42 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:  

от индивидуального предпринимателя ФИО2 - ФИО3, по доверенности от 13.02.2020 сроком действия  3 года; ФИО4, по доверенности от  13.02.2020 сроком действия  3 года; 

от открытого акционерного общества «Рот Фронт»  -  ФИО5, по доверенности от 19.05.2021 № 77 АГ  7114004 сроком действия до 31.12.2021; 

от публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» -  ФИО5, по доверенности от 19.05.2021 № 77 АГ  7114028 сроком действия до 31.12.2021;

установил:

открытое акционерное общество «Рот Фронт» (далее – истец-1, ОАО «Рот Фронт»), публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» (далее – истец-2, ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь») обратились в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (том 2 л.д. 57), к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП Запорожец А.А., предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Барбарис» по свидетельству № 137558 в размере 8 112 276 руб. 52 коп., товарный знак «Лакомка» № 126784 в размере 469 894 руб. 80 коп., товарный знак «Взлет» по свидетельствам №№156221 и 698190 в размере 1 558 360 руб. 42 коп., товарный знак «Мишка» по свидетельству № 197294 в размере 792 939 руб. 08 коп.

Решением Арбитражного суда Омской области от 30.09.2021 по делу № А46-3284/2021 требования истцов удовлетворены. 

С ответчика в пользу ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 2 351 299 руб. 50 коп.; с ответчика в пользу ОАО «Рот Фронт» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 8 582 171 руб. 32 коп., а также судом распределены судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение Арбитражного суда Омской области от 30.09.2021 по делу № А46-3284/2021 отменить, в удовлетворении требований истцов отказать. 

В апелляционной жалобе предприниматель ссылается на заключение от 19.04.2021, согласно которому словосочетание «со вкусом барбариса» не сходно с товарными знаками №№ 137558, 116, так как сравниваемые обозначения имеют разное семантическое значение. Обозначение «со вкусом барбариса» имеет информационную цель и не индивидуализирует товар. Данное словесное обозначение является общеупотребительным, используется на рынке различных товаров в том числе, в связи с указанием на вкусовые качества товара (вкус ягод кустарника Барбарис) и само по себе не связано с каким-либо определенным, конкретным товаром, в том числе, производимым конкретным лицом.

ИП Запорожец А.А. указывает, что на конфеты обозначение «Рахат» нанесено крупным шрифтом и выделено фоном желтого цвета, обозначение является зарегистрированным товарным знаком № 228879, в связи с чем, отсутствует угроза смешения в глазах потребителя продукции, производимой ОАО «Рот Фронт»,  с продукцией, производимой под обозначением «Рахат».

Относительно товарного знака «Взлет» ИП Запорожец А.А. отмечает, что угроза смешения отсутствует из-за того, что на упаковке конфет производства АО «Рахат» использовано обозначение «Взлетная», то есть не тождественно с товарным знаком «Взлет»; на упаковке есть выделяющееся обозначение «Рахат», указывающее на конкретного производителя.

Кроме того, предприниматель обращает внимание на обстоятельства того, что в настоящее время по свидетельству № 231656 зарегистрировано право на товарный знак «Взлетная полоса» за правообладателем ОАО «Кондитерская фабрика «Славянка»; по свидетельству № 340061 зарегистрировано право на товарный знак «Невская Лакомка» за правообладателем ОАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской»; по свидетельству № 152155 зарегистрировано право на товарный знак «Мишутка» за правообладателем АО «ОБР»; по свидетельству № 715213 зарегистрировано право на товарный знак «Задорный Мишутка» за правообладателем ФИО6; по свидетельству № 638603 зарегистрировано право на товарный знак «Мишутка из Динсландии» за правообладателем ООО «Кубаньмельпродукт»; по свидетельству № 389304 зарегистрировано право на товарный знак «Шутки от Мишутки» за правообладателем ОАО «Коммунарка»; по свидетельству № 740668 зарегистрировано право на товарный знак «Мишуткины Шутки» за правообладателем ООО «Кондитерская фабрика «Сибирь».

Указывая на наличие основания для снижения размера компенсации, ИП Запорожец А.А. утверждает о том, что материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о наступлении для истцов каких-либо неблагоприятных последствий в результате ввоза ответчиком спорных товаров, равно как и доказательств негативного влияния деятельности ответчика на деловую репутацию истцов и возникновения в связи с этим убытков из-за уменьшения спроса на продукцию с использованием товарного знака истцов и снижением объема продаж.

Истцы представили отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционной инстанции представители ИП Запорожец А.А. поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просили решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», ОАО «Рот Фронт» поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Рассмотрев апелляционную жалобу, отзыв, заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

ОАО «Рот Фронт» является правообладателем товарных знаков «Барбарис» по свидетельству Российской Федерации № 137558 и общеизвестного товарного знака «Барбарис» № 116, «Лакомка» по свидетельству № 126784.

ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» является правообладателем товарных знаков «Взлет» по свидетельствам № 156221 и № 698190; словесного товарного знака «МИШКА MISHKA» по свидетельству № 197294.

Обращаясь с исковыми требованиями, истцы указали на то, что в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции по делу № А46-24819/2019 от Управления Федеральной налоговой службы по Омской области предоставлены копии приложений к заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ИП Запорожец А.А. в отношении кондитерских изделий производства АО «Рахат» и ТОО «Алматинский продукт» за период с 25.12.2016 по 25.12.2019.

По мнению истцов, данные заявления содержат информацию о ввозе на территорию Российской Федерации кондитерской продукции с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ОАО «Рот Фронт» и ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», а именно: 

Карамель «Со вкусом барбариса», производства АО «Рахат» (вес нетто 60 852 кг., общей стоимостью 4 056 138 руб. 26 коп.) 

Печенье «Лакомка» производства ТОО «Алматинский продукт» (вес нетто 3 820 кг., общей стоимостью 234 947 руб. 40 коп.) 

Карамель «Взлетная», производства АО «Рахат» (вес нетто 11 726 кг., общей стоимостью 779 180 руб. 21 коп.) 

Мармелад «Мишутка», производства АО «Рахат» (вес нетто 3 592 кг., общей стоимостью 396 469 руб. 54 коп.).

Истцами произведен расчет на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки: 

- незаконное использование товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 137558, общеизвестного товарного знака № 116 «Барбарис», правообладателем которых является ОАО «Рот Фронт»: 4 056 138 руб. 26 коп. (руб.) X 2 = 8 112 276 руб. 52 коп. - компенсация за использование товарного знака за 2017-2019 годы; 

- незаконное использование товарного знака «Лакомка» № 126784, правообладателем которого является ОАО «Рот Фронт»: 234 947 руб. 40 коп. (руб.) X 2 = 469 894 руб. 80 коп. - компенсация за использование товарных знаков в 2019 году;

- незаконное использование товарных знаков «Взлет» по свидетельствам №№ 156221 и 698190, правообладателем которых является ПАО «Красный Октябрь»: 779 180 руб. 21 коп. X 2 = 1 558 360 руб. 42 коп. - компенсация за использование товарного знака в 2019 году; 

- незаконное использование товарного знака «Мишка» по свидетельству № 197294, правообладателем которого является ПАО «Красный Октябрь»: 396 469 руб. 54 коп. X 2 = 792 939 руб. 08 коп. - компенсация за использование товарного знака в 2019 году.

Вышеуказанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с иском.

30.09.2021 Арбитражный суд Омской области принял обжалуемое решение.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены или изменения, исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления от 23.04.2019 № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, ОАО «Рот Фронт» является правообладателем товарных знаков «Барбарис» по свидетельству Российской Федерации № 137558 и общеизвестного товарного знака «Барбарис» № 116, «Лакомка» по свидетельству № 126784.

ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» является правообладателем товарных знаков «Взлет» по свидетельствам № 156221 и № 698190; словесного товарного знака «МИШКА MISHKA» по свидетельству № 197294.

В обоснование исковых требований истец сослался на обстоятельства того, что в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции по делу № А46-24819/2019 от Управления Федеральной налоговой службы по Омской области были предоставлены копии приложений к заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ИП Запорожец А.А. в отношении кондитерских изделий производства АО «Рахат» и ТОО «Алматинский продукт» за период с 25.12.2016 по 25.12.2019, исходя из которых истцы сделали вывод о нарушении предпринимателем исключительных прав на спорные товарные знаки.

Данные заявления содержали информацию о ввозе на территорию Российской Федерации кондитерской продукции с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцам, а именно:

1. Карамель «Со вкусом барбариса», производства АО «Рахат»; 

2. Печенье «Лакомка» производства ТОО «Алматинский продукт»;

3. Карамель «Взлетная», производства АО «Рахат»; 

4. Мармелад «Мишутка», производства АО «Рахат».

ИП Запорожец А.А. обстоятельств ввоза с целью дальнейшей реализации кондитерских изделий не оспаривает. 

В подтверждение обстоятельств нарушения исключительных прав истцы представили экспертное заключение от 11.05.2021 в отношении словесного товарного знака «Барбарис», экспертное заключение от 30.04.2021 в отношении комбинированного товарного знака «Взлет», экспертное заключение от 28.04.2021 в отношении словесного товарного знака «Мишка» (приложены к возражениями истцов от 14.05.2021, доступны в электронном виде в системе «Мой арбитр»).

Между тем, оспаривая факт нарушения исключительных прав ОАО «Рот Фронт» и ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», ИП Запорожец А.А. утверждает о том, что угроза смешения обозначений с товарными знаками отсутствует, ссылаясь, в том числе на заключение от 19.04.2021 (том 1 л. д. 130-141).

Согласно указанному заключению словосочетание «со вкусом барбариса» не сходно с товарными знаками №№ 137558, 116, так как сравниваемые обозначения имеют разное семантическое значение. Обозначение «со вкусом барбариса» имеет информационную цель и не индивидуализирует товар.

Суд апелляционной инстанции, поддерживая выводы суда нижестоящей инстанции, оценивая заключение от 19.04.2021, приходит к выводу о том, что указанное заключение факт нарушения исключительных прав истцом не опровергает, так как из заключения от 19.04.2021 следует, что его исследуемыми объектами являлись конфеты с маркировкой «со вкусом барбариса», в то время как в соответствии с положениями подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, само по себе является использованием соответствующего обозначения.

Из представленных истцами экспертных заключений следует, что использование товарных знаков допускалось на документации предпринимателя (на спецификациях к товарам).

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Аналогичные положения содержатся в пункте 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство).

В соответствии с пунктом 7 Руководства оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

В силу пункта 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В рассматриваемой ситуации при сопоставлении спорных товарных знаков и обозначений, используемых предпринимателем, судом первой инстанции обоснованно установлено, что таковые сходны до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцам.

Из экспертного заключения от 11.05.2021 в отношении словесного товарного знака «Барбарис», экспертного заключения от 30.04.2021 в отношении комбинированного товарного знака «Взлет», экспертного заключения от 28.04.2021 в отношении словесного товарного знака «Мишка» также следует, что сравниваемые образцы (указанные словесные товарные знаки и словесные обозначения «Кар.Со вкусом Барбариса», «Кар.Взлетная», «Мар.Мишутка», содержащиеся в спецификациях на ввезенный товар) сходны до степени смешения, а, следовательно, существует опасность смешения сравниваемых образцов потребителями. Сравниваемые образцы ассоциируются друг с другом в целом и могут вводить в заблуждение относительно правообладателей указанных объектов, а, следовательно, производителей товаров.

Выводы экспертов ответчиком допустимыми средствами доказывания не опровергнуты.

Доводы предпринимателя о том, что на конфеты обозначение «Рахат» нанесено крупным шрифтом и выделено фоном желтого цвета, в связи с чем, отсутствует угроза смешения в глазах потребителя продукции, а используемые обозначения не тождественны товарным знакам истца, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку в рассматриваемом случае объектом нарушения является документация, связанная с введением товаров в гражданский оборот, содержащая наименование контрафактной продукции (спецификации на товар). 

Кроме того, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014).

Таким образом, факт нарушения предпринимателем исключительных прав истцов признается судом установленным.

Как было выше сказано, истцы рассчитали на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ двукратный размер стоимости товаров, поставленной ответчиком, содержащей товарные знаки правообладателей за период с 25.12.2016 по 25.12.2019 и просили взыскать компенсацию исходя из двукратного размера стоимости товаров.  

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 61 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров). 

Кроме того, следует отметить, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленного законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787).

Из материалов дела усматривается, что расчет произведен следующим образом: 

- незаконное использование товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 137558, общеизвестного товарного знака № 116 «Барбарис», правообладателем которых является ОАО «Рот Фронт»: 4 056 138 руб. 26 коп. (руб.) X 2 = 8 112 276 руб. 52 коп. - компенсация за использование товарного знака за 2017-2019 годы; 

- незаконное использование товарного знака «Лакомка» № 126784, правообладателем которого является ОАО «РОТ ФРОНТ»: 234 947 руб. 40 коп. (руб.) X 2 = 469 894 руб. 80 коп. - компенсация за использование товарных знаков в 2019 году;

- незаконное использование товарных знаков «Взлет» по свидетельствам №№156221 и 698190, правообладателем которых является ПАО «Красный Октябрь»: 779 180 руб. 21 коп. X 2 = 1 558 360 руб. 42 коп. - компенсация за использование товарного знака в 2019 году; 

- незаконное использование товарного знака «Мишка» по свидетельству № 197294, правообладателем которого является ПАО «Красный Октябрь»: 396 469 руб. 54 коп. X 2 = 792 939 руб. 08 коп. - компенсация за использование товарного знака в 2019 году. 

При этом расчет произведен на основании заявлений ИП Запорожец А.А. о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в отношении кондитерских изделий производства АО «Рахат» и ТОО «Алматинский продукт».

Достоверность расчета лицами, участвующими в деле, под сомнение не ставилась.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчиком заявлялось о чрезмерности взысканной компенсации.

В апелляционной жалобе ИП Запорожец А.А. поддерживает позицию о наличии основания для снижения размера компенсации. Утверждает о том, что материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о наступлении для истцов каких-либо неблагоприятных последствий в результате ввоза ответчиком спорных товаров, равно как и доказательств негативного влияния деятельности ответчика на деловую репутацию истцов и возникновения в связи с этим убытков из-за уменьшения спроса на продукцию с использованием товарного знака истцов и снижением объема продаж.

Суд апелляционной инстанции признает необоснованными доводы ответчика, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Судебная коллегия учитывает, что в соответствии с правовой позицией, отраженной в постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П,  суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Между тем, ответчиком при рассмотрении настоящего дела о тяжелом материальном положении не заявлено, соответствующих доказательств не представлено, в силу чего суд первой инстанции правомерно не усмотрел оснований для снижения размера компенсации. 

Кроме того, ИП Запорожец А.А. ранее привлекалась к ответственности за нарушение исключительных прав (в рамках дела № А46-24819/2019), что указывает на грубый характер нарушений. Из материалов дела, а именно из заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов следует, что нарушение прав являлось существенной частью деятельности ответчика, что исключает возможность снижения компенсации ниже низшего. 

Доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции, влияли бы на законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционные жалобы не содержат.

При таких обстоятельствах нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

Таким образом, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Омской области от 30.09.2021 по делу № А46-3284/2021 – без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

 

Председательствующий

А.Н. Лотов

Судьи

Н.Е. Иванова

 О.Ю. Рыжиков