ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-4078/2017

г. Вологда

26 февраля 2019 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2019 года.

В полном объеме постановление изготовлено 26 февраля 2019 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Романовой А.В., судей Черединой Н.В. иФИО1

при ведении протокола секретарем судебного заседанияФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕ» на решение Арбитражного суда Псковской области от 28 ноября 2018 года по делу№ А52-4078/2017 (судья Стренцель И.Ю.),

у с т а н о в и л:

Компания «Киа Моторс Корпорейшн» (Kia Motors Corporation) (место нахождения: 12, Холлынг-ро, Сочо-гу, Сеул, Корея, 06797 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, 06797; далее – Компания 1) и Компания «Хендэ Мотор Компани» (Hyundai Motor Company) (место нахождения: 12, Холлынгро, Сочо-гу, Сеул, Корея, 06797 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, 06797; далее – Компания 2) обратились в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕ» (место нахождения: 182105, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее - Общество) о запрете использования товарных знаков «», «» и «HYUNDAI» по свидетельствам № 142734, № 98414, международным сертификатам № 1036496, № 1046531, путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в таможенной декларации (далее – ДТ) № 10209130/150917/0003423, и уничтожении ввезенных по ДТ № 10209130/150917/0003423 товаров, а именно, двигателей в сборе в количестве 10 единиц, маркированных товарными знаками «», «» и «HYUNDAI» по свидетельствам № 142734, № 98414, международным сертификатам № 1036496, № 046531.

В ходе рассмотрения спора истцами дополнительно заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав, а именно:

- 100 000 руб. в пользу Компании 1 за нарушение исключительного права на товарный знак «KIA» по свидетельству Российской Федерации № 142734;

- 200 000 руб. в пользу Компании 2 за нарушение исключительного права на товарный знак «H» и «HYUNDAI» по свидетельству Российской Федерации № 98414, международным сертификатам № 1036496, № 1046531.

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Псковская таможня (место нахождения: 180000, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Решением Арбитражного суда Псковской области от 31.01.2018 по настоящему делу, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2018, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2018 судебные акты нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

При этом, в своем постановлении суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» (далее - Постановление № 8-П) и, разрешив вопрос о легальном происхождении спорного товара и, как следствие, вопрос о необходимости удовлетворения требований о его изъятии и уничтожении, в порядке и пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела, принять законный и обоснованный судебный акт.

При новом рассмотрении дела, до принятия судом решения, истцы отказались от требований в части уничтожении ввезенных по ДТ№ 10209130/150917/0003423 товаров, а именно, двигателей в сборе в количестве 10 единиц, маркированных товарными знаками «», «» и «HYUNDAI» по свидетельствам № 142734, № 98414, международным сертификатам № 1036496, № 1046531.

Производство по делу в данной части прекращено на основании статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –АПК РФ).

Кроме того, истцы уменьшили исковые требования в части размера компенсации за нарушение исключительных прав до 30 000 руб., в том числе:

- 10 000 руб. в пользу Компании 1 за нарушение исключительного права на товарный знак «KIA» по свидетельству Российской Федерации № 142734;

- 20 000 руб. в пользу Компании 2 за нарушение исключительного права на товарный знак «H» и «HYUNDAI» 3 по свидетельству Российской Федерации№ 98414, международным сертификатам № 1036496, № 1046531.

Уточнение исковых требований принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Псковской области  от 28.11.2018 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Общество с решением суда не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт. Доводы подателя жалобы сводятся к следующему:

- двигатели, бывшие в употреблении марки «HYUNDAI-KIA» в количестве 10 штук не обладают признаками контрафактного товара;

- сумма взысканной компенсации в размере 30 000 руб. является завышенной;

- при фактически исполнении оспариваемого решения Общество в соответствии со статьей 238 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) обязано будет поместить спорные двигатели под таможенную процедуру реэкспорта и осуществить вывоз двигателей с таможенной территории Таможенного союза. Однако в этом случае, в связи с невозможностью получения Обществом валюты, причитающейся за возвращение двигателей, оно будет привлечено к административной ответственности.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в отсутствие представителей указанных лиц на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ.

Истцы в отзыве на жалобу против ее удовлетворения возражали, направили ходатайство о рассмотрении жалобы без участия его представителей.

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Как следует из материалов дела, Компания 1 является правообладателем комбинированного товарного знака «», зарегистрированного на территории Российской Федерации по свидетельству № 142734.

Компания 2 является правообладателем изобразительного товарного знака «», зарегистрированного на территории Российской Федерации по свидетельству №98414 и по международному сертификату № 1036496, а также словесного товарного знака «HYUNDAI», зарегистрированного по международному сертификату № 1046531. 

 Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «транспортные средства, включая автомобили, автобусы, грузовики и тягачи, части и принадлежности к ним», а также включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ) от 20.06.2014№ 14-40/54007 «О товарных знаках компании «Киа Моторс Корпорейшн, Лтд.» и письмам ФТС РФ от 13.11.2014 № 14-40/54007 и от 27.01.2015 № 14-40/02916 «О товарных знаках компании «Hyundai Motor Company».

Уполномоченным импортером продукции истцов на территории Российской Федерации является общество с ограниченной ответственностью «Мобис Партс СНГ»

Обществом в Псковскую таможню подана декларация№ 10209130/150917/0003423 по таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» на автомобильные запчасти, маркированные товарными знаками «», «» и «HYUNDAI».

По результатам таможенного досмотра сотрудниками Себежского т/п Псковской таможни установлено наличие товара, представляющего собой автомобильные запчасти, а именно двигатели в количестве 10 единиц, маркированные выше указанными товарными знаками, правообладателями которых являются истцы, о чем составлен акт от 18.09.2017№ 10209130/210917/000150, а также уведомлен правообладатель.

Истцы, полагая, что действия ответчика по ввозу автомобильных запчастей, маркированных обозначением «», «» и «HYUNDAI» по названной декларации без согласия истцов нарушают их исключительные права на выше указанные товарные знаки, обратились в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Суд первой инстанции признал требования законными, обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Апелляционная инстанция не находит оснований не согласиться с обжалуемым судебным актом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. 

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцам спорных товарных знаков подтвержден материалами дела и лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Одним из способов использования товарного знака, разрешенных только с согласия правообладателя, является ввоз на территорию Российской Федерации товара, на который нанесен товарный знак, с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации (статья 51 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), пункт 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Постановление№ 11), пункт 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 (далее - Обзор).

В отношении исключительного права на товарный знак действует принцип его исчерпания, предусмотренный статьей 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно статье 16 «Договора о Евразийском экономическом союзе» (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017) на территориях государств-членов (Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация) применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.

С учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 15 Обзора, введение ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками истцов, без согласия последних, является незаконным.

При этом ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенными на нем товарными знаками является формой использования товарного знака. Следовательно, ввоз такого товара без согласия правообладателей является нарушением исключительных прав истцов.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 ТК ТС, утратившего силу с 01.01.2018 и действовавшего на дату ввоза спорных товаров ответчиком, под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

При этом процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, от начала перемещения и до его завершения. Действия по ввозу считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Аналогичные положения содержатся и в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, вступившем в силу с 01.01.2018 (пункт 3 части 1 статьи 2 и пункт 8 статьи 111) и действующем на момент рассмотрения спора. Таким образом, факт ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации, подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы декларации товаров.

С учетом изложенного, а также аналогичного подхода отраженного в пункте 15 Постановления № 11, согласно которому действия по ввозу товаров на территорию Российской Федерации считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации, факт нарушения ответчиком исключительных прав истцов следует считать установленным с момента регистрации ответчиком таможенной декларации № 10209130/150917/0003423 с целью выпуска товаров, маркированных товарными знаками истцов, в свободное обращение.

Данные обстоятельства подтверждены материалами дела (уведомления таможенного органа от 22.09.2017 и от 29.09.2017, фотографии товара по спорной декларации).

С учетом изложенного, возражения ответчика в этой части правомерно отклонены судом первой инстанции как основанные на неверном толковании норм права.

Доказательств того, что ответчиком предприняты все меры для надлежащего соблюдения своих обязанностей и проявлена в необходимой степени заботливость и осмотрительность, которые бы исключили возможность нарушения законодательства и, как следствие, прав истцов, в материалы дела не представлено.

Довод ответчика о том, что спорные товарные знаки не подлежат защите, поскольку товары, на которых они размещены, являются бывшими в употреблении, также правомерно отклонен судом первой инстанции.

Действующее законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности не выделяет в отдельную категорию бывшие в употреблении товары, следовательно, на такие товары распространяется общее требование о соблюдении исключительного права при их ввозе и реализации.

Оценив в порядке статьей 67, 68, 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности истцами фактов принадлежности им исключительных прав на товарные знаки «»,«» и «HYUNDAI» и факта нарушения названного права ответчиком.

В то же время ответчиком убедительных доказательств правомерности своих действий по использованию товарных знаков истцов путем ввоза товаров, маркированных вышеуказанными товарными знаками, на территорию Российской Федерации, не представлено.

Учитывая изложенное, представленные в дело доказательства, в целях пресечения действий, нарушающих права истцов, заявленное требование о запрете ответчику использовать спорные товарные знаки, путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных названными товарными знаками, и указанными в таможенной декларации №10209130/150917/0003423 (двигателей в сборе в количестве 10 единиц, маркированных товарными знаками «», «» и «HYUNDAI»), является обоснованным и правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Кроме того, истцами заявлено требование о взыскании 30 000 руб. за нарушение исключительных прав, а именно6

- 10 000 руб. в пользу Компании 1 за нарушение исключительного права на товарный знак «KIA» по свидетельству Российской Федерации № 142734;

- 20 000 руб. в пользу Компании 2 за нарушение исключительного права на товарный знак «H» и «HYUNDAI» 3 по свидетельству Российской Федерации № 98414, международным сертификатам № 1036496, № 1046531.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 8-П указал на то, что суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации, управомочены - исходя из выявленного в названном постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Суд первой инстанции, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям допущенных ответчиком нарушений, учитывая объем и характер ввезенных товаров, а также то, что ответчиком аналогичные нарушения прав истцов допускались и раннее, но в меньшем объеме, однако не преследовались со стороны правообладателей по причине экономической нецелесообразности применительно к судебным затратам, что не оспаривалось самим ответчиком в заседании, пришел к обоснованному  выводу о том, что заявленные истцами размеры компенсации в 10 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «» в пользу Компании 1 и в 20 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки «» и «HYUNDAI» в пользу Компании 2, разумны и обоснованны, а также соразмерны последствиям нарушения ответчиком прав правообладателей.

У суда апелляционной инстанции нет оснований не согласится с указанным выводом суда первой инстанции.

С учетом изложенного апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции правильно установлены обстоятельства дела, выводы суда им соответствуют. Нормы процессуального права применены правильно. Оснований для отмены решения суда не имеется.

В связи с отказом в удовлетворении жалобы расходы ответчика по уплате государственной пошлины возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Псковской области от 28 ноября 2018 года по делу № А52-4078/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕ»  – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.В. Романова

Судьи

Н.В. Чередина

А.Н. Шадрина