ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А35-5414/2018

г. Воронеж

31 мая 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 мая 2019 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи

                ФИО1,

судей

                             ФИО2 

               ФИО3,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4,

при участии:

от Коггала Холдингс Лимитед: ФИО5, представитель по доверенности от 28.12.2018;

от индивидуального предпринимателя ФИО6: ФИО7, представитель по доверенности                                  № 46 АА 1240634 от 12.02.2019;

от Курской таможни: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу компании Коггала Холдингс Лимитед на решение Арбитражного суда Курской области от 11.12.2018 по делу № А35-5414/2018 (судья                    Песнина Н.А.) по исковому заявлению компании Коггала Холдингс Лимитед (регистрационный номер компании 2157723) к индивидуальному предпринимателю ФИО6 (ОГРНИП 304463230800162, ИНН 

<

***>) о запрете использовать товарный знак и взыскании компенсации, 

третье лицо: Курская таможня,

УСТАНОВИЛ:

компания Коггала Холдингс Лимитед (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Курской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО6 (далее – ИП                       ФИО6, ответчик) о запрете использовать товарный знак № 383282 «CIAO!» в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, а именно: одежда, в том числе белье нижнее, одежда для отдыха и нерабочая одежда для мужчин, женщин и детей, обувь, головные уборы, принадлежности и аксессуары для вышеперечисленных товаров; взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «CIAO!» №383282, в размере 727 120 руб. 28 коп. (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Курская таможня.

Решением Арбитражного суда Курской области от 11.12.2018 исковые требования компании Коггала Холдингс Лимитед удовлетворены в части взыскания с ответчика в пользу истца 72 712 руб. 03 коп. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «CIAO!» №38328. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «CIAO!» №38328, компания Коггала Холдингс Лимитед обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылалась на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Курской области от 11.12.2018 в указанной части, в связи с чем просила его отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Заявитель полагает, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), его снижение возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении ответчика. При этом, как указал истец, в настоящем деле отсутствует одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. 

ИП ФИО6 представлен отзыв на апелляционную жалобу, из содержания которого следует, что ответчик считает решение в обжалуемой части законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, и их фактическим и правовым обоснованием согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель компании Коггала Холдингс Лимитед поддержал доводы апелляционной жалобы, считая решение незаконным и необоснованным, полагая, что оно принято с нарушением норм материального и процессуального права, а также при неполном выяснении обстоятельств дела, просил суд его отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ИП ФИО6 возражал против доводов апелляционной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным, обоснованным и не подлежащим отмене, доводы апелляционной жалобы несостоятельными, по основаниям, изложенным в приобщенном к материалам дела отзыве, просил обжалуемое решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Курская таможня явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечила. Ввиду наличия у суда апелляционной инстанции доказательств надлежащего извещения указанного лица о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие его представителей в порядке статей 156, 266 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Решение суда первой инстанции по настоящему делу обжалуется компанией Коггала Холдинг Лимитед в части отказа во взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «CIAO!» №38328, в связи с чем, учитывая положения части 5 статьи 268 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения Арбитражного суда Курской области от 11.12.2018 по делу № А35-5414/2018 в обжалуемой истцом части.

Судебная коллегия, исследовав представленные в материалы дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав объяснения представителей сторон, приходит к выводу о том, что имеются основания для удовлетворения жалобы и изменения решения в обжалуемой части. Суд при этом исходит из следующего.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака «CIAO!» по свидетельству Российской Федерации                       № 383282, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в отношении товаров 25-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) – одежда, в том числе белье нижнее, одежда для отдыха и нерабочая одежда для мужчин, женщин и детей; обувь; головные уборы; принадлежности и аксессуары для вышеперечисленных товаров.

Решением Арбитражного суда Курской области от 23.08.2017 по делу            № А35-3972/2017 ИП ФИО6 была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. Товар, изъятый по протоколу изъятия вещей и документов от 15.02.2017 и переданный на хранение на СВХ ООО «ТЛТ Суджа»: колготки женские из синтетических волокон с линейной плотностью одиночной нити менее 67 децитекс (44 DTEX): CIAQ 40 den. 93% - полиамид. 7% - эластан: эластичные, полупрозрачные, с поддерживающими шортиками, усиленным мыском и широким поясом, количество 11 820 шт. Изготовитель: ООО «Новомосковская трикотажная Фабрика» Украина, товарный знак: LIGHT & WHITE, суд решил конфисковать в федеральную собственность для дальнейшего уничтожения.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2018 решение Арбитражного суда Курской области от 23.08.2017 по делу №А35-3972/2017 изменено в части назначения наказания и разрешения вопроса об изъятом товаре. ИП ФИО6 мера наказания заменена на предупреждение. Товар, изъятый по протоколу изъятия вещей и документов от 15.02.2017 и переданный на хранение на СВХ ООО «ТЛТ Суджа», конфискован в доход государства.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2018 постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2018 по делу № А35-3972/2017 оставлено без изменения, кассационная жалоба компании «Коггала Холдингс Лимитед» – без удовлетворения.

Указанными судебным актами установлено, что 02.02.2017 декларантом ИП ФИО6 на Курский таможенный пост с целью помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» была подана электронная ДТ № 10108030/020217/0000060 на товар: колготки женские из синтетических волокон, разного ассортимента, носки женские из синтетических волокон, общим количеством 56 677 штук. Изготовитель: ООО «Новомосковская трикотажная фабрика».

Товар перемещался через таможенную границу Евразийского экономического союза в рамках контракта от 22.11.2016 № 133, заключенного между ИП ФИО6 (покупателем) и ООО «Новомосковская трикотажная фабрика» (поставщиком).

В ходе таможенного досмотра было установлено, что в партии товаров имеется товар - колготки женские, в количестве 11 820 штук с маркировкой на каждой упаковке с колготками (словесное обозначение): LIGHT & WHITE CIAO. На 197 картонных ящиках, в которых были упакованы колготки, также имелась маркировка CIAO, Ciao.

Установив, что в действиях ИП ФИО6 присутствуют признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, Курская таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении ИП ФИО6 к административной ответственности.

Нарушение исключительных прав на товарный знак явилось основанием для обращения компании Коггала Холдингс Лимитед в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суд первой инстанции, снижая заявленный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав в 10 раз, руководствовался характером допущенного нарушения и степенью вины ответчика, отсутствием ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, отсутствием в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие у истца каких-либо убытков вследствие допущенного ответчиком нарушения, а также тем, что использование объектов интеллектуальной собственности не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Между тем арбитражный суд области не учел следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у компании Коггала Холдинг Лимитед исключительных прав на товарный знак № 383282 «CIAO!» подтверждается государственной регистрацией товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

Обстоятельства нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак путем ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных принадлежащим компании товарным знаком, без согласия его правообладателя, установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Курской области от 23.08.2017 по делу № А35-3972/2017, которым ИП ФИО6 была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае компенсация за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак заявлена в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 АПК РФ, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Из искового заявления следует, что расчет компенсации произведен истцом, исходя из двукратной стоимости товара – LIGHT&WHITE колготки женские из синтетических волокон с линейной плотностью одиночной нити менее 67 децитекс EVERY DAY 40 DEN, 91% - полиамид, 9% - эластан в количестве 11 280 пар, содержащейся в дополнительном соглашении № 1 к контракту от 22.11.2016 № 133, счет-фактуры № 000218 от 23.11.2016, и составляет 727 120 руб. 28 коп. 

При определении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях с учетом положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П по делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросом Арбитражного суда Алтайского края, и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П предусмотрена возможность снижения размера компенсации ниже установленных законом пределов в случае, если правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом в пункте 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Однако из обстоятельств дела следует, что ответчиком было допущено однократное нарушение права на один товарный знак, что исключает вывод о множественности нарушений и не допускает снижение размера компенсации ниже установленных подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2018 по делу № А70-16361/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018                       № 304-ЭС18-21773 в передаче кассационной жалобы на указанное постановление для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017.

При указанных обстоятельствах решение Арбитражного суда Курской области от 11.12.2018 по делу № А35-5414/2018 в обжалуемой части следует изменить, исковые требования удовлетворить.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, с учетом результатов рассмотрения дела, с ИП ФИО6 в пользу компании Коггала Холдингс Лимитед подлежат взысканию 3 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу компании Коггала Холдингс Лимитед (регистрационный номер компании 2157723) удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Курской области от 11.12.2018 по делу               № А35-5414/2018 изменить в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака «CIAO» № 383282.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО6 (ОГРНИП 304463230800162, ИНН 

<

***>) в пользу компании Коггала Холдингс Лимитед (регистрационный номер компании 2157723) 727 120 руб. 28 коп. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «CIAO!»                   № 383282. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО6 (ОГРНИП 304463230800162, ИНН 

<

***>) в пользу компании Коггала Холдингс Лимитед (регистрационный номер компании 2157723) 3 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья 

ФИО1

Судьи       

ФИО2 

 ФИО3