АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-59473/2020

25 июня 2021 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 25 июня 2021 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В. Селивёрстовой  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.С. Бидяновой рассмотрел дело № А60-59473/2020 по иску акционерного общества «Жировой комбинат» (далее – общество «Жировой комбинат»; ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат» (далее – общество «Екатеринбургский масложировой комбинат»; ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании изъять из оборота и уничтожить контрафактную продукцию, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 30.10.2020 (он-лайн);

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности  от 18.12.2020.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Общество «Жировой комбинат» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу «Екатеринбургский масложировой комбинат» с требованием:

1) обязать ответчика изъять из оборота принадлежащую ему контрафактную продукцию под товарным знаком «Уральский провансаль ЕМЖК» и уничтожить ее за свой счет без компенсации; 

2) запретить ответчику вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию под товарным знаком «ЕМЖК Провансаль», имитирующим внешний вид упаковки майонезной продукции «ЕЖК Провансаль» производства общества «Жировой комбинат».

От ответчика в суд поступил отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что с исковыми требованиями не согласен по доводам, изложенным в отзыве.

От истца 11.02.2021 в суд поступило ходатайство об объединении дел в одно производство. В обоснование ходатайства истец указал, что в рамках дела №А60-2158/2021 заявлено требование общества «Жировой комбинат» к обществу «Екатеринбургский масложировой комбинат» о взыскании компенсации в сумме 10 000 000 руб. Ходатайство удовлетворено. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, общество «Жировой комбинат» является правообладателем товарного знака «ЕЖК Провансаль» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «майонез; приправы; соусы (приправы); кетчуп (соус); горчица» с приоритетом от 11 октября 2018 года, срок исключительного права - до 11 октября 2028 года, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 713041 от 22.052019 года, а также выпиской из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. 

01.02.2018  между истцом и ООО «Фабула Групп» был заключен договор № 01/02/18/01/6 ЕЖК-ДМ на оказание услуг по разработке объектов интеллектуальной собственности. 

Согласно техническому заданию № 2 от 05.02.2018 результаты услуг определены сторонами в редакции дополнительного соглашения к нему № 2 от 24.04.2018 и переданы исполнителем заказчику вместе с соответствующими исключительными правами путем подписания актов об оказании услуг, в том числе: - разработка концепт-дизайна (по смыслу, придаваемому данному понятию пунктом 1.2. договора - предварительного решения на начальном этапе оказания услуг) логотипа и упаковки товаров категорий «майонез», «горчица», «кетчуп» на примере 8 товарных позиций: майонезы «Провансаль ЕЖК 67%» в следующих типах упаковки: «дойпак», объемами 400 мл. и 460 мл., «стакан», объемом 250 мл., «ведро», объемом 900 мл., «дой-пак», объемом 400 мл. (позиции «оливковый» и «натуральная линейка»), «горчица столовая» в упаковках «туба», объемом 130 г. и в упаковке «стеклобанка», объемом 200 г., «кетчуп томатный» в упаковке «дой-пак», объемом 400 мл. (пункты 1.1 и 1.2. технического задания, пункты 1.1. и 1.2. акта оказанных услуг № 2.1 от 09 февраля 2018 года); разработка на примере товарной позиции «кетчуп томатный» в упаковке «дой-пак», объемом 350 мл., и адаптации дизайн-макета (по смыслу, придаваемому данному понятию пунктами 1.3. и 4.1.6. договора - макета, составленного на основе концепт-дизайна с учетом заданных к нему требований заказчика, являющегося результатом оказания услуг) упаковочного решения для товаров группы «ЕЖК» категории «Кетчупы» в зависимости от вкуса: «шашлычный», «лечо», «острый/новинка чили», «новинка чесночный», «новинка аджика» (пункты 3.1. и 3.1. технического задания, пункты 1.1. и 1.2. акта оказанных услуг № 2.2 от 28 марта 2018 года); - разработка на примере товарной позиции «майонез Провансаль ЕЖК 67%» в упаковке «дой-пак», объемом 460 мл., и адаптации дизайн-макета упаковочного решения для товаров группы «ЕЖК» категории «Майонез» в упаковке «дойпак», объемом 400 мл. в зависимости от вкуса: «сметанный» (пункты 2.1. и 2.3. технического задания, пункты 2.1. и 2.2. акта оказанных услуг N 2.2 от 28 марта 2018 года) «с перепелиными яйцами», «с лимонным соком», «оливковый» (пункт 2.3. технического задания, пункт 1.2. акта оказанных услуг № 2.3 от 18 июня 2018 года), адаптации дизайнмакета товаров категории «Майонез» по виду упаковки: майонез «Провансаль «ЕЖК 67%» «стакан», объемом 250 мл., и «стеклобанка», объемом 480 мл. (пункт 2.2. технического задания, пункт 1.1. акта оказанных услуг № 2.3 от 18 июня 2018 года); адаптация дизайнмакета упаковочного решения для товарной позиции «Провансаль ЕЖК Домашний» категории «Майонезный соус» по виду и объему упаковки: «стакан», объемом 250 мл., «дой-пак», объемами 460 мл., 200 мл., 900 мл., «ведро», объемом 900 мл (пункты 4.1. и 4.2. технического задания, пункты 2.1. и 2.2. акта оказанных услуг № 2.3 от 18 июня 2018 года). 

Как следует из приложения к акту № 2.1 от 09.02.2018, упаковка товара - майонез «Провансаль ЕЖК 67%» и логотип «Провансаль ЕЖК», созданные ООО «ФАБУЛА ГРУПП», являются производными (редизайн) от упаковки и товарного знака истца, зарегистрированного 18.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за номером 401741. 

Факт создания в интересах акционерного общества «Жировой комбинат» логотипа и дизайна упаковки товара - майонез «Провансаль ЕЖК 67%», наличие условий для перехода и переход исключительного права на произведения дизайна к истцу, наличие у истца права на товарный знак «ЕЖК Провансаль» сторонами не оспариваются. Более того, установлены в рамках рассмотрения дела № А70-19923/2020.

Таким образом, общество «Жировой комбинат» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ЕЖК Провансаль» и на дизайн упаковки майонеза «ЕЖК Провансаль».

Как следует из искового заявления, истцом на рынке Уральского Федерального округа выявлена продукция ответчика – майонез «Уральский провансаль».

Истец, ссылаясь на то, что контрафактная продукция содержит имитацию товарного знака истца, сходную с ним до степени смешения: схож порядок размещения на упаковке цветных объектов, центральная аббревиатура «ЕМЖК» схожа с элементом зарегистрированного товарного знака истца, помимо этого выявленный товар фактически копирует дизайн упаковки и этикетки истца, обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Истец также представил заключение от 03.11.2020 № 02224 Патентно-правовой фирмы «ЮС», в котором приведен сравнительный анализ дизайна упаковки майонеза «ЕЖК» и спорного дизайна «ЕМЖК» и согласно которому сходными являются цветовое сочетание фона и элементов лицевых сторон упаковок, общая композиция охраняемых и неохраняемых элементов сравниваемых дизайнов, сходны до степени смешения индивидуализирующие и описательные элементы в составе сравниваемых дизайнов.

По мнению истца, использование сходного дизайна упаковки при оформлении собственного товара, маркируемого обозначением «ЕМЖК Провансаль», сходным до степени смешения с товарным знаком истца «ЕЖК Провансаль», демонстрирует недобросовестность ответчика как участника гражданского оборота. 

Ответчик, возражая против удовлетворения иска, считает, что упаковка производства ответчика, а равно ее элементы, не нарушают исключительных прав истца, ответчик использует на упаковке собственное фирменное наименование, сходство до степени смешения с товарным знаком истца и дизайном отсутствует. Упаковка истца не является оригинальной, не создана творческим трудом и не является объектом авторского права. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы и возражения сторон и оценив их в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований частично, исходя из следующего.

Согласно ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана, среди прочего, относятся объекты авторского права, товарные знаки и знаки обслуживания. 

В силу ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на такие результаты признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное (имущественное) право, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные и иные права. 

Из ст. 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. В состав авторского права, среди прочего, входит исключительное право на произведение. Произведения дизайна отнесены ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации к объектам авторского права. 

Согласно п. 80 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом, при этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. 

В п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. 

В п. 2 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, определено, что к объектам авторского права относятся также производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения. Под переработкой произведения понимается создание производного произведения (пункт 1 статьи 1260, подпункт 9 статьи 1270 Кодекса). 

При переработке произведения происходит видоизменение первоначального произведения - по сути его форма частично заменяется другими элементами. Само произведение при этом, взятое в оригинальной (первоначальной) форме, остается узнаваемым, копируется (в том числе частично) и постольку продолжает использоваться, поскольку любое производное произведение создается с заимствованием его элементов и тем самым является одним из способов использования исключительного права правообладателя оригинального произведения. Таким образом, любое произведение, созданное в результате переработки, обязательно связано с уже существующим произведением, что в свою очередь создает правовую зависимость. Из взаимосвязи пунктов 1 и 3 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного произведения) хоть и принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения, тем не менее переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права лишь при условии соблюдения прав авторов первоначальных произведений через их согласие. 

В силу п. 1 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение, способами, определенными в пункте 2 данной статьи, в том числе, для дизайнерского проекта - его переработкой и практической реализацией (подпункты 9 и 10). 

Согласно п. 89 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 использование произведения науки, литературы и искусства любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1 - 11 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев, когда Гражданским кодексом Российской Федерации допускается свободное использование произведения (указанные исключения не относятся к настоящему спору). 

Незаконное использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права. 

Таким образом, учитывая положения статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения прав автора первоначального произведения (отсутствие его согласия) возникновение авторского права переработчика на производное произведение еще с момента создания такого произведения неразрывно связывается с его ограничением в части использования. Приспособление (заимствование) первоначального дизайна для собственного товара является частным случаем переработки произведения. При этом наличие несущественных изменений не исключает сам факт переработки. Для формирования выводов суда о факте переработки дизайна как графического изображения или его отсутствии необходимо установить, какие признаки указывают на то, что при создании своего произведения автор использовал чужое произведение в качестве источника или заимствовал существенные элементы оригинального произведения, иными словами, выявить сходство между произведениями. 

Данная позиция соотносится с Постановлениями Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 года № С01-935/2018 по делу № А35-5996/2017, от 2 ноября 2018 года № С01-935/2018 по делу № А35-5996/2017, согласно которым при оценке фактов наличия или отсутствия переработки произведения изобразительного искусства либо дизайна суды вправе по аналогии использовать общие критерии оценки комбинированных обозначении, включающих изобразительные и словесные элементы, изложенные в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, зарегистрированных в Министерстве Юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 года и введенных в действие с 31 августа 2015 года (далее – Правила).

 Кроме того, при анализе обозначений на тождество или сходство, а также оценке возможности их смешения в гражданском обороте, судом принимается во внимание Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, введенное в действие Приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20 января 2020 года № 12 (далее - Руководство), основанное на положениях части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом методических подходов, разработанных в системе Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 

Согласно п.1, 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. 

Одним из способов реализации такого права использования является размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Таким образом, оценка доводов истца о схожести дизайнов упаковок товара истца и спорного товара, также, как и оценка довода о схожести до степени смешения его товарного знака с изображением, размещенном на спорном товаре ответчика, подлежит проверке судом через сравнение графических элементов товарных упаковок. 

На основании положений пунктов 41 - 44 Правил, а также пункта 7.1.2.4. Руководства из сравнительного анализа дизайнов упаковки товара истца и спорного товара следуют признаки их сходства до степени смешения. 

Сходным до степени смешения являются цветовое сочетание фона и элементов лицевых сторон упаковок, а именно: сходный цвет фона упаковки (фон сравниваемых дизайнов выполнены в оттенках синего цвета), сходный принцип цветопередачи фона упаковки (от более интенсивного и насыщенного цвета по краям с плавным переходом к более светлой середине с белым центром), близкая к идентичной цветовая гамма изобразительных и словесных элементов верхней, нижней и центральной частей сравниваемых дизайнов: цветовое сочетание элементов обоих дизайнов преимущественно состоит из комбинации темно-красного, красного, зеленого, синего/темно-голубого, коричневого и белого цветов, во всех частях упаковок комбинация указанных цветов присутствует в сходных по расположению или содержанию элементах: комбинация зеленого и темнокрасного изобразительных элементов, визуально доминирующих в верхних частях упаковок; комбинация белых букв «ЕЖК» на темно-красном фоне и темно-красных букв «ЕМЖК» на желтом фоне в близком к идентичному графическом исполнении, исполнение словесных элементов «Уральский майонез» и «Провансаль» на фоне изобразительных обозначений, в которых они расположены в дизайне спорного товара, является цветовой инверсией изобразительных и словесных элементов товарного знака «ЕЖК Провансаль» по свидетельству № 713041, принадлежащего истцу. Аналогичная цветовая инверсия присутствует в комбинированных обозначениях в центральной части дизайнов (из синего/темно-голубого и белого цветов). Практически идентичное цветовое сочетание присутствует также и у натуралистических изображений сервированного блюда на сравниваемых дизайнах. Использованный в нижней части дизайна спорного товара комбинированный элемент каплевидной формы темно-красного цвета усиливает цветовое сходство нижних частей упаковок, а равно общее зрительное впечатление лицевой части упаковок в целом. 

Является сходной до степени смешения также и общая композиция охраняемых и неохраняемых элементов сравниваемых дизайнов. 

Композицию дизайна упаковки товара истца можно условно разделить на верхнюю, центральную и нижнюю части. Верхняя часть состоит из изображения комбинированного товарного знака «ЕЖК Провансаль» по свидетельству № 713041 в виде полуовала с контрастно размещенным внутри буквенным элементом ЕЖК. Под ним, на фоне широкой полосы, размещен словесный элемент «Провансаль». В центральной части размещено указание на наименование продукта «майонез» и процентное содержание жира в нем, а также номера ГОСТа для майонезов и майонезных соусов. Слева ниже от него размещен многоугольник в виде горизонтально ориентированного овала с шестью углами по периметру с описательным словесным элементом «ЛЮБИМЫЙ УРАЛЬСКИЙ ВКУС» внутри. В нижней части размещено натуралистическое изображение сервированного блюда из мясного стейка круглой формы с овощами и зеленью, в нижней правой части которого размещено изображение круга с описательным элементом «КАЧЕСТВО С 1959 ГОДА» внутри. 

Композиция дизайна спорного товара также может быть визуально разделена на верхнюю, центральную и нижнюю части и каждая из них имеет аналогичный состав и композицию, как и в дизайне товара истца. Так, в верхней части сходным с товаром истца образом на фоне полукруга контрастно изображен буквенный элемент «ЕМЖК», под которым на фоне контрастных полос размещен словесный элемент «УРАЛЬСКИЙ» с едва заметным под ним словом «майонез», а ниже, в отдельной полосе, слово «Провансаль». При этом слово «Провансаль», выполненное в той же графике и композиции, что и в дизайне упаковки товара истца, изображено наиболее контрастно. Таким образом, элементы верхней части дизайна спорного товара «ЕМЖК» и «Провансаль», практически повторяющие элементы «ЕЖК» и «Провансаль» верхней части дизайна упаковки товара истца, выполнены наиболее контрастно, в более ярком цветовом сочетании относительно иных элементов, тем самым привлекая к себе первоочередное внимание потребителя. В центральной части дизайна спорного товара аналогичным образом, как и в дизайне упаковки товара истца, размещено указание на процентное содержание жира в продукте, а также номера ГОСТа для майонезов и майонезных соусов. Слева от него так же, как и в сравниваемом дизайне размещен многоугольник с описательным элементом внутри. В нижней части аналогичным образом размещено натуралистическое изображение сходного содержания, что и в дизайне упаковки товара истца, представляющее собой изображение сервированного блюда из котлет круглой формы с овощами и зеленью на сервировочной подложке. В нижней правой части натуралистического изображения так же размещен изобразительный элемент каплевидной формы с описательным элементом внутри. 

Как указано в пункте 7.1.1. Руководства, потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака. 

В случае с дизайном упаковки товара истца основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет буквенное сочетание «ЕЖК» в характерной графической манере и контрастном исполнении на фоне полуовала. Именно на нем, прежде всего, акцентируется внимание. Изображение контрастной полосы с описательным элементом «Провансаль», а также натуралистическое изображение сервированного блюда также являются основными элементами в дизайне товара истца за счет оригинального контрастного характера исполнения первого и пространственного доминирования последнего. Общее впечатление указанного дизайна также формируется за счет используемой цветовой гаммы фона и отдельных элементов. 

Все эти отличительные элементы дизайна упаковки товара истца воспроизводятся в сходной манере в дизайне спорного товара, также составляя основу его композиции и формируя общее впечатление у потребителя. Сходство указанных основных элементов усиливается за счет сходства и аналогичного расположения иных, вспомогательных элементов дизайна спорного товара. Наличие в дизайне спорного товара натуралистического изображения чайной ложки с майонезом не порождает качественно нового восприятия анализируемой упаковки, поскольку добавление аналогичного элемента на упаковки продуктов питания является широко распространенным в российском товарном обороте и не является оригинальным дизайнерским решением. Стилизованное изображение гор с восходящим солнцем в верхней части дизайна спорного товара выполнено схематично, без детализации, и при первом беглом впечатлении оно воспринимается как широкая полоса зеленого цвета со словом «Уральский». Восприятие указанного изображения как стилизованного изображения горной цепи возможно только при более внимательном изучении дизайна, что не является целью среднестатистического потребителя. Кроме того, композиционное и цветовое исполнение элемента «Уральский» между более контрастными элементами «ЕМЖК» и «Провансаль», сходными с аналогичными элементами «ЕЖК» и «Провансаль» дизайна упаковки товара истца, порождает возможность его восприятия потребителем как нового видового указания «Уральский» - продолжения серии известной ему продукции «ЕЖК Провансаль» - и тем самым введения потребителя в заблуждения относительно изготовителя спорного товара. Являются сходными до степени смешения индивидуализирующие и описательные элементы в составе сравниваемых дизайнов. 

Доминирующее положение упаковки товара истца занимает изображение товарного знака по свидетельству № 713041 - оно выполняет основную индивидуализирующую функцию дизайна и визуально доминирует в нем за счет его контрастного графического исполнения и пространственного положения. Именно с него начинается восприятие анализируемого дизайна. 

На основании положений пунктов 42 - 44 Правил буквенное обозначение «ЕМЖК», использованное в верхней части дизайна спорного товара, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 713041 истца по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства ввиду нижеизложенного. 

В соответствии с пунктом 7.1.2.4. Руководства в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, по общему правилу, признаются сходными. 

Поскольку словесный элемент «Провансаль» является описательным, основным элементом товарного знака по свидетельству № 713041 выступает буквенное сочетание «ЕЖК». При этом буквенные сочетания «ЕЖК» и «ЕМЖК» имеют близкий состав из букв, расположенных в одинаковом порядке, тождественные начальные и конечные части и отличаются лишь одной буквой «М», выполнены в сходной графической манере печатными заглавными буквами русского алфавита сходным типом шрифта. Сравниваемые обозначения являются аббревиатурами со смысловым содержанием, близким к идентичному и при этом понятным рядовому потребителю - Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК) и Екатеринбургский масложировой комбинат (ЕМЖК). Аналогичное композиционное выполнение элемента «ЕМЖК» в верхней части дизайна спорного товара на фоне контрастного полукруга в близком цветовом сочетании и графике усиливает сходство сравниваемых обозначений в целом и может ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя спорного товара. Несмотря на то, что обозначение «ЕМЖК» является частью сокращенного фирменного наименования производителя - ООО «ЕМЖК», характер его использования в оригинальной графике, контрастном исполнении в цвете, крупном размере относительно остальных элементов упаковки и без указания организационно-правовой формы юридического лица не отвечает законной цели информирования потребителя о производителе соответствующей продукции. 

Использование обозначения «ЕМЖК», сходного до степени смешения с элементом «ЕЖК» по свидетельству № 713041, способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя масложировой продукции. 

Сравниваемые дизайны имеют сходное до степени смешения исполнение неохраноспособных элементов, а именно: комбинированного обозначения «Провансаль», выполненного дугой в близкой графической манере одинаковым типом и цветом шрифта печатными буквами русского алфавита с заглавной буквы на фоне широкой цветной полосы; натуралистического изображения сервированного блюда на подложке с изображением стейка/котлет сходной круглой формы с нарезанными овощами и зеленью в сходном цветовом сочетании и композиции; указания на жирность продукта и ГОСТа в графике, цвете и композиции близким к идентичному. 

Кроме того, общее сходство сравниваемых дизайнов усиливается использованием смысловой инверсии ряда описательных элементов, отчасти выполненных в сходной графической манере аналогичным типом шрифта: «ЛЮБИМЫЙ ВКУС ДЕТСТВА» в дизайне спорного товара и «ЛЮБИМЫЙ УРАЛЬСКИЙ ВКУС» в дизайне упаковки товара истца; «Уральский майонез» в дизайне спорного товара и «ЛЮБИМЫЙ УРАЛЬСКИЙ ВКУС» в дизайне упаковки товара истца; «ЛЮБИМЫЙ ВКУС ДЕТСТВА» в дизайне спорного товара и «КАЧЕСТВО С 1959 ГОДА» в дизайне упаковки товара истца. Руководствуясь хранящимся в памяти общим впечатлением от упаковки продукта, виденной им ранее, рядовой потребитель, как правило, не помнит точного расположения ее вспомогательных, описательных элементов и их детальное содержание, поэтому использование близких по смыслу и графике обозначений усиливает сходство сравниваемых обозначений в целом и также способствует введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукта в упаковке спорного товара. 

Из данного анализа можно сделать вывод о том, что лицевые стороны упаковок спорного товара и товара истца, обозначения «ЕМЖК» как часть изображения на упаковке спорного товара и «ЕЖК» как элемент зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 713041, используемые на упаковках товаров, являются сходными до степени смешения. 

В п. 95 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. Создание похожего (параллельного), но творчески самостоятельного произведения, не является нарушением исключительного права автора. Таким образом, помимо сходности упаковок, выяснению подлежит также хронология создания дизайнов товара истца и спорного товара. 

Майонезы «ЕЖК Провансаль» и «ЕМЖК Провансаль» относятся к одной товарной категории и имеют одно назначение, следовательно, схожие товары являются взаимозаменяемыми для потребителя. 

Аббревиатура «ЕМЖК» на спорном товаре с очевидностью свидетельствует о способе передачи потребителям информации о сокращенном наименовании без указания организационно-правовой формы его изготовителя, что следует из маркировки спорного товара не оборотной стороне его упаковки. При этом суд учитывает, что дата регистрации заявки на государственную регистрацию товарного знака истца - 11 октября 2018 года, при том, что  26 августа 2020 года - датой государственной регистрации ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» (ООО «ЕМЖК», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в Едином государственном реестре юридических лиц 26 августа 2020 года.

В силу ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий его нарушения, путем применения способов защиты, предусмотренных Кодексом, в том числе в судебном порядке по заявлениям правообладателей. 

Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации определены способы защиты исключительного права на произведение, одним из которых является требование автором или иным правообладателем по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

В силу пунктов 59, 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, сам факт продажи ответчиком такого товара, вне зависимости от наличия или отсутствия вины последнего, является достаточным условием для применения к нему мер гражданской ответственности. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Поскольку судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, требование истца о взыскании компенсации является правомерным.

Обосновывая  заявленную  сумму   компенсации    10 000 000 руб. по 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение исключительных прав на произведение дизайна упаковки, истец указывает на недобросовестную конкуренцию со стороны ответчика, полагает, что размер компенсации соответствует характеру нарушения, допущенного ответчиком. 

Согласно п. 62, 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 сумма взыскиваемой компенсации, подлежит определению судом в размере и пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252), исходя из представленных сторонами доказательств и не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Суд, принимая во внимание длительный характер нарушения, количество контрафактного товара, масштаб выпуска контрафактной продукции, учитывая характер и степень вины ответчика, поскольку именно ответчик является производителем контрафактного товара, считает обоснованным требование истца о взыскании компенсации.

Однако сумму компенсации суд считает разумным и справедливым уменьшить в два раза до 5 000 000 руб. (по 2 500 000 руб. за каждый объект интеллектуальной собственности) с учетом доводов ответчика о прекращении им действий, приведших к нарушению прав истца.

Истцом также заявлены требования об обязании ответчика изъять из оборота принадлежащую ему контрафактную продукцию под товарным знаком «Уральский провансаль ЕМЖК» и уничтожить ее за свой счет без компенсации, а также о запрете ответчику вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию под товарным знаком «ЕМЖК Провансаль», имитирующим внешний вид упаковки майонезной продукции «ЕЖК Провансаль» производства общества «Жировой комбинат» также подлежат удовлетворению.

На основании пункта 4 статьи 1252 Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Кодексом. 

Согласно п. 5 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении него таких мер, как пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252). Указанные действия осуществляются за счет нарушителя. 

С учетом изложенного, требования истца в указанной части также подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются применительно к ст. 110 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить частично.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат» изъять из оборота принадлежащую ему контрафактную продукцию под товарным знаком «Уральский провансаль ЕМЖК» и уничтожить ее за свой счет без компенсации.

3. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат» вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию под товарным знаком «ЕМЖК Провансаль», имитирующим внешний вид упаковки майонезной продукции «ЕЖК Провансаль» производства акционерного общества «Жировой комбинат».

4. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат» в пользу акционерного общества «Жировой комбинат» компенсацию в сумме 5 000 000 руб., а также 48 500 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

6. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

Судья                                                         Е.В. Селивёрстова