Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

г.Ульяновск                                                                               Дело №А72-12612/2020 

01.06.2021                                                                  

Резолютивная часть решения объявлена 25.05.2021. Решение в полном объеме изготовлено 01.06.2021.

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Карсункина С.А.,

при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»

к обществу с ограниченной ответственностью «Солит» 

о запрете ответчику совершать действия, нарушающие исключительные права истца, взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей и иных издержек

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>).

при участии:

от истца – не явился, извещен (до и после перерыва);

от ответчика – ФИО2, представлены паспорт, доверенность, документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования (до и после перерыва); 

от третьего лица - не явился, извещен (до и после перерыва);

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «Солит» о запрете ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в отношении товара - дезинфицирующее средство маркированного обозначением «БЕЛОДЕЗ» в том числе, осуществлять хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу указанного товара, а также о взыскании с ответчика компенсации в размере 1 000 000 рублей, за незаконное использование товарного знака «БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №294725.  Также истец просит взыскать с Ответчика расходы на услуги нотариуса в размере 13500 рублей, расходы на заключение специалиста в размере 5400 рублей,  расходы по отчету о поиске на охраноспособность товарного знака «БЕЛОДЕЗ» в размере 11 000 рублей и расходы на покупку товара в размере - 2630 рублей.

Определением от 03.11.2020 исковое заявление было принято судом к производству.

Определением от 03.02.2021 в порядке ст.51 АПК РФ суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные исковые требования, относительно предмета спора, Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>).

Определением от 21.04.2021 г. было оставлено без удовлетворения ходатайство представителя ответчика о назначении патентоведческой экспертизы по делу.

В судебном заседании 18.05.2021 был объявлен перерыв на 25.05.2021г. на 13 час. 45 мин.

25.05.2021 представители истца и третьего лица в судебное заседание не явились, были извещены надлежащим образом.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

При этом суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, АО «ОЭЗ «ВладМиВа» (далее-Истец/Общество) является правообладателем товарного знака «БЕЛОДЕЗ» по свидетельству №294725 с приоритетом от 02.09.2004г, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков от 31.08.2005г. Правовая охрана товарного знака «БЕЛОДЕЗ» продлена до 02.09.2024г.

Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак – средства антисептические. 

Из искового заявления следует, что Истцу стало известно, что ООО «Солит» осуществляет производство, продажу на территории РФ дезинфицирующегосредства с моющим эффектом и предстерилизационной очисткой БЕЛОДЕЗ. В подтверждение этого истцом представлен кассовый чек от 04.06.2020г и УПД №УТ-5237 от 04.06.2020г на общую сумму - 2630 руб. на покупку товара. 

Также истец указывает, что согласно общедоступным сведениям, размещенным в сети «Интернет» имеется сайт beldez.com. Данный сайт содержит информацию о дезинфицирующем средстве БЕЛОДЕЗ, с моющим эффектом и предстерилизационной очисткой от производителя ООО «Солит». 

Как поясняет истец в исковом заявлении, указанный факт подтверждается Протоколом осмотра доказательств от 22.07.2020г., составленный ФИО3, временно исполняющая обязанности нотариуса Белгородского нотариального округа Белгородской области ФИО4

По мнению истца, обозначение БЕЛОДЕЗ является сходным до степени смешения с товарным знаком БЕЛОДЕЗ на основании фонетического и семантического тождества. Товар, который маркирован спорным обозначением, относится к дезинфицирующим средствам применяемым в медицинских учреждениях. Товар под спорным обозначением БЕЛОДЕЗ производства ООО «Солит», является однородным товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак БЕЛОДЕЗ.

В подтверждение своих доводов истец представил заключение специалиста №9 от 07.07.2020г, выполненное Союзом «Курская ТПП»,  специалистом по интеллектуальной собственности ФИО5, peг. 1323, с 2010г., согласно выводам которого обозначение «Белодез», нанесенное на этикетку товара представленного для исследования, сходно до степени смешения с товарным знаком «Белодез» по Свидетельству №294725. Представленный для исследования товар «дезинфицирующее средство» является однородным товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «Белодез» по Свидетельству №294725.

По мнению истца, с учетом выводов специалиста, существует большая вероятность возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров одному изготовителю, что вызывает для истца падение доли рынка. 

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» не уполномочивало ООО «Солит» на использование товарного знака Белодез по свидетельству №294725 и не давало согласие на использование сходного обозначения. Ответчику не было предоставлено право использования товарного знака по лицензионному договору.

По мнению истца, использование ООО «Солит» зарегистрированного товарного знака по свидетельству №294725 влечет причинение АО «ОЭЗ «ВладМиВа» материального ущерба в виде неполучения дополнительной выручки от продажи товара под наименованием (обозначением) Белодез, в связи с чем АО «ОЭЗ «ВладМиВа», как правообладатель и в соответствии с п.4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ вправе требовать выплаты компенсации.

Из материалов дела следует, что истцом в адрес ответчика была направлена претензия, в которой он требовал от ответчика прекратить использование товарного знака и выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере - 1 000 000 руб., а также возместить понесенные расходы. 

Поскольку ответчиком претензия была оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с исковым заявлением. 

Претензия и доказательства ее направления представлены в т. 2 на л.д. 42-46.

Соответственно довод ответчика о не направлении ему претензии опровергается материалами дела. 

Ответчик оспаривает заявленные требования истца по доводам, изложенным в отзыве. Ответчик не оспаривает, что обозначение, используемое ООО «Солит» на этикетке продукции «Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «БЕЛОДЕЗ», является сходным до степени смешения с товарным знаком РФ, свидетельство № 294725 по фонетическим и семантическим значениям. 

При этом ответчик считает, что изделие истца и продукция ООО «СОЛИТ» не являются однородными, поскольку у них различные область применения, цель применения и функциональное назначение, различные условия реализации, разный круг потребителей, данные товары не являются взаимозаменяемыми. 

Также ответчик указывает на то, что с 27.12.2007 до 27.12.2017 года он владел зарегистрированным в Роспатенте товарным знаком «БЕЛОДЕЗ» № 383630.

В настоящее время указанный товарный не действует. Согласно материалам заявки на товарный знак № 383630 в процессе экспертизы заявленного обозначения государственный эксперт ФИПС (Роспатент) противопоставил заявке ООО «СОЛИТ» товарный знак № 294725 АО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВА». В ответе на уведомление о результатах проверки соответствия от 16.12.2008 года заявитель указал на то, что товары, для которых регистрируется товарный знак ООО «СОЛИТ» относятся к 03 классу МКТУ, и они не однородны с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак № 294725 (средства антисептические), относящиеся к средствам медицинского назначения согласно Руководству по применению Международной классификации товаров и услуг. Государственный эксперт согласился с данными доводами и вынес решение о регистрации товарного знака ООО «СОЛИТ» БЕЛОДЕЗ. После 2017 г. ответчик производит тот же самый товар. По мнению ответчика, данный факт является доказательством неоднородности сравниваемых товаров. 

Истец, возражая на доводы отзыва ответчика, считает их необоснованными. В возражениях пояснил, что правовая охрана товарному знаку Истца предоставлена для товаров 05 класса МКТУ: «средства антисептические». Спорное обозначение используется Ответчиком, как товар дезинфицирующее средство, для медицинских целей, используемых в лечебно-профилактических учреждений. Товары «дезинфицирующие средства» и антисептические средства» относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, изготовлены из одних и тех же материалов, нередко производятся одним и тем же производителями. К 05 классу МКТУ относятся товар/изделия, в том числе средства дезинфицирующие средства и дезинфеканты. При этом данный класс, включает в основном, фармацевтические и прочие препараты для медицинских целей или ветеринарных целей.

По мнению истца, исходя из того, что у ответчика на этикетке товара назначение звучит как: «Назначение: предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (хирургические и стоматологические инструменты). Область применения: лечебно-профилактических учреждениях», выпускаемый Ответчиком товар под наименованием «БЕЛОДЕЗ», предназначается для применения в области здравоохранения, в том числе и в стоматологии, а также в учреждениях здравоохранения.

Относительно довода ответчика о том, что он владел зарегистрированным товарным знаком «БЕЛОДЕЗ» №383630, который в данный момент прекратил свое действие, начиная с 27.12.2017г., истец указывает, что товарный знак Ответчика, был зарегистрирован по 3 классу МКТУ по следующему перечню товаров: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки: препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия: эфирные масла: косметика: лосьоны для волос; зубные порошки и пасты: абразивы; амбра [парфюмерия]». При этом данный класс МКТУ включает в основном товары, продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, за исключением используемых в медицинских целях. Фактически ответчик выпускает спорный товар именно для его использования в медицинских целях по 5 классу МКТУ.

Исходя из доводов сторон, суд приходит к следующим выводам. 

В силу с п.п. 14 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся товарные знаки.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

На основании положений ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. При этом отсутствие запрета не считается согласием.

В пункте 2 статьи 1484 ГК РФ указано, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет на использование без разрешения правообладателя также сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вышеуказанные положения Гражданского кодекса призваны защищать интересы как обладателя исключительного права на товарный знак, так и потребителя, не допуская возможности обозначения однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.

В то же время Гражданский кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, т.е. таких товаров, при обозначении которых потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Представителем ответчика было заявлено ходатайство о назначении по делу экспертизы на предмет определения однородности товаров истца и ответчика. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

С учетом указанных положений ходатайство представителя ответчика о назначении экспертизы по делу было оставлено без удовлетворения.

Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится при экспертизе заявок на товарные знаки в отношении однородных товаров.

В имеющихся толковых словарях русского языка даются следующие определения термина "однородный": относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду; одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей; одинаковый, похожий на другого, на другое.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю.

В соответствии с п. 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородными товарами являются предметы потребления или услуги, которые имеют похожие характеристики и могут быть взаимозаменяемыми. 

Согласно п. 7.2 «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», утв. Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Согласно свидетельству истца на товарный знак оно выдано исключительно в отношении антисептических средств. 

Из представленных истцом документов, в частности реестра производителей медтехники и медицинских изделий (т. 1 л.д. 152)  следует, что Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» является производителем стоматологической продукции. 

На сайте в сети Интернет https://tdvladmiva.ru/product/belodez-3-30ml-gipokhlorit-na-vladmiva/ размещена информация о растворе для обработки каналов Белодез. В частности, указано, что стоматологический материал «Белодез» на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия  предназначен  для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов, а также для дезинфекции полости зуба.

Товар ответчика, исходя из представленных документов на него и сведений, размещенных на этикетке является дезинфицирующим средством, применяемым для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, обуви из пластмасс и резин, белья, игрушек, посуды столовой и лабораторной, столовых приборов, стеклянного лабораторного оборудования; предметов ухода за больными, средств личной гигиены при инфекциях бактериальной, включая медицинские учреждения

Согласно информации в общедоступных источниках антисептические средства – это препараты, оказывающие противомикробное действия и предназначенные для обработки ран и тканей больного. Следовательно, они относятся к лекарственным средствам.

Лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты (ст. 4 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ ).

Дезинфицирующие средства предназначены борьбы с возбудителями инфекционных болезней во внешней среде, путем обработки различных поверхностей, являются химическими веществами.  

Следовательно, род и вид у антисептических и дезинфицирующих средств не один и тот же, они имеют разное назначение и потребительские свойства.

В частности  антисептические средства обладают противомикробной активностью и направлены на их подавление в ране или живых тканях, дезинфицирующие средства уничтожает возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде.

Согласно п.1.2. Инструкции по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Белодез», производимого ответчиком, оно относится к токсичным веществам малой опасности, а именно к 4 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных вещество при нанесении на кожу. Оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное на слизистые оболочки глаз. После обработки средством «БЕЛОДЕЗ» в помещении следует проводить влажную уборку и проветривание.

Следовательно, средство производимое ответчиком, в отличие от средства, производимого истцом, не может быть использовано в лечебных целях. 

Более того, согласно п.5.7. Инструкции средство «БЕЛОДЕЗ» ответчика следует хранить отдельно от лекарственных препаратов.

Таким образом, средства не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, так как обладают разными потребительскими свойствами и разным функциональным назначением. 

Круг потребителей средства «Белодез» истца с учетом его применения в специализированной области медицины – стоматологии ограничен профессиональными потребителями, имеющими специальное образование и проявляющими повышенное внимание при приобретении лекарственных средств, используемых для лечения, что исключает, по мнению суда, ошибочное приобретение ими дезинфицирующего средства вместо антисептического и возникновение ошибочного представления о производителе товара. 

Исходя из назначения средства «Белодез» ответчика круг его потребителей - персонал, занимающийся уборкой помещений и оборудования. 

Соответственно, товары истца и ответчика реализуются по разным каналам, так как лекарственные средства не реализуются в точках продажи бытовой химии. 

Соответственно, учитывая разное назначение, потребительские свойства, области применения, запрет совместного использования, разные каналы и способы реализации, отсутствие взаимозаменяемости, суд приходит к выводу, что спорные товары истца и ответчика не являются однородными и конкурирующими. 

Также судом учитывается то, что согласно п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В свидетельстве истца указаны только антисептические средства.

С учетом изложенного, исковые требования Акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» не подлежат удовлетворению.  

Поскольку исковые требования истца оставлены без удовлетворения, требования о взыскании с ответчика судебных издержек также подлежат оставлению без удовлетворения. 

Расходы по госпошлине подлежат отнесению на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования оставить без удовлетворения. 

Решение вступает в законную силу  по истечении месячного срока с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                      С.А. Карсункин