АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2019 года

Дело № А33-26732/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 23 января 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 30  января 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Фарш Сити Групп» (ИНН 9710013554, ОГРН 1167746591979, г. Москва)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Зеленогорск)

о запрете использовать словесное обозначение,

о взыскании компенсации.

В судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 11.10.2018 (срок действия до 10.10.2019), личность установлена паспортом,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 22.08.2018 (срок действия до 22.08.2020), личность установлена паспортом, 

ФИО4, представитель по доверенности от 22.08.2018 (срок действия до 22.08.2020), личность установлена паспортом,

слушатель: ФИО5, личность установлена паспортом,

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО6,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Фарш Сити Групп» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик):

- о запрете использовать словесное обозначения «FARSH в булках», сходное до степени смешения с товарным знаком № 597072 «#Farш» при оказании услуг общественного питания (услуги кафе/закусочных/ресторанов), в том числе на документации, в которой используются обозначения «FARSH в булках», в предложениях об оказании услуг, в рекламе, в сети «Интернет», средствах массовой информации, на вывеске, расположенной на фасаде здания ресторана, рекламных вывесках, расположенных по адресу: 

<

...>;

- о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 597072.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 02.10.2018 возбуждено производство по делу.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований в полном объёме, о чём представил в материалы дела письменные возражения.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак - словесное обозначение "#FARШ", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 30.11.2016 на основании свидетельства на товарный знак N 597072, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Исключительное право на товарный знак N 597072 было приобретено истцом у предыдущего правообладателя - общества с ограниченной ответственностью "МЯСОМЯСО", - что подтверждается копией изменения к свидетельству на товарный знак N597072 от 30.08.2017.

Согласно свидетельству товарный знак N 597072 имеет дату приоритета 03.04.2015, срок действия регистрации истекает 03.04.2025. Товарный знак действует в отношении следующих услуг - 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): "43 - рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками".

Основным видом деятельности истца является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Также из иска и материалов дела следует, что истец является администратором доменного имени farshburger.ru, которое используется для адресации к официальному сайту сети кафе/закусочных/ресторанов "#FARШ", что следует из представленного в материалы дела договора с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

В обоснование исковых требований истец указывает на то, что ему стало известно о том, что ответчик оказывает на территории Российской Федерации по адресу: 

<

...>, услуги общественного питания (услуги кафе/закусочных/ресторанов) под обозначением «FARSH в булках».

Истец полагает, что при осуществлении своей хозяйственной деятельности, которая является аналогичной деятельности истца (кафе- бургерная), ответчик неправомерно использует обозначение «FARSH в булках», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, размещая его на фасадной вывеске своего ресторана, на документации, меню ресторана, в рекламе, в сети Интернет. Данные действия ответчика приводят к тому, что у потребителей услуг складывается ошибочное представление о лице, фактически оказывающем услуги, что, в свою очередь, нарушает права истца как правообладателя товарного знака.

С целью фиксации нарушения исключительных прав, истцом была проведена контрольная закупка товара в ресторане «FARSH в булках» по адресу: 

<

...>, в подтверждение чего в материалы дела представлен кассовый чек от 08.08.2018, где в качестве лица, оказывающего услуги ресторана, указан - ИП ФИО1. 

Также истец указывает на то, что ответчик ведет страницы в социальных сетях https://www.instagram.com/farsh_krsk/, где также неправомерно используется словесный элемент «FARSH в булках».

Истцом в материалы дела представлены фотографии ресторана «FARSH в булках» (фотографии вывески, меню ресторана, внутреннего оформления).

Истец, полагая, что ответчик незаконно использует словесное обозначение «FARSH в булках» заявил требование об обязании ответчика прекратить использование указанного обозначения.

Также истцом заявлено требование о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 597072.

В обоснование требования о взыскании компенсации истец указывает на то, что истец осуществляет деятельность по оказанию услуг кафе/закусочных/ресторанов «#FARШ» с использованием зарегистрированного товарного знака в 12 ресторанах, расположенных в г.Москве, г.Химки, Московская область, г.Санкт-Петербурге. С целью привлечения внимания потребителей к ресторанам «#FARШ», истец в 2017, 2018 гг. осуществил активное продвижение бренда посредством создания и размещения рекламных материалов, заключил договоры с маркетинговыми и рекламными агентствами, в соответствии с которыми была закуплена продукция, маркированная товарным знаком № 597072, проведена съемка рекламных материалов, размещены рекламные конструкции и др.

В качестве доказательств несения расходов по рекламе, истцом в материалы дела представлены договоры с контрагентами, платежные поручения, акты сверок, товарные накладные.

Ссылаясь на то, что ответчик не обращался к истцу за получением согласия (разрешения) на использование словесного обозначения «FARSH в булках», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, использование обозначения осуществляется без согласия правообладателя, обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик, с исковыми требования не согласился, представил в материалы дела письменный отзыв, из которого следует:

- до возникновения между сторонами вышеуказанных правоотношений ответчику не было известно о деятельности московской сети бургерных, принадлежащих ООО «Фарш Сити Групп;

- используемое ответчиком обозначение и товарные знаки, принадлежащий истцу не имеют графическое (визуальное) сходство, не совпадают по общему зрительному впечатлению, имеют различные цветовые решения, имеют различное композиционное построение и расположение словесных элементов;

- в анализе звукового (фонетического) сходства делается безосновательный вывод о том, что словесный элемент «В БУЛКАХ», используемый ответчиком, является слабым элементом. Словесный элемент «В БУЛКАХ» в приведенном истцом анализе, фактически, не оценивается;

- словесное и изобразительное обозначение, используемое ответчиком и словесный, а также изобразительный товарный знак истца в их комбинации не имеют смысловое сходство, поскольку базовым понятием обозначения ответчика выступает словосочетание «В БУЛКАХ», используемое для обозначения хлебобулочного изделия, на которое падает логическое ударение, подчеркивая, таким образом, важную для данного высказывания информацию;

- товарный знак истца имеет отличное от спорного изображения ответчика композиционное построение, смысловую нагрузку отдельных элементов. Так используемая истцом внешняя форма в виде изображения округлой формы с небольшими выступами, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга, образуют очертания мясорубки (метлалл), что подчеркивает смысловую нагрузку слова «FARШ» - рубленное мясо;

- ответчик не использует подобную внешнюю форму, а также какое-либо изображение мяса, в том числе при оформлении элементов обозначения. В верхней центральной части композиции комбинированное обозначение со словесными элементами ответчика содержит изображение надкушенной булки, посыпанной кунжутными зернами, на вершине которой установлен пятиугольный флаг, силуэт мужчины с пивной кружкой в вытянутой руке. Словесный элемент «В БУЛКАХ» подтверждает смысловую нагрузку вышеуказанного элемента. Не содержит используемое ответчиком изображение каких-либо схожих с изображением,  содержащимся в товарном знаке по свидетельству № 626708 характерных (узнаваемых) элементов, в том числе в виде стилизованного изображения перекрещенных столовых приборов - ножа и вилки, схожих неохраняемых элементов, таких как « # ». Отсутствует графическое (визуальное) сходство спорного обозначения с товарным знаком истца;

- при исполнении слова «FARSH» в спорном обозначении в сравнении с товарным знаком истца использован иной шрифт (отличный от стандартного), способ написания, иная ширина и толщина букв, отсутствует их окантовка, и прочее, что также указывает на необоснованность доводов искового заявления о стилистическом заимствовании и наличии сходства до степени смешения;

- при построении цветового решения товарного знака истца, использованы черно-белые цветовые решения, в то время как используемое ответчиком комбинированное обозначение со словесными элементами выполнено в коричневом, светло-желтом, светло-коричневым, темно-коричневым и черном цветах. Буквы, как и фон логотипа ответчика, вопреки доводам искового заявления, выполнены оригинальным способом, имитирующим древесные материалы. Интерьер бара также выполнен в «древесном стиле» (столы, элементы декора интерьера и т.д.);

- ответчиком путем заключения договора с ООО «Ярпатентъ» была проверена проверка словесного обозначения «FARSH в булках» в  29, 30, 35, 43 классах МКТУ. Тождественных товарных знаков не было выявлено. Вместе с тем, были выявлены сходные товарные знаки: «FARШ» свидетельство №597072 (43 класс), «ФАРШ» свидетельство №315850 (35, 43 класс), «Фарш и бочка» свидетельство №579029(35,43 класс), «ВULKA» свидетельство №449783 (30, 35, 43 класс), «LADA. ПОЛНЫЙ ФАРШ» свидетельство №538546 (как пример для 30 класса);

- совпадение отдельных элементов спорного комбинированного обозначения со словесными элементами, используемого ответчиком, с товарным знаком истца не свидетельствует о безусловном сходстве до степени смешения и нарушении прав последнего вопреки доводам искового заявления. В рассматриваемом случае имеет место лишь допустимое законом сходство в силу общеупотребительности термина «фарш»;

- утверждение истца об исключительном праве не только на графическое изображение товарного знака, но и на последствия его использования путем произношения указанного изображения как слова «фарш» направлено на распространение правовой защиты товарного знака на его произношение, совпадающее с общеупотребительным термином «фарш», указывает на признаки злоупотребления правом.

Ответчиком в материалы дела в обоснование доводов представлены: уведомление о приеме и регистрации заявки; извещение; уведомление формальной экспертизы; информационный лист; акт приема-передачи документов от 30.08.2018; дополнительное соглашение №2 к договору поручения о регистрации; договор поручения от 27.08.2018; счета на оплату; копии товарных знаков.

Истец, возражая против доводов ответчика, представил письменные возражения, из которых следует:  

- довод ответчика, что до возникновения настоящего спора, ему не было известно о деятельности московской сети бургерных, принадлежащей истцу не является предметом настоящего спора, и не имеет правового значения для настоящего дела, поскольку не освобождает ответчика от ответственности;

- ссылка ответчика на то, что используемые сторонами обозначение и товарный знак не имеют графического (визуального) сходства, не совпадают по общему зрительному впечатлению, имеют различные цветовые решения, имеют различные композиционное построение и расположение словесных элементов, опровергаются представленными доказательствами;

- доводы ответчика о том, что обозначения имеют различные цветовые решения, различные композиционное построение и расположение словесных элементом является необоснованным и не соответствует действительности, так как словесный товарный знак «#FARШ»» не имеет графического исполнения, цветового решения, в состав товарного знака не входят иные словесные/изобразительные элементы. Отсутствие оригинальной графики в выполнении букв в сравниваемых обозначениях усиливает их сходство. Словесные элементы, используемые сторонами в обозначенном товарном   знаке,   имеют   значительное   графическое   сходство   по   следующим признакам: выполнены печатными буквами; выполнены буквами латинского алфавита; отсутствие оригинальной графики; схожесть шрифтов; отсутствие цветового сочетания;

- довод ответчика об отсутствии звукового (фонетического) сходства, основанного на том, что элемент «В БУЛКАХ» не является слабым элементом по отношению к словесному элементу ««FARШ»», полагаем, что указанный довод также подлежит отклонению, поскольку товарный знак истца полностью фонетически входит в обозначение, используемое ответчиком, что в соответствии с п. 4.2.1.2 Методических рекомендаций по сходству является одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства. При этом совпадающая часть занимает начальную позицию в обозначении, используемом ответчиком;

- используемое ответчиком обозначение «ФАРШ» как раз является сильным элементом в словосочетании «ФАРШ в булках», а элементы «в булках»- слабыми, как подлежащее и определение. Таким образом, проведенный фонетический анализ словесных обозначений «ФАРШ» и «Фарш в булках» по лингвистическим характеристикам свидетельствует о существенном сходстве звукового обликов обозначений «ФАРШ» и «ФАРШ в булках», создающем основу для их смешения носителями русского языка при восприятии на слух;

- добавление к товарному знаку истца словесных элементов «в булках» не делает это обозначение не сходным до степени смешения с товарным знаком;

- словосочетание «FARSH в булках» состоит из искусственно сконструированного слова «FARШ», и элементов «в булках» При этом логическое ударение в словосочетании падает именно на первое слово «FARШ». Элемент «FARSH» имеет самостоятельное значение, для рядового носителя русского языка оно, прежде всего, производит впечатление слова из латыни, которое воспроизводит слово «ФАРШ». Семантика этого русского слова фиксируется в толковых словарях разными авторами и в разные годы издания;

- между ответчиком и ООО «Ярпатентъ» заключен договор о регистрации товарного знака № 111757/356/ТЗ от 30.08.2018. Предметом договора является услуги ООО «Ярпатентъ» по регистрации товарного знака ответчика. В настоящий момент заявка №2018738617 о регистрации товарного знака ответчика - «FARSH в булках», поданная ООО «Ярпатентъ», находится на стадии экспертной проверки;

- тот факт, что  ООО «Ярпатентъ» была проведена предварительная проверка товарного знака ответчика не имеет правового значения, так как вопросы о соответствии заявленного обозначения статье 1483 ГК РФ относятся только лишь к компетенции Роспатента, в случае если Роспатент не выявит абсолютные основания для отказа в регистрации (предусмотрены п. 1-5 ст. 1483 ГК РФ), правовая охрана товарным знакам будет предоставлена;

- в настоящий момент истцом в Роспатент и ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» направлено письмо с просьбой об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2018738617 о регистрации товарного знака ответчика в связи со схожестью до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца;

- довод ответчика о том, что в рассматриваемом случае имеет место лишь допустимое законом сходство в силу общеупотребительности термина «фарш» не обоснован.

Истцом в материалы дела представлены: решение суда по интеллектуальным правам от 07.07.2016 по делу № СИП - 272/2016; письмо истца в Роспатент и ФИПС от 08.10.2018; письмо из Роспатента и ФИПС от 23.10.2018; свидетельство на товарный знак.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на возражения истца, из которого следует:

- ООО «Ярпатентъ» является уполномоченным подразделением Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты в сфере защиты интеллектуальной собственности. Между ООО «Ярпатентъ» и Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой было подписано соглашение о сотрудничестве. Данное соглашение определяет патентное бюро уполномоченным подразделением в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности и их регистрации в ФИПС;

- в рамках проведения проверки товарного знака, используемого ответчиком, были выявлены иные схожие, в том числе с товарным знаком, право на который зарегистрировано истцом, товарные знаки, что также указывало на возможность его регистрации специализированным государственным органом. Наличие уже зарегистрированных товарных знаков, имеющих отдельные общие признаки, не препятствовало регистрации последующих. Вопреки доводам истца, выявленные по результатам проверки товарные знаки приводятся стороной ответчика в качестве примеров, имеющих отношение к предмету спора. Ответчик не приводил каких-либо доводов, указывающих на наличие у него права на использование вышеуказанных товарных знаков;

- ответчик не оспаривает наличие у истца права на его товарный знак и возможность его правовой охраны. Ответчик указывает на то, что им используется иной, собственный комбинированный товарный знак, не посягающий на права третьих лиц;

- направление истцом писем в адрес Роспатента и ФБУ «Федеральный институт промышленной собственности» с просьбой об отказе в государственной регистрации товарного знака ответчика, не имеет правового значения, поскольку не является основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в силу закона и не влияет на толкование и применение экспертом п. 42 Правил;

- доводы истца об отсутствии в комбинированном товарном знаке со словесными элементами ответчика оригинального исполнения букв являются необоснованными и опровергаются материалами дела. При исполнении ответчиком в спорном обозначении в сравнении с товарным знаком истца использован иной шрифт (отличный от стандартного), способ написания, иная ширина и толщина букв, имеется оригинальный наклон, и прочее, что также указывает на необоснованность доводов истца. Используемое ответчиком комбинированное обозначение со словесными элементами выполнено в коричневом, светло-желтом, светло-коричневым, темно-коричневым и черном цветах. Буквы, как и фон логотипа ответчика, вопреки доводам истца, выполнены оригинальным способом, имитирующим древесные материалы. Интерьер бара также выполнен в «древесном стиле», (столы, элементы декора интерьера и т.д.);

- исполнение словесного товарного знака истца «стандартным шрифтом» самых распространенных на территории РФ алфавитами, лишь сужает сферу его охраны за счет отсутствия оригинальности его исполнения в текстовом виде;

- оригинальность и узнаваемость словесного товарного знака истца достигается  только   за счет совокупного визуального восприятия с неохраняемым элементом «#»« который в словесных элементах товарного знака ответчика не содержится вовсе;

- ссылка истца в обоснование своих доводов на решение Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-10459/18 некорректной, не имеющей отношение к рассматриваемому делу. Следует также учитывать, что в указанном деле объектом защиты был помимо словесного товарного знака, комбинированный товарный знак №626708, имеющий графическое выражение. В указанном решении судом дана оценка всей совокупности установленных по делу обстоятельств, а не их отдельным частям, судом оценивались наличие, либо отсутствие схожести до степени смешения трех товарных знаков в целом. Более того, как указывалось стороной ответчика в судебном заседании, в указанном деле нарушение прав истца стороной ответчика являлось очевидным.

Оспаривая доводы ответчика, истцом представлены дополнительные пояснения, из которых следует:

- ответчик обратился к ООО «Ярпатент» с целью регистрации своего товарного знака 27.08.2018. Заявка о регистрации товарного знака ответчик поступила в уполномоченный орган 07.09.2018. Ответчик на момент обращения с указанной заявкой о регистрации спорного товарного знака знал о существовании зарегистрированного товарного знака истца, а также о претензии истца о схожести до степени смешения товарных знаков истца и ответчика;

- тот факт, что истцом и ответчиком используются различные шрифты в исполнении товарных знаков истцом не оспаривается. Довод Ответчика о том, что шрифт его товарного знака имеет оригинальный наклон, не совсем верен. Наклон в шрифте, используемом ответчиком, имеется лишь в слабом элементе «в булках». Каких-либо доказательств оригинальности шрифта используемого в товарном знаке ответчика, и отсутствие оригинальности шрифта которым исполнен товарный знак истца, ответчиком не представлено;

-истец не утверждает о том, что между товарными знаками истца и комбинированным товарным знаком ответчика имеется графическое, визуальное сходство в целом. Помимо графического сходства словесных элементов товарных знаков сторон (таких как: выполнение печатными буквами; выполнение буквами латинского алфавита; отсутствие оригинальной графики; схожесть шрифтов; отсутствие цветового сочетания) истец, заявляет о фонетическом (звуковом) и семантическом (смысловом) сходстве спорных товарных знаков.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, в том числе из договоров и иных сделок.

Статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой права на использование товарного знака (знака обслуживания) регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

На основании положений пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

По смыслу указанных норм нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу N 3691/06).

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 N 647. Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Аналогичные признаки тождественности и сходства приведены в пункте 14.4.2 ранее действовавших Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

В пункте 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 N 647 указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак - словесное обозначение "#FARШ", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 30.11.2016 на основании свидетельства на товарный знак N 597072, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Согласно свидетельству товарный знак N 597072 имеет дату приоритета 03.04.2015, срок действия регистрации истекает 03.04.2025. Товарный знак действует в отношении следующих услуг - 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): "43 - рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками".

В обоснование исковых требований истец указал на то, что ответчик незаконно использует словесное обозначение «FARSH в булках» сходное по фонетическому (звуковому) и семантическому (смысловом) с товарным знаком истца «#FARШ».

Факт использования ответчиком в своей деятельности обозначения  «FARSH в булках» индивидуальным предпринимателем ФИО1 не оспаривается. То обстоятельство, что сторонами обозначения используются при осуществлении деятельности по 43 классу Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): "43 - рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками" также не оспаривается ответчиком. 

Вместе с тем, ответчик полагает, что обозначение и товарные знаки, используемые сторонами, не имеют графическое (визуальное) сходство, не совпадают по общему зрительному впечатлению, имеют различные цветовые решения, имеют различное композиционное построение и расположение словесных элементов.

Из содержания статьи  1484 Гражданского кодекса Российской Федерации следует о запрете использования без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как уже было обозначено судом обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что для потребителя смешение обозначений предполагает ассоциацию обозначений в целом, суд приходит к выводу о том, что в данном конкретном случае существенное значение имеет не только установление сходности до степени смешения обозначений товарного знака «#FARШ» со словесным обозначением «FARSH в булках» при сопоставлении товарных знаков истца и словесного обозначения, используемого ответчиком, а также сходство обозначений  с точки зрения графического, семантического и визуального, поскольку учитываться основное правило, согласно которому вывод о нарушении исключительных прав истца на товарный знак делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг.

При этом суд учитывает, что истец является обладателем исключительных прав на изобразительный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.08.2017 по свидетельству на товарный знак N 626708, действующий, в том числе  в отношении услуг  43 класса МКТУ: 29 - рестораны, в том числе мясные рестораны и бургерные; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Изобразительный товарный знак представляет собой фантазийное изображение округлой формы с небольшими выступами, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга, выполненное преимущественно в черном цвете. Внутри изображения по центру размещен горизонтально ориентированный вытянутый пятнообразный элемент с нечеткими границами. Элемент выполнен в белом цвете, с плавным переходом к светло-серому у краев. Сверху над элементом расположен графический элемент в виде решетки, выполненной в белом цвете; снизу - стилизованное изображение перекрещенных столовых приборов - ножа и вилки, выполненных в белом цвете. Все элементы, расположенные внутри округлого элемента с выступами, сверху и снизу обрамлены двумя тонкими дугами белого цвета.

Указанное обстоятельство установлено  вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ростовской области по делу №А53-10459/2018.

Истец данное обстоятельство в ходе рассмотрения дела подтвердил, ссылался на указанное дело. 

Кроме того, использование истцом обозначенного изобразительного товарного знака подтверждается материалами настоящего дела. Так, исковое заявления, а также дополнительные пояснения по делу представлены в суд на бланке истца, содержащем указанное визуальное обозначение. 

При оценке представленных сторонами спора доказательств суд, руководствуясь пунктами 41,42 Правил N 647, пришел к выводу об отсутствии тождества обозначений.

Так, изобразительный товарный знак «#FARШ» представляет собой фантазийное изображение округлой формы с небольшими выступами, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга, выполненное преимущественно в черном цвете. Внутри изображения по центру размещен горизонтально ориентированный вытянутый пятнообразный элемент с нечеткими границами. Элемент выполнен в белом цвете, с плавным переходом к светло-серому у краев. Сверху над элементом расположен графический элемент в виде решетки, выполненной в белом цвете; снизу - стилизованное изображение перекрещенных столовых приборов - ножа и вилки, выполненных в белом цвете. Все элементы, расположенные внутри округлого элемента с выступами, сверху и снизу обрамлены двумя тонкими дугами белого цвета.

Комбинированное обозначение со словесными элементами ответчика содержит изображение надкушенной булки, посыпанной кунжутными зернами, на вершине которой установлен пятиугольный флаг, силуэт мужчины с пивной кружкой в вытянутой руке. Словесный элемент «В БУЛКАХ» подтверждает смысловую нагрузку вышеуказанного элемента. Буквы и фон словесного обозначения ответчика выполнены из материала похожего на дерево. Слово «в булках» отличается по размеру и наклону от слова «FARSH» и имеет сужающееся нижнее подчеркивание.

Стилистическое изображение слова «фарш» истца и ответчика различны, ответчик использует заглавные буквы иного шрифта (толщина и ширина букв) выполненных на английском языке и состоящего из 5 букв, в то время как товарный знак истца состоит из 4 заглавных букв, 3 из которых выполнены на английском языке и 1 буква на русском языке, также  товарный знак истца содержит элемент «#», не используемый ответчиком.

При построении цветового решения товарного знака истца, использованы черно-белые цветовые решения, в то время как используемое ответчиком комбинированное обозначение со словесными элементами выполнено в коричневом, светло-желтом, светло-коричневом, темно-коричневом и черном цветах. Буквы и фон логотипа ответчика выполнены оригинальным способом, имитирующим древесные материалы. 

Имеющиеся графические отличия указанных обозначений, которые могут быть определены визуально, исключают возможность введения в заблуждение потребителей, поскольку смешения в сознании потребителей между вывеской, используемой ответчиком, и товарным знаком истца не происходит.

Кроме того суд учитывает, что словесное обозначение «#FARШ» состоит из одного элемента, в отличие от обозначения «FARSH в булках», которое состоит из двух элементов. При этом  в анализе звукового (фонетического) сходства базовым понятием обозначения ответчика выступает словосочетание «В БУЛКАХ», используемое для обозначения хлебобулочного изделия, на которое падает логическое ударение. 

Сравниваемые обозначения слова «фарш» объединены одним и тем же понятием в транскрипции на русском языке, вместе с тем, суд отмечает, что словесное обозначение «FARSH в булках» используется ответчиком исключительно в данном словосочетании, а не по отдельности. Используемое ответчиком обозначение «в булках» по отношению к слову «фарш» является уточняющим элементом и указывает на то, что фарш ответчиком подается в хлебобулочных изделиях. 

Добавленное словосочетание «в булках» придает слову «FARSH» иное значение (восприятие), отличное от заложенного истцом.

В связи с чем, имеется семантическое отличие словосочетаний «#FARШ» и «FARSH в булках». При этом звуковое совпадение первого слова не приводит к возможности смешения этих двух обозначений истца и ответчика, с учетом смыслового значения всей фразы (словосочетания), используемого ответчиком.

Таким образом, в данном конкретном случае имеются различия по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) критериям, что позволяет сделать вывод об отсутствии опасности реального смешения в глазах русскоязычного потребителя словесного обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением, используемым ответчиком.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и обозначение ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Способность обозначения в целом ввести в заблуждение определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе; решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком; формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

С учетом изложенного суд приходит к выводу  об отсутствии сходства данных обозначений, позволяющего ввести  в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги. 

Кроме того, местом нахождения истца является город Москва, деятельность по оказанию услуг осуществляется истцом на территории Московского округа и г. Санкт-Петербурга, что следует из пояснений истца.   Местом нахождения ответчика является город Красноярск, деятельность по оказанию услуг ответчиком осуществляется на территории г.Красноярска. Таким образом, оказываемая сторонами деятельность преимущественно ведется на территории разных регионов, что по мнению суда, также исключает возможность смешения товарного знака истца и обозначение ответчика в глазах потребителя.

Суд, оценив возможность смешения товарного знака истца и обозначение ответчика, пришел к выводу об отсутствии смешения, с учетом восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг, в связи с чем, оснований для удовлетворения требований истца о запрете ответчику использовать словесное обозначения «FARSH в булках», сходное до степени смешения с товарным знаком № 597072 «#Farш» при оказании услуг общественного питания (услуги кафе/закусочных/ресторанов), в том числе на документации, в которой используются обозначения «FARSH в булках», в предложениях об оказании услуг, в рекламе, в сети «Интернет», средствах массовой информации, на вывеске, расположенной на фасаде здания ресторана, рекламных вывесках, расположенных по адресу: 

<

...>, не имеется.

В соответствии с частями 1-5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что требование истца о запрете ответчику использовать словесное обозначения «FARSH в булках» не является обоснованным и не подлежит удовлетворению судом.

Ссылка истца на иную судебную практику во внимание не принимается, поскольку судами учитываются обстоятельства, установленные в каждом конкретном деле.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 597072.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Вместе с тем, учитывая, что факт совершения ответчиками правонарушения в виде незаконного использования товарного знака № 597072 - «#Farsh», принадлежащего истцу, не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения спора по настоящему делу, требование истца о взыскании с ответчиков компенсации не подлежит удовлетворению.

Ответчиком заявлено о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора, с указанием на то, что адрес, указанный истцом в претензии, не является адресом ответчика.

Право обращение в Арбитражный суд регламентирует статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Согласно пункту 8 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в исковом заявлении должны быть указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Настоящий спор не относится к числу исключений, предусмотренных частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Как следует из норм действующего законодательства, место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в качестве места регистрации ИП ФИО1 указан: 663692, 

<

...>.

Из материалов дела следует, что претензия направлена ИП ФИО1 по адресу: 

<

...>. В качестве доказательств направления данного письма истцом также представлены: почтовая квитанция, опись вложения в ценное письмо, отчет об отслеживании почтового отправления.

Из отзыва ответчика от 23.01.2019 следует, что по адресу: 

<

...>, ИП ФИО1 не зарегистрирована и никогда не проживала.

Доказательств принадлежности ИП ФИО1 адреса, по которому направлена претензия (

<

...>), ответчиком в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.

Вместе с тем, суд отмечает, что досудебный претензионный порядок разрешения споров служит целям добровольной реализации гражданско-правовых санкций без обращения за защитой в суд. Совершение спорящими сторонами обозначенных действий после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации еще на стадии формирования спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего не возникает необходимость в судебном разрешении данного спора.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд должен исходить из реальной возможности погашения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора. При наличии доказательств, свидетельствующих о невозможности досудебного урегулирования спора, иск подлежит рассмотрению в суде.

Ответчик на возможность добровольного урегулирования спора не указал, напротив, из поведения ответчика, его позиции по спору, следует несогласие с заявленными требованиями, что подтверждается, в том числе отзывами на исковое заявление.

В данном случае реализация функции претензионного прядка урегулирования спора сторонами не может быть достигнута, в связи с  чем, оставление иска без рассмотрения привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу N 306-ЭС15-1364).

Таким образом, поскольку на момент рассмотрения дела урегулирование спора в мирном порядке не принимаются, ответчик  о возможности добровольного урегулирования спора не заявил, в силу чего основания для оставления исковых требований без рассмотрения в силу подпункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда отсутствуют.

На основании вышеизложенного, довод ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, подлежит отклонению.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.А. Горбатова