ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

 

Дело № А65-24829/2023

г. Самара

22 апреля 2024 года

11АП-3721/2024

11АП-3959/2024

 

Резолютивная часть постановления оглашена 16 апреля 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 22 апреля 2024 года.

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Копункина В.А., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кистановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО1, общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика", ФИО2 на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 февраля 2024 года по делу № А65-24829/2023 (судья Андреев К.П.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика"

к индивидуальному предпринимателю ФИО1,

к ФИО2,

о взыскании в солидарном порядке 400 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 400 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 13 февраля 2024 года  исковые требования удовлетворил частично, взыскал солидарно с индивидуального предпринимателя ФИО1, ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 1 375 руб. расходов по оплате госпошлины. В удовлевторении оставшейся части исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. В обоснование своей жалобы заявил о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права, полагая, что суд необоснованно уменьшил размер заявленной компенсации в восемь раз.

Ответчики, в свою очередь, также обратились с апелляционными жалобами, в которых просили отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в иске.

ФИО1 в своей жалобе заявил о том, что он является не продавцом, а информационным посредником, продавец находится на территории Польши, товар марки UniCond был произведен в США.

ФИО1 в своей жалобе также заявил о том, что он является информационным посредником. Кроме того, указал, что администрируемый им сайт является интернет-магазином, местом реализации товара является Польша, где у истца нет исключительных прав товарный знак Unicont, товарный знак UniCond принадлежит компании, зарегистрированной в США.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу ФИО2 и отзыв на апелляционную жалобу ИП ФИО3  

ИП ФИО3 представил отзыв на апелляционную жалобу истца.

Стороны явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, апелляционный суд пришел к вывoду об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, ООО «НПК МСА» с 27.03.2023 является правообладателем товарного знака «UNICONT»,

зарегистрированного 20.05.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности по Свидетельству Российской Федерации № 409013 (спорный товарный знак, средство индивидуализации).

Срок действия исключительного права на указанное средство индивидуализации действует до 04.03.2029 (с учетом продления). Приоритет товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013 установлен с 04.03.2009 по широкому перечню товаров 09 класса МКТУ, в том числе (но не ограничиваясь) аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления, аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; интерфейсы [компьютеры]; коллекторы электрические; коммутаторы; компьютеры; компьютеры портативные; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; мониторы [компьютерное оборудование]; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы и инструменты навигационные; приборы морские сигнальные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приемники [аудио-видео]; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемное программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; рации портативные; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы освещения [электрические]; редукторы [электрические]; сигнализация световая или механическая; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для обработки информации; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства теплорегулирующие; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические.

21.04.2023 в результате проведенного поиска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» был обнаружен сайт https://izap24.ru/.

Согласно сведениям, размещенным на Сайте и визуально исследованными представителем истца, ИП ФИО1 предлагает неопределенному круг лиц приобрести «unicond 58 031 404 mettler толедо», являющийся товаром 09 класса МКТУ, в наименовании которого используется обозначение «UniCond», сходное до степени смешения с товарным знаком «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013.

Указанный товар является электрическим товаром, относящимся к 09 классу МКТУ, промаркирован обозначением «UniCond», сходным до степени смешения со словесным элементом товарного знака «UNICONT» по свидетельству №409013.

При обращении к https://izap24.ru/contacts появляется контактная информация: ИП ФИО1, ИНН: 

<

***>/ ОГРНИП: 

<

***>.

С целью фиксации представленной на ресурсе https://izap24.ru/ информации произведены распечатки, отвечающие требованиям абз.2 п.55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно, полученным сведениям, предоставленными 27 октября 2023 года ООО «Регтайм», администратором доменного имени izap24.ru, на котором незаконно используется товарный знак «UNICONT» по свидетельству №409013, является ФИО2.

С целью досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию (исх. № 1471 от 11.07.2023 л.д. 67-70 т.1, доказательства направления – л.д. 71 т.1) с требованием добровольной выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Досудебное обращение истца оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 409013 в размере 400 000 руб.

Соответчики требования истца не признали.

В письменных возражениях на исковое заявление первый ответчик указывал, что  не является продавцом каких-либо товаров. Интернет-сайт izap24.ru является информационным ресурсом, а именно средством предоставления информации (сведений) соответствующего товара, его характеристик и свойствах, а также возможности приобретения того или иного товара; не представлены доказательства факта продажи ответчиком товара «UNICONT», а также факт принадлежности прав на товарный знак «Unicond»; он является информационным посредником; не соблюден досудебный порядок; отсутствии сходства до степени смешения между обозначением UniCond и словесным элементом «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013.

В письменных возражениях на исковое заявление второй ответчик указывал, что между ИП ФИО1 и ФИО2 имеются договорные отношения, по условиям которых ФИО2 разрабатывает и поддерживает в сети интернет сайт izap24.ru. ФИО2 не имеет отношение к размещаемым на сайте товарным предложениям; он является информационным посредником

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что истец является правообладателем зарегистрированного на территории России товарного знака «UNICONT», размещенные на принадлежащем второму ответчику сайте товары содержали обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Учитывая, характер допущенного нарушения, срок его незаконного использования, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции определил сумму компенсации заявленную на основании п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 50 000 руб.

При вынесении решения суд первой инстанции дал надлежащую оценку представленным в дело доказательствам, правильно применил нормы материального права.

Согласно абзацу четырнадцатому п.1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п.2 ст. 1481 ГК РФ).

Как следует из положений ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с п.1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.2 ст. 1484 ГК РФ).

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено иным способом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст. 1484 ГК РФ).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица.

Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Согласно п.1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу.

Согласно ч.1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с п.4 ст. 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В п.59 Постановления Пленума № 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч.1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарные знаки, на произведения изобразительного искусства (изображение персонажей) входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Доводы ответчиков о том, что они не являются продавцами товара, а только информационными посредниками, суд апелляционной инстанции нашел необоснованными.

Администратор домена – это физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администратор домена обладает полномочиями, позволяющими ему формировать и контролировать информацию, размещаемую под соответствующим доменным именем, в частности, паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в интернет-сайте.

Фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

В соответствии с положениями Постановления Пленума № 10 требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 п.1, п.3 ст. 1252 Гражданского Кодекса Российской Федерации) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак.

При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

Из осмотра сайта https://izap24.ru/ следует, что неограниченному кругу лиц предлагается товар, однородный с тем, которым предоставлена правовая охрана по товарному знаку «UNICONT» по свидетельству №409013. Товар позиционировался как произведенный компанией Mettler Toledo.

В подтверждение однородности продукции под обозначением «UniCond», предлагаемой к продаже соответчиками, с товарами из Свидетельства РФ на товарный знак № 409013 истцом в дело представлены экспертные заключения патентного поверенного ФИО4  (патентный поверенный РФ рег. №1826).

В результате экспертизы проведенной патентным поверенным ФИО4, установлено, что: 1) словесные обозначения «UniCond», «Unicond», «unicond» и «UNICond», размещенные в текстовом описании или на фотографических изображениях приборов и комплектующих (датчик; датчик электропроводности; датчик удельного сопротивления; датчик удельной электропроводности; датчик проводимости; кабель датчика проводимости) производства компании METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО), информация о которых получена из pdf-файлов по интернет ссылкам: https://toledo.nt-rt.ru/images/manuals/19-15.pdf; https://toledo.nt-rt.ru/images/manuals/20-4.pdf; https://www.mt.com/ru/ru/home/library/datasheets/process-analytics/ds-unicond-reduce-equipment-inventory.html, а также с сайтов: METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО) https://www.mt.com/ru/ru/home.html; ООО «КомплектСнаб» https://sankt-peterburg.ks20.ru/; ООО «ДАЛКОС» https://dalkos.ru/; ООО «ДВ-Эксперт» https://dv-expert.ru/; ИП ФИО1 https://izap24.ru/; группы компаний ПроПриборы.ру https://propribory.ru; компании Shopozz https://shopozz.ru/, в результате осмотров от 03.06.2023 года - являются сходными до степени смешения с товарным знаком №409013, принадлежащим ООО «НПК МСА»;

2) Приборы и комплектующие (датчик; датчик электропроводности; датчик удельного сопротивления; датчик удельной электропроводности; датчик проводимости; кабель датчика проводимости) производства компании METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО), с размещенными на них или в отношении них словесными обозначениями «UniCond», «Unicond», «unicond» и «UNICond», информация о которых получена из pdf-файлов по интернет ссылкам:         https://toledo.nt-rt.ru/images/manuals/19-15.pdf;        https://toledo.nt- rt.ru/images/manuals/20-4.pdf; https://www.mt.com/ru/ru/home/library/datasheets/process-analytics/ds-unicond-reduce-equipment-inventory.html, а также с сайтов: METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО) https://www.mt.com/ru/ru/home.html; ООО «КомплектСнаб» https://sankt-peterburg.ks20.ru/; 000 «ДАЛКОС» https://dalkos.ru/; 000 «ДВ-Эксперт» https://dv-expert.ru/; ИП ФИО1 https://izap24.ru/; группы компаний ПроПриборы.ру https://propribory.ru; компании Shopozz https://shopozz.ru/, в результате осмотров от 03.06.2023 года - являются однородными для части товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака №409013, принадлежащего 000 «НПК МСА»;

3) Словесные обозначения «UniCond», «Unicond», «unicond» и «UNICond», размещенные в текстовом описании или на фотографических изображениях приборов и комплектующих (датчик; датчик электропроводности; датчик удельного сопротивления; датчик удельной электропроводности; датчик проводимости; кабель датчика проводимости) производства компании METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО), информация о которых получена из pdf-файлов по интернет ссылкам: https://toledo.nt-rt.ru/images/manuals/19-15.pdf; https://toledo.nt-rt.ru/images/manuals/20-4.pdf; https://www.mt.com/ru/ru/home/library/datasheets/process-analytics/ds-unicond-reduce-equipment-inventory.html, а также с сайтов: METTLER TOLEDO (МЕТТЛЕР ТОЛЕДО) https://www.mt.com/ru/ru/home.html; ООО «КомплектСнаб» https://sankt-peterburg.ks20.ru/; ООО «ДАЛКОС» https://dalkos.ru/; 000 «ДВ-Эксперт» https://dv-expert.ru/; ИП ФИО1 https://izap24.ru/; группы компаний ПроПриборы.ру https://propribory.ru; компании Shopozz https://shopozz.ru/, в результате осмотров от 03.06.2023 года - способны вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя однородных товаров, на которых может размещаться товарный знак №409013, принадлежащий ООО «НПК МСА» (л.д.33-44, том №2).

Заключение выполнено патентным поверенным ФИО4 с учетом требований гражданского законодательства, Правил и Руководства.

Таким образом, предложенные ответчиками на ресурсе https://izap24.ru/ к продаже товар является однородным с товарами, в отношении которых зарегистрирован, активно используется товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013.

Основные и вспомогательные признаки однородности, поименованные п.п.7.2.1.1., 7.2.1.2. Руководства, совпадают, более того, предлагаемые к продаже ответчиком товары являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми с товарами правообладателя и ООО «НПК МСА», что увеличивает вероятность их смешения на рынке.

Ссылки ответчиков на то что товарный знак UniCond принадлежит компании, зарегистрированной в США, не может служить основанием для отказа в иске.

Как верно указал суд первой инстанции, производитель Mettler Toledo не имеет исключительных прав на территории Российской Федерации на обозначение «Unicond», сходное до степени смешения с обозначением «UNICONT» по свидетельству № 409013.

При оценке сходства спорного обозначения с товарным знаком, сравнению подлежит не вся совокупность наименований, изображенных на товаре или упаковке, а то обозначение, о котором заявлено как о нарушающем исключительное право истца, с защищаемым средством индивидуализации.

Комплекс обозначений, использованных Ответчиком на спорном приборе не является комбинированным товарным знаком. На территории России обозначению «UniCond» правовая охрана в отношении Ответчика или иностранного производителя не предоставлена; использование Ответчиком и/или Производителем обозначения «UniCond» не подпадает под положения ст. 1487 ГК РФ.

В настоящем случае при оценке сходства между обозначениями необходимо выделить на спорном товаре обозначение «UniCond», о котором истец заявил как о сходном до степени смешения с его товарным знаком, и оценить это обозначение с точки зрения сходства с защищаемым товарным знаком.

В случае отсутствия сравнения между конкретными обозначениями создается ситуация при которой любому лицу разрешалось бы использовать на бездоговорной основе любые обозначения, при дополнительном обособленном использовании товарного знака «Mettler Toledo» на приборе.

Аналогичный подход содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № А41-59565/2018, от 20.05.2019 по делу №А32-35064/2017, от 17.06.2021 по делу №А21-7946/2020.

Согласно п.37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

По смыслу п.41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Проанализировав обозначение «UniCond», размещенное на товарах, предлагаемых к продаже соответчиками на сайте https:// izap24.ru /, с товарным знаком истца «UNICONT» по Свидетельству РФ № 409013, суд пришел к верному выводу, что размещенное на товарах обозначение «UniCond» является тождественным товарному знаку № 409013, поскольку оно совпадает с ним во всех элементах.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарным знаком истца, пришел к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Для разрешения настоящего спора правовое значение имеет наличие исключительных прав на спорный товарный знак и факт нарушения (либо факт отсутствия нарушений) на спорный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что осуществляя размещение рекламы и предложение к продаже товаров, маркированных обозначением «UniCond», сходным до степени смешения с товарным знаком № 409013, соответчики нарушили исключительные права истца как правообладателя.

Суд апелляционной инстанции находит не состоятельным довод ответчика 1 о неотносимости истца к товарам марки UniCond в силу того, что данное обозначение используется иностранным производителем оборудования Mettler Toledo, производство которого располагается на территории Германии, США, Швейцарии и Японии, а также то, что покупка контрафактного товара происходит в Польше, в силу следующего.

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе следующими способами:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Вышеизложенная норма материального права свидетельствует о том, что нарушением исключительного права на товарный знак является не только покупка контрафактного товара, но и использование обозначения, сходного до степени смешения, с обозначением правообладателя.

Таким образом, довод ответчика о том, что фактически покупка происходит в Польше не исключает факта нарушения исключительного права истца на товарный знак «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013, которое заключается в использовании обозначения следующим образом:

1) Ввоз контрафактного товара на территорию РФ при доставке его до конечного покупателя;

2) Использование обозначения «UniCond» при адресации в сети «Интернет».

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельной ссылку ответчика 1 на Приказ Минпромторга о параллельном импорте, на который истец ссылается, как на основание для подтверждения исключительных прав компании Mettler Toledo является неприменимой нормой права в конкретном случае. Фактически Приказом утвержден новый перечень товаров, в отношении которого государством санкционирован параллельный импорт, то есть случаи, когда указанные товары введены в гражданский оборот за пределами Российской Федерации правообладателями или с их согласия.

Однако производитель Mettler Toledo и/или ответчик 1 не имеют исключительных прав на территории Российской Федерации на обозначение «Unicond», сходное до степени смешения с обозначением «UNICONT» по свидетельству № 409013.

При оценке сходства спорного обозначения с товарным знаком, сравнению подлежит не вся совокупность наименований, изображенных на товаре или упаковке, а то обозначение, о котором заявлено как о нарушающем исключительное право истца, с защищаемым средством индивидуализации.

Довод ответчика, о том что сайт izap24.ru является информационным ресурсом, средством предоставления информации (сведений) соответствующего товара, его характеристиках и свойствах, а также способе приобретения товара, размещенного на данном сайте уже являлся предметом рассмотрения судом первой инстанции и был правомерно отклонен судом, как несостоятельный.

На сайте ответчик публично заявляет об оказании услуг по выкупу товаров иностранного производителя, что свидетельствует о коммерческом использовании интернет-сайта izap24.ru.

Дополнительно стоит обратить внимание на раздел сайта «Оплата автозапчастей» из которого следует, что ответчик принимает оплату за товар от клиентов, выкупает товар у производителя и доставляет его до конечного покупателя, что также свидетельствует об оказании ответчиком посреднических услуг по выкупу и доставке товаров иностранного производителя.

На основании вышеизложенного доводы ответчика о том, что он не является продавцом контрафактных товаров опровергается информацией, изложенной на сайте.

Несогласие ответчика с наличием сходства до степени смешения обозначения «UniCond» с товарным знаком «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013, а также доводы об отсутствии обстоятельств, определяющих вероятность смешения товарного знака, не соответствуют фактически установленным судом обстоятельствам и материалам дела.

Методология определения сходства до степени смешения установлена п. 42 Правил № 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков,-знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" и п. 7.1.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом Директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12. С учетом совпадения 6 из 7 букв (при этом 1 отличающаяся букв при произношении нивелирует эту разницу в силу похожего произношения), а также последовательности их написания, отсутствия смыслового характера для сравнения, позволяет сделать вывод о высокой степени сходства сравниваемых элементов.

Помимо определения сходства обозначения подлежит определение однородности товаров для которых предоставлена правовая охрана по товарному знаку с товарами для индивидуализации которых неправомерно было использовано обозначение, сходное с обозначение по товарному знаку. Вопрос определения однородности в полном объеме раскрывается в п. 45 Правил, руководствуясь которым патентный поверенный ФИО4 (per. № 1826) установил однородность товара «unicond 58 031 404 mettler то лед о» со следующими товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана по Товарному знаку № 409013: аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; индикаторы [электрические]; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; устройства для обработки информации; устройства считывающие [оборудование для обработки информации].

Таким образом, судом верно установлены фактические обстоятельства по факту нарушения исключительных прав истца на обозначение «UNICONT» по свидетельству РФ 409013, а именно установлено сходство до степени смешения и установлена однородность товаров для которых предоставлена правовая охрана по свидетельству РФ и контрафактного товара.

Доводы ответчиков о злоупотреблении истцом права на товарный знак не подтверждены надлежащими доказательствами. Реализация истцом права на судебную защиту не может являться злоупотреблением права. Каких-либо иных доказательств в обоснование своих доводов ответчиком 1 не представлено, что нарушает положения ст. 65 АПК РФ, а также принцип состязательности, установленный ст. 9 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельным довод ответчика 2 о том, что судом первой инстанции не дана юридическая оценка по доводу ответчика 2, что он является информационным посредником по смыслу ст. 1253.1 ГК РФ.

В Оферте предметом договора является: «и приобретение и оплата Агентом от имени Покупателя либо от своего имени в интересах Покупателя товаров».

При этом, деятельность информационного посредника заключается в оказании услуг информационно-технического характера, как например оказывает сервис Авито в своей оферте о заключении договора (https://www.avito.ru/legal/rules/services-agreement).

При этом использование такой терминологии в оферте, как «Агент», «Агентское вознаграждение» в совокупности с совершением ответчиками действий в интересах покупателей (что прямо следует из п. 3.1. Договора - оферты) полностью исключает доводы ответчиков о том, что он является информационным посредником, так как оказываемые ответчиками услуги подпадают под определение, изложенное в части второй статьи 1005 ГК РФ где указано, что по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Суд критически относится к доводу ответчика 2 о том, что он является информационным посредником по причине того, что все коммерческие услуги оказываются Агентом - ответчиком 1.

В соответствии с п. 6.1. ст. 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

В рамках суда первой инстанции установлено, что сайтом https://izap24.ru/ пользуются два лица:

1) ИП ФИО3 (указан на сайте в качестве лица, использующего сайт в коммерческих целях в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

2) ФИО2 (является администратором сайта согласно ответу ООО «Регтайм» № 1324 от 2.10.2023).

Таким образом, вышеуказанные лица использовали сайт https://izap24.ru/, на котором предлагались к продаже товары под обозначением «UniCond», сходным с товарным знаком по свидетельству РФ № 409013.

Администратор домена обладает полномочиями, позволяющими ему формировать и контролировать информацию, размещаемую под соответствующим доменным именем. Фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. Данная правовая позиция неоднократно излагалась судом по интеллектуальным правам.

Согласно п.78 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" администратор сайта -лицо, которое несет перед правообладателем ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак.

Согласно единообразной позиции Суда по интеллектуальным правам под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81).

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе- порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об информации).

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В случае неправомерного использования только на сайте результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение.

Как указывалось выше сайтом https://izap24.ru/ пользуется ИП ФИО3 с участием администратора доменного имени ФИО2

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о защите исключительных прав, в том числе о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте), является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта. '      .

В соответствии с абз. 3 п. 71 Постановления № 10 положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсаций как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Довод ответчика 2 о том, что фактически покупка происходит в Польше, не исключает факта нарушения исключительного права истца на товарный знак «UNICONT» по свидетельству РФ № 409013, которое заключается в использовании обозначения следующим образом:

1) Ввоз контрафактного товара на территорию РФ при доставке его до конечного покупателя;

2) Использование обозначения «UniCond» при адресации в сети «Интернет».

Фактически нарушение заключается в использовании обозначения сходного до степени смешения со словесным элементом товарного знака по свидетельству РФ № 409013 .

Производитель Mettler Toledo не имеет исключительных прав на территории Российской Федерации на обозначение «Unicond», сходное до степени смешения с обозначением «UNICONT» по свидетельству № 409013.

При оценке сходства спорного обозначения с товарным знаком, сравнению подлежит не вся совокупность наименований, изображенных на товаре или упаковке, а то обозначение, о котором заявлено как о нарушающем исключительное право истца, с защищаемым средством индивидуализации.

Комплекс обозначений, использованных ответчиком на спорном приборе не является комбинированным товарным знаком. На территории России обозначению «UniCond» правовая охрана в отношении ответчика или иностранного производителя не предоставлена; использование ответчиком и/или производителем обозначения «UniCond» не подпадает под положения ст. 1487 ГК РФ.

Доводы истца о необоснованном снижении размера компенсации основаны на ошибочном толковании норм права.

Согласно п.3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 1 ст. 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (п.1 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.1 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу п.4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 п.4 ст. 1515 ГК РФ – в однократном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено обозначение, сходное до степени смешения товарным знаком истца.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п.59 Постановления Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Ответчиком заявлено о завышенном размере компенсации.

В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Как отмечено в подпункте 6 пункта 6 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ», положения пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в целях охраны исключительного права на товарный знак создают для правообладателя преимущества, освобождающие его от бремени доказывания размера причиненного ущерба и наличия вины нарушителя.

Вместе с тем это не освобождает суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, от обязанности руководствоваться в рамках предоставленной ему дискреции правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно,  в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют.

Расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей жалоб.

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера;

По смыслу указанных норм права при подаче апелляционной жалобы уплачивается государственная пошлина в размере 3 000 рублей.

Поскольку при обращении с апелляционной жалобой ФИО2 представил доказательства оплаты государственной пошлины в размере 150 руб., что подтверждается платежным поручением №24678 от 29.02.2024, то государственная пошлина по апелляционной жалобе в размере 2 850 подлежит взысканию с ФИО2 в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда от 13 февраля 2024 года по делу № А65-24829/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 2850 (двух тысяч восьмисот пятидесяти) руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                Л.Л. Ястремский

 

Судьи                                                                                                               В.А. Копункин

 

С.Ш. Романенко