АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело  № А19-16504/2020

г. Иркутск

3 августа 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 27.07.2021. Решение в полном объеме изготовлено 03.08.2021.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Серовой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куклиной А.В.,

рассмотрев в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи при содействии Арбитражного суда Томской области дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЦИТОМЕД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 194356, 

<

...>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ФАРМАСИНТЕЗ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 664007, 

<

...>)

третье лицо - Министерство здравоохранения Российской Федерации (адрес: 127994, 

<

...>, стр. 1;2;3;4; почтовый адрес: 127994, ГСП-4, 

<

...>),

о незаконном использовании товарного знака, о взыскании 10 000 рублей

при участии в заседании:

в Арбитражном суде Томской области:

от ответчика: представитель ФИО1 (доверенность от 27.10.2020 № 643; личность установлена, паспорт),

в Арбитражном суде Иркутской области: 

от ответчика: представитель ФИО2 (доверенность от 26.11.2020 № 15-05/20/57, личность установлена, паспорт), 

иные лица, участвующие в деле: не прибыли, извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

установил:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЦИТОМЕД» обратилось в арбитражный суд с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ФАРМАСИНТЕЗ»:

- об обязании ответчика прекратить использование  обозначения «Регаст» в отношении лекарственного препарата «Регаст», в том числе прекратить предложения о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранение с этой целью лекарственного препарата «Регаст»;

- о взыскании с ответчика в пользу истца 10 000 рублей компенсации за незаконное использование  товарного знака по свидетельству № 445474.

Определением суда от 28 января 2021 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено Министерство здравоохранения Российской Федерации.

В обоснование исковых требований истец пояснил, что является правообладателем товарного знака «РЕГАСТИМ» (номер регистрации 445474, с датой приоретета от 04.05.2020) по 05 классу МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта». В ходе проводимой экспертизы лекарственного средства «Регастим» ФГБУ «НЦ ЭСПМ» Минздрава России выявлено, что предложенное торговое наименование «Регастим» противоречит положениям Приказа МЗ РФ № 429н от 29.06.2016 «Об утверждении правил рационального выбора наименования лекарственных препаратов для медицинского применения», а именно установлено, что торговое наименование «Регастим» сходно до степени смешения с наименованием зарегистрированного лекарственного препарата «Регаст», производителем которого является АО «Фармасинтез». Ответчику направлена претензия от 13.04.2020 о незаконном использовании товарного знака, которая ответчиком оставлена без ответа. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в Арбитражный суд Иркутской области.

Ответчик,  возражая в отношении заявленных требований, указал на то, что истец не использует товарный знак «РЕГАСТИМ»  для производства каких-либо лекарственных средств; АО «Фармасинтез» является одной из крупнейших российских фармацевтических компаний и с 2014 года производит препарат «РЕГАСТ», используемый в составе комбинированной противовирусной терапии для лечения взрослых и детей старше 3 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-1); попытка мирного урегулирования возникшего спора путем направления обществу «Цитомед» предложения об уступке серии товарных знаков «РЕГАСТИМ» / «REGASTHYM» не привела к положительному результату.

Определением от 29.06.2021 по ходатайству ответчика в судебное заседание для опроса в качестве специалиста вызвана ФИО3.

От ФИО3 20.07.2021 через канцелярию суда поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с невозможностью принять участие в судебном заседании, назначенном на 27.07.2021, поскольку в период с 23.07.2021 по 30.07.2021 ФИО3 будет находится на отдыхе, в связи с состоявшимся еще в феврале 2021 года приобретением путевки; в подтверждение указанного обстоятельство представлен ваучер на проживание № 5161 от 20.02.2021 на имя ФИО3

Представитель ответчика пояснил, что поскольку на настоящий момент решением Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2021 по делу № СИП-58/2021 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта; в рамках указанного дела Судом по интеллектуальным права установлены обстоятельства, необходимые для рассмотрения настоящего дела, отсутствует необходимость вызова в судебное заседание специалиста ФИО3 

В связи с этим ответчик пояснил, что не поддерживает ранее заявленное ходатайство вызове в суд специалиста ФИО4 и просил рассмотреть спор по существу без консультации указанного специалиста.

С учетом изложенного суд прекращает рассмотрение ходатайства ответчика о вызове в суд специалиста ФИО4

Истец в судебном заседании пояснил, что поддерживает ранее изложенную правовую позицию в полном объеме.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее - Федеральный закон об обращении лекарственных средств) в Российской Федерации допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В силу пункта 7 статьи 32 Федерального закона об обращении лекарственных средств решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из государственного реестра лекарственных средств принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае вынесения судом решения о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств.

Согласно пункту 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как усматривается из материалов дела, АО «МБНПК «Цитомед» является правообладателем товарного знака «РЕГАСТИМ» по свидетельству Российской Федерации № 445474, зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта».

АО «Фармасинтез» является правообладателем товарного знака «РЕГАСТ» по свидетельству Российской Федерации № 680254, зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса МКТУ «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков».

Обозначение «РЕГАСТ» используется АО «Фармасинтез» для индивидуализации лекарственного препарата для лечения взрослых и детей старше 3 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-1). При этом правовая охрана обозначения по заявке № 2020743099 в отношении товаров 5-го класса МКТУ «противовирусные лекарственные препараты, в частности, лекарственные препараты против вируса иммунодефицита человека».

Суд по интеллектуальным правам решением от 16 июля 2021 года по делу № СИП-585/2021 удовлетворил исковые требования АО «Фармасинтез», досрочно прекратив правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В ходе рассмотрения дела № СИП-58/2021 Суд по интеллектуальным правам установил следующие обстоятельства.

Основным объектом использования в предпринимательской деятельности АО «Фармасинтез» является обозначение «РЕГАСТ».

Сильным элементом обозначения по заявке № 2020743099, форма выражения которого соответствует внешнему виду фактически используемой деятельности АО «Фармасинтез» упаковки лекарственного препарата, является словесный элемент «РЕГАСТ».

С учетом данного обстоятельства при оценке заинтересованности АО «Фармасинтез» в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака Суд по интеллектуальным правам основывался на степени сходства обозначения «РЕГАСТ» и обозначения «РЕГАСТИМ».

Судебная коллегия отметила, что, несмотря на различное распределение акцентов в звучании сравниваемых обозначений ([РЕГА?СТ] - [РЕГАСТИ?М]), оба слога словесного элемента «РЕГАСТ» присутствуют в словесном обозначении «РЕГАСТИМ», что свидетельствует о близости состава их гласных и согласных.

Суд по интеллектуальным правам также учел, что словесное обозначение «РЕГАСТ» выполнено буквами кириллического алфавита, стандартным шрифтом черного цвета. Обозначение «РЕГАСТИМ» также выполнено буквами кириллического алфавита, стандартным шрифтом черного цвета. При этом, принимая во внимание факт вхождения словесного элемента «РЕГАСТИМ» в состав серии товарных знаков, судебная коллегия посчитала, что с точки зрения графического исполнения сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства словесных элементов «РЕГАСТ».

Суд по интеллектуальным правам также отметил, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного среднего российского потребителя. 

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам установил,  что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что обозначения «РЕГАСТ» и «РЕГАСТИМ» воспринимаются средним российским потребителем в качестве имеющих определенный смысл словесных элементов, в том числе в качестве присоединенных друг к другу частей медицинских терминов латинского происхождения. С учетом данного обстоятельства судебная коллегия не усмотрела оснований для проведения анализа степени сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что, несмотря на отдельные отличия, словесные элементы «РЕГАСТ» и «РЕГАСТИМ» обладают сходством и ассоциируются друг с другом в целом.

Суд по интеллектуальным правам также учел, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 445474 зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта».

Обозначение «РЕГАСТ» используется АО «Фармасинтез» для индивидуализации лекарственного препарата для лечения взрослых и детей старше 3 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-1). При этом правовая охрана обозначения по заявке № 2020743099 испрашивалась истцом в отношении товаров 5-го класса МКТУ «противовирусные лекарственные препараты, в частности, лекарственные препараты против вируса иммунодефицита человека».

Оценивая степень однородности двух названных групп товаров, судебная коллегия учитывала, что, как следует из названия соответствующих товарных позиций, «лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта» и «лекарственные препараты против вируса иммунодефицита человека» имеют различное назначение, поскольку направлены на лечение различных заболеваний.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что наряду с поименованной товарной позицией спорный товарный знак зарегистрирован в отношении более широкой группы товаров 5-го класса МКТУ, а именно «фармацевтические и ветеринарные препараты». Данное обстоятельство позволяет соотнести товары, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары, изготовление и реализацию которых осуществляет общество «ФАРМАСИНТЕЗ», как род и вид, а также позволяет сделать вывод о частичном сходстве их свойств и назначения.

Суд по интеллектуальным правам также отметил, что при обращении в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением по делу № А19-16504/2020 общество «Цитомед» основывалось на сходстве до степени смешения принадлежащего ему средства индивидуализации и используемого обществом «ФАРМАСИНТЕЗ» обозначения. В то же время, опровергая доводы истца о наличии оснований для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в рамках дела № СИП-58/2021, общество «Цитомед» стало придерживаться диаметрально противоположной правовой позиции.

Таким образом, учитывая результаты проведенного судом анализа степени сходства спорного товарного знака и обозначения, фактически используемого обществом «ФАРМАСИНТЕЗ», и принимая во внимание то, что для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения достаточно наличия лишь вероятности их смешения в глазах потребителей при использования таких обозначений в гражданском обороте, а также исходя из установленных судебной коллегией непоследовательности правовой позиции ответчика и ее противоречия содержанию общеправового принципа эстоппель, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и используемым истцом обозначением.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о доказанности заинтересованности АО «Фармасинтез» в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по  свидетельству Российской Федерации № 445474 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 167 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», к таковым в силу части 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица 13.11.2020 № 1603, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 13.11.2017 по 12.11.2020.

В своих письменных пояснениях в ходе рассмотрения дела № СИП-58/2021 общество «Цитомед» указало, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 445474 не использовался им в юридически значимый для рассмотрения настоящего дела период с целью индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых данное обозначение зарегистрировано.

Вместе с тем, возражая против доводов рассматриваемого искового заявления, общество «Цитомед» указывало на то, что начиная с 2015 года оно осуществляло организацию проведения клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения «Регастим», о чем Министерством здравоохранения Российской Федерации было выдано разрешение от 26.12.2014 № 745. Действие данного разрешения неоднократно продлевалось на основании писем Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По результатам проведенной экспертизы выявлено, что «предложенное наименование «Регастим» противоречит положениям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016 № 429н «Об утверждении правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения». Было установлено, что торговое наименование «Регастим» сходно до степени смешения с наименованием зарегистрированного лекарственного препарата «Регаст», производителем которого является общество «ФАРМАСИНТЕЗ».

Таким образом, общество «Цитомед» в ходе рассмотрения дела № СИП-58/2021 полагало, что факт проведения клинических исследований заявленного на государственную регистрацию лекарственного средства «Регастим», а также обнаружившийся факт государственной регистрации лекарственного препарата «Регаст» со сходным торговым наименованием послужили не зависящими от воли общества «Цитомед» обстоятельствами, в силу которых использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474 в спорный период не представлялось возможным. По мнению общества «Цитомед», указанные обстоятельства подлежали оценке и учету при разрешении вопроса о наличии оснований для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

Судебной коллегией установлено, что в материалы дела № СИП-58/2021 не представлено ни одного допустимого, достоверного и относимого доказательства, подтверждающего осуществление обществом «Цитомед» действий, связанных с введением им или третьими лицами в гражданский оборот товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Суд также отметил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 445474 зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса МКТУ, в частности, фармацевтических и ветеринарных препаратов.

Судебная коллегия учла, что разрешение на проведение клинических исследований лекарственного препарата Регастим было получено обществом «Цитомед» 26.12.2014. По состоянию на начало спорного периода (13.11.2017) стадия проведения клинических исследований названного лекарственного препарата по-прежнему продолжалась. При этом приобщенные в материалы дела акты свидетельствовали о том, что экземпляры лекарственного препарата «Регастим» переданы в клинические центры для проведения исследований в период с апреля по ноябрь 2018 года. Акт передачи препарата на утилизацию «в связи с окончанием клинических исследований» составлен обществом «Цитомед» 12.03.2019. Вывоз неиспользованных препаратов по окончании клинических исследований производился в июне 2019 года. Акт уничтожения препаратов датирован 09.10.2019.

Заключение комиссии экспертов по результатам экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения составлено 26.03.2020. Решение Министерства здравоохранения Российской Федерации об отказе в государственной регистрации лекарственного препарата «Регастим» принято 02.04.2020.

При этом, как следует из представленного обществом «ФАРМАСИНТЕЗ» в материалы дела № СИП-58/2021 нотариального протокола осмотра сведений в сети Интернет от 12.11.2020, на опубликованный 20.11.2016 вопрос посетителя официального сайта общества «Цитомед» «Когда может быть начат выпуск препарата «Регастим»?» был получен ответ о том, что в розничные продажи препарат поступит не раньше 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что, ссылаясь на факт проведения клинических исследований в отношении лекарственного средства «Регастим», общество «Цитомед» не привело каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии препятствий к завершению данной процедуры в более сжатые сроки. Между тем, как следует из представленных в материалы дела документов, получив разрешение на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Регастим» еще в 2014 году, на протяжении нескольких лет вплоть до 2018 года в рамках договорных отношений со своими контрагентами общество «Цитомед»  не предпринимало каких-либо активных действий, направленных на фактическое осуществление этой процедуры. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Судебная коллегия учла, что в силу подпункта «а» пункта 14 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016 № 429н «Об утверждении Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения» не допускается использование в качестве торгового наименования вновь регистрируемого лекарственного препарата, сходного с наименованием зарегистрированного лекарственного препарата до степени смешения.

В рассматриваемом случае одним из оснований для отказа в государственной регистрации лекарственного препарата «Регастим» стало сходство его торгового наименования с торговым наименованием лекарственного препарата «Регаст» и связанная с этим обстоятельством потенциальная опасность ошибочного применения лекарственного препарата при отсутствии к тому медицинских показаний.

Вместе с тем, как следует из имеющихся в материалах дела № СИП-58/2021 доказательств, регистрация лекарственного препарата «Регаст» произведена Министерством здравоохранения Российской Федерации 31.07.2014. Таким образом, с учетом открытого характера сведений о содержащихся в Государственном реестре лекарственных средств торговых наименованиях зарегистрированных лекарственных препаратов (подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона об обращении лекарственных средств) на момент получения разрешения на проведение клинических исследований лекарственного препарата «Регастим» (26.12.2014) общество «Цитомед»Ц имело доступ к сведениям, объективно свидетельствующим о наличии препятствия для его государственной регистрации.

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу о том, что в рассматриваемом случае общество «Цитомед» имело возможность повлиять на возникновение либо на предотвращение установленного по результатам проведения экспертизы заявленного лекарственного средства обстоятельства, послужившего основанием для отказа в его государственной регистрации.

Кроме того, судебная коллегия учла, что в силу пункта 2 статьи 27 Федерального закона об обращении лекарственных средств основанием для отказа в государственной регистрации лекарственного препарата является решение соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти о том, что качество и (или) эффективность регистрируемого лекарственного препарата не подтверждены полученными данными или что риск причинения вреда здоровью человека или животного вследствие приема лекарственного препарата превышает эффективность его применения.

Как следует из заключения от 26.03.2020, наряду с вышеприведенным обстоятельством основанием для отказа в государственной регистрации лекарственного препарата «Регастим» послужило также отсутствие подтверждения качества, эффективности и безопасности лекарственного средства, а также сведений, свидетельствующих о том, что ожидаемая польза применения лекарственного препарата превышает возможный риск его применения.

При этом Суд по интеллектуальным правам отметил, что с учетом зависимости результатов клинических исследований в указанной части от особенностей и характеристик химического состава заявленного на государственную регистрацию химического вещества выводы, полученные экспертами по результатам проведения соответствующих исследований, оказываются в полной мере подконтрольны воле лица, обратившегося с такой заявкой.

При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к заключению о том, что факт получения регистрационного свидетельства на лекарственный препарат и связанная с ним возможность введения лекарственного средства в гражданский оборот зависят от результатов доклинических и клинических исследований, а не от порядка, установленного законодателем для получения соответствующего документа. В свою очередь, как следует из вышеприведенного анализа, будучи непосредственным разработчиком и изготовителем лекарственного средства, обратившееся с заявкой на государственную регистрацию лекарственного препарата лицо фактически располагает возможностью влиять на содержание экспертного заключения.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам также приняла во внимание, что осуществление подготовительных действий, связанных, в частности, с необходимостью соблюдения требований законодательства в части проведения необходимых клинических испытаний, получения разрешения компетентных органов, само по себе не свидетельствует об использовании товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2019 по делу № СИП-125/2018).

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о том, что обстоятельства, послужившие препятствием к использованию спорного товарного знака для индивидуализации указанных в перечне свидетельства товаров 5-го класса МКТУ обществом «Цитомед», в полной мере зависели от воли последнего, в связи с чем суд посчитал невозможным согласиться с позицией общества «Цитомед» об их уважительном характере.

Иных доводов и доказательств невозможности использования спорного товарного знака в отношении каждого товара 5-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, обществом «Цитомед»  не было приведено и представлено, при том, что в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того что обществом «Цитомед»  не подтверждены факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474, а также наличие не зависящих от правообладателя уважительных причин, воспрепятствовавших его использованию в период с 13.11.2017 по 12.11.2020, в то время как общество «Фармасинтез» подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного обществом «Фармасинтез» требования и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 года по делу СИП-58/2021, вступившее в законную силу немедленно в соответствии с частью 2 статьи 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является преюдициальным в соответствии со статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и обстоятельства, установленные указанным решением, не подлежат доказыванию  при рассмотрении данного спора, в котором принимают участие те же лица.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», арбитражные суды должны учитывать, что преюдициальное значение имеют факты, установленные решениями судов первой инстанции, а также постановлениями апелляционной и надзорной инстанций, которыми приняты решения по существу споров.

Факты, установленные по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Если в этом деле участвуют и другие лица, для них эти факты не имеют преюдициального значения и устанавливаются на общих основаниях.

Таким образом, часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации связывает преюдициальное значение не с наличием вступивших в законную силу судебных актов, разрешающих дело по существу, а с обстоятельствами (фактами), установленными данными актами, имеющими значение для другого дела, в котором участвуют те же лица.

Следовательно, преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами. Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение.

При таких обстоятельствах суд исходит из установленности решением Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 года по делу СИП-58/2021 факта того, что   обществом «Цитомед»  не подтверждены факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474, а также наличие не зависящих от правообладателя уважительных причин, воспрепятствовавших его использованию в период с 13.11.2017 по 12.11.2020, в то время как АО «Фармасинтез» подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: фармацевтические и ветеринарные препараты, в частности препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, а именно лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 по делу № СИП-58/2021, исковые требования АО «МБНПК «Цитомед» об обязании АО «ФАРМАСИНТЕЗ» прекратить использование  обозначения «Регаст» в отношении лекарственного препарата «Регаст», в том числе прекратить предложения о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранение с этой целью лекарственного препарата «Регаст» удовлетворению не подлежат.

Рассмотрев заявленные АО «МБНПК «Цитомед» о взыскании с АО «ФАРМАСИНТЕЗ» 10 000 рублей компенсации за незаконное использование  товарного знака по свидетельству № 445474, суд приходит к следующему.

В пункте 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, согласно указанным положениям гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях лица по приобретению исключительного права на товарный знак и по его дальнейшему использованию не должен являться следствием предположений.

В определении от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555 Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указано, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Как указывалось выше, Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-58/2021 установлен факт того, что   обществом «Цитомед»  не подтверждены факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 445474, а также наличие не зависящих от правообладателя уважительных причин, воспрепятствовавших его использованию в период с 13.11.2017 по 12.11.2020.

Также Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-58/2021 сделан вывод о том, что при обращении в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением по делу № А19-16504/2020 общество «Цитомед» основывалось на сходстве до степени смешения принадлежащего ему средства индивидуализации и используемого обществом «ФАРМАСИНТЕЗ» обозначения. В то же время, опровергая доводы общества «ФАРМАСИНТЕЗ» о наличии оснований для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в рамках дела № СИП-58/2021 общество «Цитомед» стало придерживаться диаметрально противоположной правовой позиции.

Названные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестном поведении АО «МБНПК «Цитомед»  и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать товарный знак по свидетельству № 445474  «Регастим» в своей деятельности. 

В данном случае суд считает, что истцом не представлены доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о совершении ответчиком умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда какому-либо лицу в отсутствие иных, добросовестных целей, либо целенаправленных действий по обходу установленных правил признания действия исключительного права.

При указанных обстоятельствах исковое требование АО «МБНПК «ЦИТОМЕД» о взыскании с АО «ФАРМАСИНТЕЗ» о взыскании 10 000 рублей, составляющих компенсацию за незаконное использование  товарного знака по свидетельству № 445474, удовлетворению не подлежит в полном  объеме.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенного, оценив представленные в дело доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к выводу о том, что исковые требования АО «МБНПК «ЦИТОМЕД» обязании АО «ФАРМАСИНТЕЗ» прекратить использование  обозначения «Регаст» в отношении лекарственного препарата «Регаст», в том числе прекратить предложения о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранение с этой целью лекарственного препарата «Регаст»; о взыскании 10 000 рублей, составляющих компенсацию за незаконное использование  товарного знака по свидетельству № 445474  удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины по необоснованному иску подлежат отнесению на истца согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167–170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

СудьяЕ.В. Серова