Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Черкесск                                                                                                  Дело №А25-1651/2023

пр. Ленина, 9                                            

                                                   Резолютивная часть решения оглашена 17 октября 2023 года

    Решение в полном объеме изготовлено 24 октября 2023 года

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Тебуевой З.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317183200043895, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП 321091700020000, ИНН 

<

***>) о защите исключительных прав, при участии в судебном заседании (посредством сервиса онлайн-заседаний):

от истца – ФИО4, доверенность от 01.04.2022 б/н,

от ответчика – ФИО5, доверенность от 09.06.2023 б/н,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее-истец) обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик, предприниматель):

- о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака №697311 в размере 1 000 000 рублей, 

- обязании прекратить использование товарного знака №697311 путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе OZON в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда (л.д.7-13). 

Ответчик в отзыве на исковое заявление просит в удовлетворении иска отказать, отметив, что использует принадлежащий ему товарный знак в латинице SECRET LOVE SECRET LOVE: знак словесный, выполнен стандартным шрифтом, цветовая гамма чёрно-белая; изобразительный элемент отсутствует. Ответчик подал принадлежащий ему товарный знак на регистрацию (заявка №2023744038) и не согласен с тем, что используемое обозначение является тождественным товарному знаку истца. Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Используемое обозначение SECRET LOVE SECRET LOVE является словесным, тогда как товарный знак истца – комбинированный, цветной, со словесным элементом L♡VE SECRET underwear. Используемое ответчиком обозначение содержит только слова, соответственно, в нём присутствует только один элемент, словесный, выполненный стандартным шрифтом, а товарный знак истца является комбинированным, цветным, соответственно, в нём присутствуют два элемента: изобразительный элемент и словесный элемент, выполненный специальным шрифтом, и цвет. Отсутствует звуковое (фонетическое сходство) между обозначением SECRET LOVE SECRET LOVE и словесным элементом товарного знака L♡VE SECRET underwear, так как в сравниваемых обозначении и знаке различное число звуков и слогов, разные слова находятся под ударением, в обозначении это SECRET SECRET, в товарном знаке L♡VE. Отсутствует графическое сходство между обозначением SECRET LOVE SECRET LOVE и товарным знаком, так как сравниваемые обозначение и знак производят различное общее зрительное впечатление в силу того, что обозначение является только словесным, а товарный знак является комбинированным и содержит словесный и изобразительный элементы, изобразительный элемент цветной, выполнен в форме сердца бирюзового (голубого) цвета занимает доминирующее положение, оно расположено в верхней центральной части знака; различен вид шрифта, обозначение выполнено в стандартом шрифте, а товарный знак выполнен в дизайнерском шрифте; различно графическое написание с учетом характера букв, в обозначении используются печатные буквы, а в товарном знаке буквы производят впечатление письменных, так как выполнены дизайнером, слово underwear выполнено строчными буквами, в обозначении все слова выполнены прописными (заглавными) буквами; обозначение выполнено буквами черного цвета, а товарный знак содержит бирюзовый (голубой), серый и чёрный цвета. Отсутствует семантическое (смысловое) сходство между обозначением SECRET LOVE SECRET LOVE и товарным знаком. Переводное значение обозначения с английского языка означает ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ. Переводное значение словесного элемента товарного знака L♡VE SECRET следующее: первое слово не имеет значения, второе означает СЕКРЕТ. Отсутствует сходство заложенных в сравниваемых обозначении и товарном знаке понятий или идей, так как переводные значения имеют самостоятельные значения, отличные по смыслу друг от друга (л.д.60-61). 

В возражениях на отзыв ответчика истец указывает, что после подачи искового заявления в суд, истцу стало известно, что буквально через несколько дней ответчик подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «SECRET LOVE» (номер заявки 2023744038), при этом ответчик осуществляет деятельность, направленную на рекламу и продажу товаров нижнего белья на маркетплейсе, что соответствует товарам, услугам 25, 35 классов МКТУ (однородные товары, услуги по зарегистрированному товарному знаку истца). Ответчик, заведомо осознавая, что данное обозначение не будет зарегистрировано ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака №697311 (с более ранней датой приоритета), в отношении однородных товаров и/или услуг, указывает в заявке специфические товары религиозного назначения, а именно «апостольники; митры (церковный головной убор); орари (церковная одежда); пояса церемониальные», рекламу, предложение к продаже которых не осуществляет (л.д.71-75, 83-84). 

Истец заявил возражения на доводы ответчика, полагает, что сходство словесных обозначений может быть не только графическим, но и звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим). Словесные элементы «LOVE SECRET» / «SECRET LOVE» имеют звуковую и смысловую тождественность, что подтверждается результатами социологического опроса, проведенного независимым третьим лицом - ООО «Яндекс». Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. Смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Истец считает, что для признания сходства товарного знака и спорного обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя. Угроза смешения имеет место, если товарный знак воспринимается потребителем за данное обозначение. Истцом также представлены возражения относительно заявки ответчика на регистрацию товарного знака «secret love», касаемо невозможности его регистрации в отношении товаров 25 класса МКТУ (л.д.90-91).

Ответчик дополнил отзыв ссылкой на отчеты реализации товаров за период с 01.08.2022 по 31.07.2023, отметив, что по договору оферты для продавцов на платформе OZON от 11.05.2022 №ИР-95017/22 ответчик производил реализацию спорного товара на маркетплейсе OZON только в период с 01.01.2023 по 31.05.2023. После получения претензии ответчик прекратил реализацию спорного товара. Сам товар был приобретен для последующей перепродажи у правообладателя товарного знака №958328 ООО «Тиншен» и представлял собой «Комплект белья JULYOU». По мнению ответчика, применительно к обстоятельствам данного дела, цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, составляет 273,97 рублей в день исходя из следующего: 500 000 рублей - стоимость использования товарного знака за 5 лет, 100 000 рублей в год, 273,97 рублей в день, 273, 97 рублей х 151 день (с 01.01.2023 по 31.05.2023) = 41 369,47 рублей (л.д.110-111). 

В судебном заседании представитель ответчика ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование доводов о необходимости привлечения к участию в деле указанного лица ответчик ссылается на то, что товарный знак истца №697311 был зарегистрирован  Роспатентом 11.02.2019 в период нахождения под правовой охраной на территории РФ с 14.03.2013 до 28.02.2022 международного товарного знака SECRET LOVE №1116766 и в случае установления судом тождественности или сходности до степени смешения обозначения SECRET LOVE с товарным знаком истца №697311, ответчик будет вынужден обратиться с иском к Роспатенту о признании недействительным решения о государственной регистрации товарного знака №697311.

Представитель истца возражал против заявленного ходатайства.

На основании части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

По смыслу указанной нормы основанием для привлечения к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является то, что судебный акт по делу может быть принят непосредственно о правах и обязанностях такого лица по отношению к кому-либо из лиц, участвующих в деле. Опосредованная заинтересованность такого лица в исходе спора не является основанием для его привлечения к участию в деле в соответствующем качестве.

Непривлечение таких лиц к участию в деле о нарушении исключительного права не препятствует предъявлению к ним иска в порядке регресса (абзац второй пункта 72 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Суд считает необходимым отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку в настоящем случае привлечение Роспатента к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, не является необходимым для правильного разрешения спора. 

До рассмотрения спора по существу, истцом дважды уточнялись требования, вначале истец изменил требование неимущественного характера и просил обязать ответчика прекратить использование товарного знака истца по свидетельству №697311 непосредственно на самом товаре – комплект белья "JULYOU", в окончательной редакции исковых требований истец отказался от требования неимущественного характера в связи добровольным прекращением ответчиком использования товарного знака №697311 и учитывая данное обстоятельство снизил размер взыскиваемой компенсации до 500 000 рублей (однократная стоимость права использования) (л.д.83-84, 130-133).

Изучив материалы дела, оценив доводы иска и возражений, выслушав представителей сторон, суд считает, что в части отказа от иска производство по делу подлежит прекращению, в остальной части уточненные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Часть 5 указанной статьи предусматривает, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Судом установлено и обстоятельства дела свидетельствуют, что отказ от иска в части заявлен законным представителем истца, не противоречит нормам действующего законодательства и не нарушает прав других лиц. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Судом установлено, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству №697311, представляющий из себя словесно-графическое обозначение "L♡VE SECRET underwear", дата государственной регистрации 11.02.2019, дата приоритета 04.06.2018, дата истечения срока действия исключительного права- 04.06.2028.

Товарный знак имеет правовую охрану в отношении товаров 25 класса (белье нижнее; боди (женское белье), бюстгальтеры; изделия трикотажные, одежда, пижамы, трусы, халаты, чулки) и 35 класса (демонстрация товаров, услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием интернет-сайтов) Международной классификации товаров и услуг (л.д.22-26). 

Из обстоятельств дела следует, что в результате поиска в сети "Интернет", правообладателем выявлен факт размещения ответчиком рекламы комплекта нижнего белья с надписью "Love Secret", а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя на маркетплейсе "Ozon". Фиксация нарушений произведена истцом при помощи скриншотов.

Факт реализации указанного товара от имени предпринимателя подтверждается кассовым чеком от 13.04.2023 на сумму 755 рублей, непосредственно спорным товаром, а также скриншотами интернет страницы (л.д.51, скриншоты в материалах электронного дела). 

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав, истцом в порядке досудебного урегулирования спора направлена ответчику претензия от 10.04.2023 (л.д.36-37).

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ), на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ). 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, а также размещение товарного знака в доменном имени является нарушением права на товарный знак. 

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу. 

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

Из приведенных норм материального права, а также из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании объекта интеллектуальной собственности. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему исключительного права, и факт использования соответствующего объекта ответчиком, при этом истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор. 

Суд также учитывает правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 №305-ЭС16-7224, согласно которой вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судом на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. 

Материалами дела подтверждается факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак №697311. 

Вместе с тем, ответчик полагает, что использование ответчиком слова «LOVE SECRET» не может нарушать права истца, поскольку обозначение «LOVE SECRET» не тождественно товарному знаку №697311. 

Оценивая данный довод ответчика, суд руководствуется следующим.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (далее - Правила №482) и пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление №10). 

Согласно пункту 41 Правил №482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 названных Правил №482.

В силу пункта 42 Правил №482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в пункте 42 Правил №482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Как разъяснено в пункте 162 Постановления №10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. 

В пункте 162 Постановления №10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

В соответствии с выработанными правоприменительной практикой подходами комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. При этом следует учитывать, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный, а также то, что значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемый путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

В силу пункта 32 Правил №482 к комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений. 

Товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, содержащее в себе как словесные, так и изобразительные элементы, соответственно противопоставленные обозначения могут быть подвергнуты сравнению с точки зрения их фонетического, графического и семантического сходства. 

Вопреки доводам ответчика, изобразительный элемент товарного знака в виде сердца однозначно прочитывается как буква «О» и образует слово «LOVE SECRET». Словесный элемент «LOVE SECRET» является основным элементом (доминирующим), так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При сходстве доминирующих словесных элементов обозначения признаются сходными (п. 7.1.2.4 Руководства). 

Словесные элементы «LOVE SECRET» имеют звуковую и смысловую тождественность, а также имеют графическое сходство, в силу того, что производят одинаковое общее зрительное впечатление, выполнены на кириллице, имеют сходное расположение букв по отношению друг к другу. 

При этом определяющим для установления семантического значения словесного обозначения является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, а его восприятие российскими потребителями. 

Графические различия спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков, связанные с наличием в них иных элементов, частично изменяющих восприятие товарных знаков, не играют в рассматриваемом случае существенной роли ввиду фонетического и семантического сходства тождества доминирующего словесного элемента, обусловленного близостью заложенных в сравниваемых обозначениях идей и их фонетической окраски. 

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: 

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; 

длительность и объем использования товарного знака правообладателем; 

степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); 

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Кроме того, наличие в товарном знаке истца слова underwear не делает обозначение, использованное ответчиком не сходным до степени смешения с данным товарным знаком, поскольку указанный элемент не является доминирующим элементом, а лишь делает акцент на ассортимент реализуемых товаров, характеризуют услуги, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован. 

Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 №2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

При этом суд полагает, что удаление с товарного знака, принадлежащего иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

Аналогичный подход отражен в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2017 №С01-279/2017 по делу №СИП-677/2016. 

Сравнивая противопоставленные обозначения, суд установил, что обозначение «LOVE SECRET», используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца по фонетическому, семантическому и графическому признакам, данное обозначение полностью повторяет товарный знак истца, т.е. фактически является тождественным ему. 

Материалами дела также подтверждается, что ответчиком осуществлялась деятельность по продаже товара (нижнего белья) на маркетплейсе «Ozon», при этом обозначение «LOVE SECRET» размещалось на самом товаре, указанное подтверждается представленными истцом скриншотами страниц маркетплейса «Ozon». 

Пунктом 55 Постановления Пленума №10 разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). 

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет". 

Согласно пункту 2.6 Информационной справки при рассмотрении дел, связанных с защитой исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, доказательства, полученные с использованием сети Интернет, являются относимыми, если фиксируют факт нарушения исключительных прав в тот период, за который предъявлено требование в конкретном деле (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2016 по делу №А40-124810/2014, постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2021 №С01-546/2021 по делу №А57-3035/2020). 

При этом относимость и достоверность представленных истцом доказательств ответчиками в установленном законом порядке не опровергнута, доказательства обратного суду не представлены, о фальсификации доказательств не заявлено (ст.ст. 65, 68, 161 АПК РФ). 

Ответчиком факт осуществления деятельности по продаже товара (нижнего белья) на маркетплейсе «Ozon» не оспаривался, кроме того, ответчик прекратил продажу нижнего белья с нанесением словесного обозначения «LOVE SECRET» после подачи истцом настоящего иска в суд. 

Таким образом, применительно к положениям пункта 2 статьи 1484 ГК РФ суд приходит к выводу, что исключительные права истца на товарный знак нарушались ответчиком путем размещения товарного знака на товаре, который предлагался к продаже, продавался в сети Интернет на маркетплейсе «Ozon». 

Суд также полагает, что реализуемые ответчиком товары однородны тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Очевидно, что товары, в отношении которых истцом осуществляется предложение к продаже и продажа, могут быть отнесены к одному роду, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности. 

Таким образом, довод ответчика об отсутствии нарушения также подлежит отклонению, поскольку противоречит фактическим обстоятельствам совершения нарушения. 

Суд, приняв во внимание, что факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления №10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно – в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. В ходе рассмотрения спора истцом заявленные требования уточнены, в результате чего он просит взыскать однократную стоимость права использования в размере  500 000 рублей. 

В целях определения цены использования товарного знака истец ссылается на договор коммерческой концессии от 08.02.2022, заключенный между ним (правообладатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО6 (пользователь), по условиям которого, правообладатель на срок действия настоящего договора предоставляет пользователю эксклюзивное исключительное право использования при осуществлении им предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав (далее - КИП) правообладателя в пределах территории и на условиях, определенных настоящим договором, а пользователь обязуется принять КИП правообладателя и своевременно уплатить правообладателю вознаграждение в порядке и на условиях, определенных положениями настоящего договора (пункт 2.1 договора) (л.д.30-32). 

Согласно пункту 2.2 договора в состав КИП правообладателя, которые правообладатель передает пользователю по настоящему договору, входят: 

-право использования товарного знака; 

-право использование брендбука; 

-право использования общего визуала; 

-право продажи фирменного белья, закупаемого у правообладателя, под товарным знаком. 

В соответствии с п. 2.3 договора пользователь вправе использовать КИП при осуществлении следующей предпринимательской деятельности – при оказании услуг по продаже товаров под товарным знаком правообладателя в онлайн магазине пользователя в формате сайта в сети интернет или страницы в Instagram, или страницы в ВКонтакте, в соответствии со следующими классами МКТУ: 25, 35. 

Согласно пункту 2.7 договора территория использования КИП: Удмуртская Республика, г. Можга. 

В разделе 3 сторонами согласованы цена договора и порядок расчетов. За предоставление права использования КИП, передаваемых по настоящему договору, пользователь уплачивает правообладателю денежное вознаграждение в порядке и на условиях, определенных настоящим разделом. Вознаграждение правообладателя состоит из паушального взноса и роялти (пункты 3.1-3.2). 

Согласно пункту 3.3.1 договора, паушальный взнос за право использования товарного знака правообладателя составляет 500 000 рублей. 

Согласно пункту 3.4.1 договора за использование прав, представленных согласно пунктам 2.2.2, 2.2.3, 2 2.4 договора пользователь ежемесячно, начиная с первого месяца начала работы предприятия, выплачивает правообладателю роялти в размере 3% от оборота пользователя в отчетном периоде. 

Роялти подлежит оплате, начиная с месяца, в котором произошло открытие предприятия. Оплата роялти осуществляется пользователем в срок, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Пользователь обязуется ежемесячно не позднее срока оплаты роялти направить правообладателю информацию о размере оборота за отчетный период (п.п.3.4.2-3.4.4 договора).

Договор прошел государственную регистрацию 02.08.2022, что подтверждается номером государственной регистрации договора РД0404462.

Исследовав условия договора коммерческой концессии от 08.02.2022, суд установил, что сторонами согласованы существенные условия и соблюдены требования пункта 2 статьи 1208 ГК РФ, договор согласно правилам статьи 432 ГК РФ является заключенным.

В соответствии с чеками по операции от 25.12.2021 и от 12.02.2022 ФИО6 осуществлена оплата истцу по счету от 21.12.2021 №1 в размере 50 000 рублей и от 11.02.2022 №1/2022 в размере 450 000 рублей, таким образом, пользователь по договору коммерческой концессии от 08.02.2022 приступил к его исполнению (л.д.34). 

Как разъяснено в п.61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Суд не вправе по своей инициативе изменять способ расчета суммы компенсации, такое право может быть реализовано только самим истцом. 

При этом в предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ. 

Суд отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу п.3 ст. 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы. 

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке ст. 65 АПК РФ. Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения. 

Как следует искового заявления с учетом принятого судом уточнения, истец заявил о взыскании компенсации в однократном размере стоимости права использования товарного знака в размере 500 000 рублей. 

Ответчик представил контрарасчет суммы компенсации, полагает, что размер компенсации, заявленный истцом, является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости и несоразмерен обстоятельствам и последствиям допущенного нарушения. 

При расчете исковых требований истец исходил из вознаграждения за использование товарного знака в размере 500 000 рублей, предусмотренного договором коммерческой концессии, заключенным между истцом и индивидуальным предпринимателем ФИО6 сроком на 5 лет (п. 9.1 договора). 

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, составляет 273,97 рублей в день исходя из следующего: 500 000 рублей - стоимость использования товарного знака за 5 лет, 100 000 рублей в год, 273,97 рублей в день, 273, 97 рублей х 151 день (с 01.01.2023 по 31.05.2023- период продажи спорного товара) = 41 369,47 рублей.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Вместе с тем определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации долж6на быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Такой вывод содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу №А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу №А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу №49-8814/2018, от 05.08.2020 №С01-613/2019 по делу №А05-10589/2018.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года №28-П и 24 июля 2020 года №40-П).

Указанная позиция изложена в Обзоре судебной практики №2, утвержденном Президиумом Верховного суда Российской Федерации 30.06.2021.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в размере 82 738, 94 рублей (двукратная стоимость права - 41 369,47 x 2). 

В данном случае суд определил иную стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом. 

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Истцом заявлен отказ от иска в части требования неимущественного характера, а также уточнены исковые требования, в связи с чем, в этой части госпошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.  

При уточненной сумме иска 500 000 рублей оплате подлежит государственная пошлина в размере 13 000 рублей. 

С учтём частичного удовлетворения исковых требований на ответчика относится сумма госпошлины в размере 2 152 рублей (13000*16,55%), в остальной части относится на истца. 

В силу п.2 ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств. 

Согласно ч.1 ст. 80 АПК РФ вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам. Арбитражный суд вправе сохранить вещественные доказательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, и возвратить их после вступления указанного судебного акта в законную силу (ч.2 ст. 80 АПК РФ). 

Вместе с тем, АПК РФ оговаривает специальные правила распоряжения вещественными доказательствами, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц (ч.3 ст. 80 АПК РФ). 

В случае, когда распространение материальных носителей, в которых выражено средство индивидуализации, приводит к нарушению исключительного права на это средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению (п.4 ст. 1252 ГК РФ). 

При таких обстоятельствах приобщенное в материалы дела вещественное доказательство (комплект нижнего белья) не может быть возращено и подлежит уничтожению. 

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, отказать. 

Уточнённые исковые требования принять к рассмотрению. 

Исковые требования удовлетворить частично.

Производство по делу в части обязания ответчика прекратить использование товарного знака №697311 путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе OZON, прекратить в связи с отказом истца от иска в этой части.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 321091700020000, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317183200043895, ИНН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака №697311 в размере 82 738, 94 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 152 рублей, всего 84 890 (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 94 копеек.  

В удовлетворении заявленных требований в остальной части отказать. 

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 317183200043895, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную платежным поручением от 12.05.2023 №562 государственную пошлину в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, Ессентуки город, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (Ленина проспект, дом 9, Черкесск город, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (Огородный проезд, дом 5, стр. 2, Москва город, 127254) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                                           З.Х. Тебуева