РЕШЕНИЕ

Дело № А40-218702/19-12-1744

г. Москва

24 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2019 года

Решение изготовлено в полном объеме 24 октября 2019 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

ОАО МЦЦС «Мосстройцены» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ЗАО «Визардсофт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

3-е лицо: ФИО2

о взыскании штрафа по договору №28-ВС от 10.10.2018 г. в размере 6.400.000 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

ОАО МЦЦС «Мосстройцены» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ЗАО «Визардсофт» (далее – ответчик) в пользу истца штрафа за нарушение условий договора от 10.10.2018 № 28-ВС в размере 6.400.000 рублей.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на незаконность и необоснованность предъявленных требований.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования истца подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истец утверждал, что между ОАО МЦЦС «Мосстройцены», далее Истец, и ЗАО «Визардсофт», далее Ответчик, заключен лицензионный договор от 10 октября 2018 № 28-ВС, далее Договор. В соответствии с данным договором Истец (Лицензиар) предоставил Ответчику Лицензиату) простую неисключительную лицензию на право использования на территории РФ Продукта, части Продукта (эталонная база данных «Сборник сметных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года, изменения и дополнения к эталонной базе данных, в формате (структуре базы данных) сметных программ Лицензиата) следующими способами:

- воспроизведение Продукта (части Продукта);

- распространение Продукта (части Продукта) как путем продажи экземпляров, так и путем передачи прав на использование (лицензия на использование) по сублицензионным договорам для последующего распространения другим организациям (сублицензиатам) или конечным пользователям сметных программ Лицензиата, именуемые далее Пользователи, для использования исключительно в целях составления и ведения сметной документации, а Лицензиат выплачивает за это Лицензиару вознаграждение на условиях настоящего договора.

Согласно условиям договора, Ответчик (Лицензиат) принял на себя ряд обязательств, в частности, при распространении Пользователям Продукта (части Продукта) каждый экземпляр сопровождать сертификатом Лицензиара (п. 3.2.3. Договора), не распространять Продукт (часть Продукта) без сертификата Лицензиара (п. 3.2.5. Договора), не проводить мероприятия, которые могут нанести финансовый или иной ущерб Лицензиару (пункт 3.2.11 Договора), ежемесячно предоставлять отчет о переданных Пользователям лицензиях, подтверждающих право использования Продукта (части Продукта), и суммах вознаграждения за переданные права (п. 3.2.13. Договора).

Соответственно, заключенным между сторонами лицензионным договором четко определены способы использования базы данных - воспроизведение и распространение конечным пользователям в комплекте с сертификатом Лицензиара и включение лицензий, переданных Пользователю, в отчет о распространении с последующей выплатой вознаграждения согласно отчету.

Однако, Ответчик допустил нарушение ряда условий по договору.

Истец получил информацию о нарушении его прав ответчиком из письма, полученного от ООО «Фирма СтройСофт» (исх. 7716-ПМ-16179 от 26.02.2019 г.).

Из письма следовало, что на официальном сайте разработчика программы для ЭВМ «SmetaWIZARD» (далее - Программа) ЗАО «ВИЗАРДСОФТ» (http://wizardsoft.ru) предложено использование Программы и сметно-нормативных баз в режиме Онлайн.

При обращении за данным сервисом специалистами ЗАО «ВИЗАРДСОФТ» было предложено перейти на сайт http://valinta.ru (далее - Сайт) и направить заявку на получение удаленного доступа к Программе на безвозмездной основе сроком на 3 (Три) дня с возможностью использования в формате Программы сметно-нормативных баз данных (далее - СНБ), в том числе баз данных Истца (ОАО МЦЦС «Мосстройцены») -«Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» (далее - СН-2012, Продукт), «Актуализация Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» (Сборник дополнений к СН-2012 № 1) (далее - Дополнение № 1 к СН-2012, часть Продукта).

11 февраля 2019 года с корпоративной электронной почты ЗАО «ВИЗАРДСОФТ», указанной в бланке заявки Ответчика на получение удаленного доступа к Программе, третьему лицу поступило письмо с указанием логина и пароля, позволяющих приступить к работе с Программой посредством удаленного подключения к рабочему столу на оборудовании Ответчика, и срока доступа к Программе - с 11.02.2019 16.00 по 14.02.2019 16.00., а во вложение к письму был направлен Порядок получения бесплатного доступа.

После запуска Программы третьему лицу была предоставлена возможность работы в Программе с экземплярами базы данных СН-2012 и базы данных Дополнения № 1 к СН-2012, принадлежащих Истцу.

Предоставив удаленный доступ к экземплярам баз данных, принадлежащих ОАО МЦЦС «Мосстройцены», Ответчик допустил следующие нарушения условий договора, заключенного с истцом:

Ответчиком было осуществлено воспроизведение (п. 1.5 Лицензионного договора) - запись в память ЭВМ на компьютер Ответчика экземпляра базы данных СН-2012 и экземпляра базы данных Дополнения № 1 к СН-2012, правообладателем которых является Истец, в целях предоставления удаленного доступа пользователям к данным, воспроизведенным экземплярам баз данных. При этом Ответчик не приобретал у истца лицензию на право пользования указанными базами данных истца и не производил их оплату. То есть, два экземпляра баз данных Истца были воспроизведены и установлены Ответчиком на компьютере Ответчика, то есть использовались Ответчиком без оформления необходимой документации и соблюдения условий, предусмотренных лицензионным договором.

Данные действия нарушают п. 3.2.12 лицензионного договора № 28-ВС от 10.10.2018 и влекут за собой ответственность в соответствии с пунктами 8.3 договора.

11.02.2019 был предоставлен удаленный доступ к экземпляру базы данных СН-2012 и экземпляру базы данных Дополнения № 1 к СН-2012 пользователю ФИО2, однако в отчет о реализации за февраль 2019 года данные экземпляры баз данных не были включены и сертификаты пользователю не были выданы.

Данные действия нарушают пункты 3.2.2, 3.2.3., 3.2.5, 3.2.8, 3.2.9., 3.2.12., 3.2.13 лицензионного договора № 28-ВС от 10.10.2018 и влекут за собой ответственность в соответствии с пунктами 8.3., 8.4. договора.

Пунктом 7.1. договора между Истцом и Ответчиком определено, что распространение Лицензиатом Продукта (части Продукта) Пользователям без соответствующего сертификата, выданного Лицензиаром, является нарушением имущественных прав Лицензиара и влечет за собой ответственность в соответствии с п.8.4. настоящего договора.

Согласно пункту 8.4. при выявлении случаев передачи Продукта (части Продукта) без соответствующего сертификата Лицензиат выплачивает в пользу Лицензиара штраф в размере двухсоткратной стоимости Продукта (части Продукта), распространенного без соответствующего сертификата.

15 июля 2019 года представитель Истца направил претензию Ответчику с требованием выплатить штраф за нарушение условий договора (от 12.07.2019 № 7717-ПМ-2260). 

17 июля 2019 года претензия была получена Ответчиком. 08.08.2019 Ответчик направил ответ на претензию (исх.820В), в ответе указано, что Ответчик не видит в своих действиях нарушений. До настоящего времени требования Истца не выполнены.

Ответчик, использовав экземпляры базы данных «Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» и экземпляры базы данных «Актуализация Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года», нарушил пункты 3.2.3., 3.2.5, 7.1. Договора, за нарушение которых пунктом 8.4. Договора предусмотрен штраф в размере двухсоткратной стоимости Продукта (части Продукта) в отношении которого произошло нарушение, что составляет:

- Лицензия на использование базы данных «Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» на одно рабочее место (воспроизведение, как это указано в п. 1 иска), стоимость 12 000 * 200 = 2 400 000;

- Лицензия на использование базы данных «Актуализация Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» на одно рабочее место (Сборник дополнений к СН-2012 № 1) (воспроизведение, как это указано в п. 1 иска), стоимость 4 000 * 200 = 800 000;

- Лицензия на использование базы данных «Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» на одно рабочее место, стоимость 12 000 * 200 = 2 400 000;

- Лицензия на использование базы данных «Актуализация Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» на одно рабочее место (Сборник дополнений к СН-2012 № 1), стоимость 4 000 * 200 = 800 000;

итого: 2 400 000 + 800 000 + 2 400 000 + 800 000 = 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей.

На основании изложенных обстоятельств истец обратился с настоящим иском.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Возражая по существу заявленных требований, ответчик указывает, что со своей стороны не допустил нарушений условий договора, поскольку истцом не представлено доказательств наличия исключительных прав в отношении предоставленного по договору результата интеллектуальной деятельности, а представленные истцом доказательства сами по себе подлежат отклонению как полученные с нарушением норм законодательства. 

Между тем, доводы ответчика подлежат отклонению как противоречащие фактическим обстоятельствам дела, и поскольку не подтверждены документально.

Ответчиком не заявлен встречный иск об оспаривании исключительных прав истца, в связи с чем довод ответчика о принадлежности базы данных истца иному лицу не опровергает основания иска и не может повлиять на решение суда и на оценку представленных истцом доказательств.

Доводы Ответчика о том, что договор должен быть зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации, далее Роспатент, является необоснованным, поскольку в соответствии с положениями ст. 1234 ГК РФ государственной регистрации полежит переход исключительного права в случаях и порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ.

Между истцом и ответчиком заключен лицензионный договор, который не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (ст. 1233 ГК РФ). Данное обстоятельство ответчик не оспаривает, указывает на осуществляемые им в пользу истца лицензионные платежи по заключенному договору.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453).

Соответственно, Ответчик, подписав лицензионный договор, своей волей и в своем интересе, принял на себя обязательства, определенные договором, и обязан его исполнять на определенных сторонами договора условиях. Истец не понуждал Ответчика заключить с ним лицензионный договор на базу данных Истца.

Существенными условиями лицензионного договора являются предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности и способы использования результата интеллектуальной деятельности (п.6 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор от 10.10.2018 № 28-ВС предусматривает и определяет данные существенные условия, предусмотренные законом для данной категории договоров, остальные условия определены договором по усмотрению и соглашению сторон, подписавших договор, и не могут изменяться, не исполняться по желанию только лишь одной из сторон. Любые отступления от условий договора являются нарушением согласованных условий и влекут за собой применение ответственности, определенной условиями договора.

Ответчик в своем отзыве и приобщенных Ответчиком доказательствах – акте № 99 от 30.04.2019, отчете по продажам базы данных за апрель 2019 года, выписанных на имя пользователя ФИО2 сертификатах, признает факт предоставления доступа к защищаемому законом продукту истца неограниченному кругу лиц, в частности указывая о том, что «Ответчик не обладает правомочиями и технической возможностью проверять, принадлежит ли каждый новый аккаунт лицензионному пользователю эталонной базы ...». Именно по указанной причине истец полагает действия ответчика неправомерными, в нарушение условий заключенного договора, влекущими применение штрафных санкций, предусмотренных договором.

Как усматривается из материалов дела, факт нарушения условий договора заключается в том, что согласно пп.3.2.3.,3.2.4, 3.2.5.,3.2.8, 3.2.13 Ответчик принял на себя обязательства при распространении пользователям продукта (экземпляра базы данных) каждый экземпляр сопровождать сертификатом Лицензиара, осуществлять распространение по ценам, определенным договором, и ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, предоставлять отчет о переданных в определенном месяце лицензиях (экземплярах). Однако в отчет за февраль, когда ФИО2 были переданы права использования базой данных, данная передача не была включена, сертификаты не были выданы. И только после того, как ответчику было заявлено о нарушении им условий лицензионного договора, Ответчик отчетом за апрель 2019 года предоставил информацию о выдаче сертификата и предоставлении права пользователю в отношении базы данных истца. Однако, третье лицо - ФИО2 - получение лицензий (экземпляров) баз данных в апреле 2019 года не подтверждает, заключение договора на использование также не подтверждает. Односторонние действия ответчика не создают правовых последствий и не являются доказательством в данном деле.

Сертификаты, копии которых Ответчик приобщил к материалам дела, только лишь в июне 2019 года были высланы с электронной почты Ответчика на электронную почту третьего лица - ФИО2 - с указанием в тексте письма, что передача прав на использование была осуществлена именно в феврале 2019 года.

Согласно пп. 3 п.2 статьи 1270 ГК РФ публичный показ произведения - любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения.

Ответчиком осуществлена именно передача права использования лицензии (экземпляра) базы данных пользователю с предоставлением третьему лицу индивидуального пароля и логина для доступа, а никак не демонстрация экземпляра в месте, открытом для свободного посещения.

В связи с изложенным, материалами дела подтверждаются утверждения истца о нарушении ответчиком условий лицензионного договора, в связи с чем требование о взыскании штрафа согласно условиям договора является обоснованным.

Между тем, ответчик также настаивал, что заявленная сумма неустойки не является соразмерной последствиям нарушения обязательства, поэтому подлежит уменьшению в порядке ст. 333 ГК РФ.

Согласно п.73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств, но не должна служить средством дополнительного обогащения кредитора за счет должника. 

Согласно Постановлению ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 марта 2016 г. N7 если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ. 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). 

Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, и уменьшает заявленный размер неустойки до 64.000 рублей, исходя из расчета штрафа в размере двукратной стоимости продукта. 

Таким образом, требования истца по основному иску подлежат удовлетворению в установленной части.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений. Ответчик не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны его доводы.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, и на основании ст.ст. 12, 14, 309, 310, 1235, 1237, 1252, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 49, 65, 67, 68, 70, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Визардсофт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф согласно договору №28-ВС от 10.10.2018 г. в размере 64.000 (шестьдесят четыре тысячи) руб. и государственную пошлину в размере 2.560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) руб.

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

Судья:     А.С.Чадов