ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А82-10321/2018

г. Киров

06 июля 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 июля 2020 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Горева Л.Н.,

судейМалых Е.Г., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2, 

без участия представителей сторон, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль»

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 30.11.2019 по делу № А82-10321/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 100 000 руб., 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (далее – истец, Компания) обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль» (далее – ответчик, заявитель, Общество) о защите исключительных прав на товарные знаки Лунтик, Кузя, Мила, персонажи Лунтик, Кузя, Пчеленок анимационного сериала «Лунтик», а также 1 873,90 руб. в возмещение судебных расходов.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 08.11.2018, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 12.04.2019, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в общем размере 90 000 рублей, а также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 3 300 рублей, на приобретение контрафактного товара 1 080 рублей, по оплате почтовых услуг 44 рубля 34 копейки. В остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2019 решение Арбитражного суда Ярославской области от 08.11.2018 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.04.2019 по делу № А82-10321/2018 отменены, дело № А82-10321/2018 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

При новом рассмотрении дела истец заявил об уточнении исковых требований: просит взыскать 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонажи Лунтик, Кузя, Пчеленок и Мила в виде двукратного размера стоимости права использования произведения; от требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Лунтик, Кузя и Мила отказался.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 30.11.2019 исковые требования удовлетворены.

Общество с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит изменить решение суда первой инстанции в части определения размера компенсации.

По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции подлежит изменению, поскольку размер компенсации определен судом необоснованно, при ее расчете должен быть принят во внимание объем допущенного ответчиком нарушения (изготовление одного торта, что не оспаривается ответчиком), а также стоимость исключительного права, приходящейся на одну единицу продукции, правомерно изготавливаемой по договору о предоставлении неисключительной лицензии от 01.01.2017. Расчет приведен ответчиком в апелляционной жалобе. Ответчик высказал сомнения в подлинности представленных истцом договоров, оригиналы которых не были представлены истцом в материалы дела. Заявитель также указывает, что суд первой инстанции при принятии решения не разрешил вопрос о повороте исполнения решения суда от 08.11.2018, а также не распределил судебные расходы по делу.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, доводы заявителя отклонил, просит оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 21.01.2020 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22.01.2020 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение детский мультсериал «Лунтик», а также персонажей мультфильма Лунтик, Кузя, Пчеленок, Мила, Баба Капа, Генерал Шер, паук Шнюк, Корней Корнеич, Рак Чикибряк, Пиявка, Вупсень и Пупсень, Пескарь Иванович, ФИО3, Бабочка, Тетя Мотя, Светлячки Тим и Дина, Муравей на основании договора на создание аудиовизуального произведения от 30.03.2005, заключенного между ООО Студия анимационного кино «Мельница» и гражданином ФИО4, а также дополнительного соглашения № 2 к договору от 15.06.2005, представленных в материалы дела (мультипликационный сериал с рабочим названием «Ерошка» («Лунтик»).

 Как следует из искового заявления, в порядке самозащиты права, предусмотренной статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ), 14.08.2017 в кафе «Андерсон», расположенном по адресу: 

<

...>, представителем истца был приобретен торт с размещенными на нем марципановыми фигурками: Лунтик, Мила, Кузя, Пчеленок, размещенные с нарушением исключительных прав истца на объекты интеллектуальной собственности, которые последнее не передавало ответчику. 

В подтверждение факта реализации товара ответчиком истец ссылается на фото товара, квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 10.08.2017, гостевой счет от 10.08.2017, видеозапись покупки товара, из которых следует, что товар реализован ООО «АндерСон Ярославль» 14.08.2017. 

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу  пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации персонаж произведения как часть охраняемого объекта также подлежит правовой охране в соответствии с положениями авторского права. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных авторских прав на спорные персонажи аудиовизуального произведения «Лунтик».

Согласно пункту 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считаются следующие действия: воспроизведение произведения, распространите, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров произведения, прокат оригинала или экземпляров произведения, публичное исполнение произведения, сообщение в эфир, по кабелю; ретрансляция, перевод или иная переработка произведения, практическая реализация, доведение произведения до всеобщего сведения.

По смыслу положений указанной статьи использованием персонажа  может являться, в частности воспроизведение в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально, переработка изображения, под которой понимается создание нового производного персонажа на основе характерных черт изначального.

Факт предложения к продаже торта с фигурками, имитирующими спорных персонажей,  подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается. Правомерность использования произведения ответчиком не доказана.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Право выбора способа определения компенсации нарушенных прав принадлежит истцу.

В рассматриваемом случае истцом заявлены требования о взыскании с ответчика компенсации, исчисленной в двукратном размере стоимости права использования произведения, что по расчету истца  составляет 100 000 руб. 

При указанном виде компенсации в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

Пунктом 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 59 Постановления № 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования произведения, истец представил:

- агентский договор № Л-Т/1 от 28.07.2008, заключенный между ООО «Студия Анимационного кино «Мельница» (принципал) и ООО «Той хауз» (агент), предметом которого является заключение агентом от своего имени, но за счет и по поручению принципала юридические и иные действия, направленные на заключение с третьими лицами сделок (договоров), предметом которых является использование охраняемых элементов фильма «Лунтик и его друзья» при производстве продукции и проведении зрелищных мероприятий;

- лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии № 30/01/2017 от 01.01.2017, заключенный между ООО «Той Хауз» и ООО «КП Алтуфьево», согласно которому лицензиар предоставил лицензиату неисключительную лицензию на использование в продукции – кондитерские торты охраняемых элементов фильма «Лунтик и его друзья», в т.ч. на использование охраняемых элементов фильма (образы/изображения персонажей: Лунтик; Пчеленок; Кузя; Мила; Пуспень; Вуспень; Корней Корнеевич; Мудрый Пекарь; Муравей).

В силу пункта 2 приложения № 2 к указанному лицензионному договору за предоставление неисключительной лицензии сроком на два календарных года вознаграждение лицензиара составляет 50 000 руб. пунктом 4 приложения № 2 к лицензионному договору сторонами согласован минимальный тираж по каждому наименованию продукции за календарный год, который составил 31 единицу продукции, то есть 62 единицы за два календарных года использования лицензии.

Истец просил взыскать 100 000 руб. (50 000 руб.х2) компенсации из расчета стоимости исключительного права на основании лицензионного договора № 30/01/2017 от 01.01.2017 о предоставлении неисключительной лицензии.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, исходил из установленной в договоре цены – вознаграждения лицензиара за предоставление использования исключительного права лицензиату.

Вместе с тем, судом первой инстанции не приняты во внимание условия договора, установленные в приложении № 2 к нему – финансовом соглашении, которое предусматривает такие обстоятельства исполнения сторонами договора, как срок действия предоставленной неисключительной лицензии, а также тираж согласованной сторонами продукции, выпускаемой лицензиатом с использованием предоставленных исключительных прав.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 61 постановления № 10, для определения размера компенсации указанные условия договора являются существенными обстоятельствами. 

Из материалов дела следует, что нарушение исключительных прав истца составляет один зафиксированный случай использования ответчиком изображений спорных персонажей при изготовлении одной единицы продукции (одного торта). 

В то же время плата по лицензионному соглашению в размере 50 000 рублей установлена для тиража продукции, составляющего минимум 62 единицы товара. При таких условиях стоимость правомерного использования одной единицы продукции с использованием охраняемых изображений согласно условиям предоставленного лицензионного договора составляет 806 рублей 45 копеек. 

Учитывая, что вменяемое ответчику нарушение состоит в незаконном изготовлении одной единицы продукции с нарушением исключительных прав истца, применение при расчете размера компенсации полной договорной цены не является обоснованным, соответствующим материалам дела, объему и степени допущенного ответчиком нарушения. Соглашаясь с доводами заявителя апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что компенсация в размере 1612 рублей 90 копеек соответствует цене, которая взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал ответчик. Такой размер компенсации соответствует объему нарушения прав истца.

При изложенных обстоятельствах апелляционная жалоба заявителя подлежит удовлетворению, решение суда первой инстанции в части определения размера компенсации подлежит изменению как несоответствующее установленным судом обстоятельствам дела (пункт 2 статьи 269, пункт 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в части.

Доводы ответчика относительно того обстоятельства, что судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения не разрешен вопрос о повороте исполнения решения Арбитражного суда Ярославской области от 08.11.2018, рассмотрены судом апелляционной инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.

Статьей 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливается порядок разрешения вопроса о повороте исполнения судебного акта.  

Пунктом 1 указанной статьи установлено, что вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается арбитражным судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый судебный акт.

Если в постановлении об отмене или изменении судебного акта нет указаний на поворот его исполнения, ответчик вправе подать соответствующее заявление в арбитражный суд первой инстанции (пункт 2 указанной статьи).

Заявление о повороте исполнения судебного акта рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 324 настоящего Кодекса (пункт 3 статьи 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, неразрешение в обжалуемом решении вопроса о повороте исполнения ранее отмененного судебного акта не препятствует обращению ответчика в суд первой инстанции с заявлением в порядке, установленном статьями 326, 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований уплаченная истцом при подаче иска государственная пошлина относится на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 65 рублей.

В связи с удовлетворением кассационной и апелляционной жалоб ответчика соответствующие судебные расходы относятся на истца.

В связи с уточнением (уменьшением) размера исковых требований в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции излишне уплаченная Компанией государственная пошлина в размере 1 500 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

В соответствии с частью 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист на основании настоящего постановления выдается Арбитражным судом Ярославской области.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль» удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 30.11.2019 по делу № А82-10321/2018 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 612 рублей 90 копеек компенсации за нарушение исключительных прав.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 65 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АндерСон Ярославль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 935 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 1 500 рублей государственной пошлины, уплаченной чеком-ордером от 17.05.2018 № 240.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

Л.Н. Горев

Судьи             

ФИО5

ФИО1