СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254 

http://ipc.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Москва 24 января 2017 года Дело № А32-5628/2016 Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2017 года. 

Полный текст постановления изготовлен 24 января 2017 года.  Суд по интеллектуальным правам в составе:  

председательствующего Васильевой Т.В., судей Кручининой Н.А., Уколова С.М., рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу 

индивидуального предпринимателя ФИО1 на  решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.06.2016  (судья Николаев А.В.) по делу № А32-5628/2016 и постановление  Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2016  (судьи Чотчаев Б.Т., Ванин В.В., Величко М.Г.) по тому же делу  

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (Санкт-Петербург, ОГРНИП 

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1  (Краснодарский край, ОГРНИП 

<

***>),  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «АКВА НОРД  ФИШИНГ» (ул. Михайлова, д. 17, корп. 7, Санкт-Петербург, 195009,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак.  

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: извещен, не явился, 

от ответчика: ФИО3 (по доверенности от 20.03.2016),  от третьего лица: извещен, не явился,  

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее –  истец, ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Краснодарского  края с иском (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации) к индивидуальному  предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик,  ИП ФИО1) о взыскании компенсации за незаконное  использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации   № 253540 в размере 100 000 рублей  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено  общество с ограниченной ответственностью «АКВА НОРД ФИШИНГ»  (далее – третье лицо, общество «АКВА НОРД ФИШИНГ»).  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 10.06.2016  иск удовлетворен.  

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда  от 18.09.2016 решение Арбитражного суда Краснодарского края  от 10.06.2016 оставлено без изменения.  

Не согласившись с указанными судебными актами,  ИП ФИО1 обратилась с кассационной жалобой, в которой,  ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм  материального и процессуального права, а также на несоответствие  выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение  Арбитражного суда Краснодарского края от 10.06.2016 и постановление  Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2016 отменить  

или изменить полностью и принять новый судебный акт об отказе в  удовлетворении иска или уменьшении размера компенсации и судебных  расходов.  

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами при принятии  оспариваемых судебных актов не полностью выяснены все обстоятельства,  имеющие существенное значение для дела, не обоснован размер  взысканной компенсации, не учтен критерий соразмерности взыскиваемой  суммы компенсации. При взыскании судебных издержек за проведение  экспертного осмотра (исследования) в размере 20000 рублей судом первой  инстанции не учтено, что указанная сумма является чрезмерно  завышенной и необоснованной.  

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель  ИП ФИО1 поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней  изложенным.  

ИП ФИО2 и общество «АКВА НОРД ФИШИНГ»,  надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения  жалобы, в суд кассационной инстанции не явились, что согласно части 3  статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.  

Выслушав представителя ответчика, обсудив доводы кассационной  жалобы, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации правильность  применения судами норм материального и процессуального права,  соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и  установленным фактическим обстоятельствам исходя из доводов  кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам полагает, что  кассационная жалоба подлежит удовлетворению ввиду следующего.  

Как усматривается из материалов дела, ИП ФИО2 является  правообладателем товарного знака по свидетельству Российской  

Федерации № 253540 с датой приоритета 03.12.2002. Правовая охрана  указанному товарному знаку предоставлена, в том числе, для товаров 28-го  класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации  знаков.  

В торговой точке, расположенной по адресу: Краснодарский край,  ст. Ивановская, ул. Рыночная 40 а, ТК ООО «Лиза», ответчиком был  реализован товар – плетеный рыболовный шнур в количестве 1 шт.,  стоимостью 300 рублей, на упаковке которого имеются изображения,  которые, по мнению истца, сходны до степени смешения с  принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству Российской  Федерации № 253540.  

В подтверждение факта приобретения указанного товара в  материалы дела представлен товарный чек от 19.08.2015, а также  видеосъемка процесса приобретения названного товара.  

Полагая, что, осуществляя реализацию данного товара,  ИП ФИО1 допустила нарушение исключительных прав на  товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 253540, истец  обратился в арбитражный суд с вышеуказанным требованием, рассчитав  размер компенсации исходя из двукратного размера средней годовой  стоимости права использования одного товарного знака, определенной на  основании договора от 05.08.2014 о предоставлении неисключительной  лицензии на право использования семи товарных знаков.  

Установив факт нарушения исключительных прав истца ответчиком  на указанный товарный знак, суд первой инстанции удовлетворил исковые  требования в полном объеме. При определении размера компенсации суд  первой инстанции согласился с расчётом истца, указанном в исковом  заявлении. Также судом первой инстанции взысканы судебные издержки в  размере 20336 руб., включающие в себя расходы, понесенные истцом на  проведение экспертного осмотра (исследования) продукции (20000 руб.),  

расходы на покупку товара (300 руб.) и почтовые расходы (36 руб.), так  как, по мнению суда, несение указанных издержек напрямую связано с  обращением истца за судебной защитой в рамках данного дела.  

Рассматривая апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции  согласился с выводами суда первой инстанции.  

Между тем судами не учтено следующее. 

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак  (правообладателю), принадлежит исключительное право использования  товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса  любым не противоречащим закону способом (исключительное право на  товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной  статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на  товарный знак.  

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено  для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых  товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного  знака:  

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые  производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на  выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот  на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с  этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;  

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский  оборот;  

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об  оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;  

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других  способах адресации.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя  сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для  индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или  однородных товаров, если в результате такого использования возникнет  вероятность смешения.  

Как разъясняется в пункте 13 Информационного письма Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122  «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с  применением законодательства об интеллектуальной собственности»  вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом  факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения  экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в  случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях,  предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов  интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при  нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо  возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за  нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при  доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель,  обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера  причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных  обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.  

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты  компенсации за каждый случай неправомерного использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за  допущенное правонарушение в целом.  

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель  вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения  убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти  миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера  нарушения (подпункт 1) либо в двукратном размере стоимости товаров, на  которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере  стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из  цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за  правомерное использование товарного знака (подпункт 2).  

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с  введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд,  учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок  незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,  степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений  исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки  правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и  справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям  нарушения.  

В постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 Президиум Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер  компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной  

собственности должен определяться исходя из необходимости  восстановления имущественного положения правообладателя. Это  означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в  котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности  использовался правомерно.  

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов о размере  взысканной компенсации нельзя признать обоснованными, поскольку они  сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих  значение для дела, и с нарушением норм процессуального права.  

Частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации установлено, что принимаемые арбитражным  судом решения, постановления, определения должны быть законными,  обоснованными и мотивированными.  

Судебный акт является законным, если он вынесен в строгом  соответствии с подлежащими применению по делу нормами  материального права и при соблюдении норм процессуального права.  

Судебный акт является обоснованным, если в нем изложены все  имеющие значение для дела обстоятельства, всесторонне и полно  выясненные в судебном заседании, и приведены доказательства в  подтверждение выводов об установленных обстоятельствах дела, правах и  обязанностях сторон.  

В соответствии со статьей 162 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации суд должен непосредственно исследовать  доказательства по делу и в соответствии со статьями 170 и 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указать в  решении и постановлении доказательства, на которых основаны его  выводы об обстоятельствах дела, мотивы, по которым суд отверг те или  иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование  требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.  

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд должен оценить доказательства и доводы,  приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих  требований и возражений, определить, какие обстоятельства, имеющие  значение для дела, установлены, и какие не установлены.  

В нарушение указанных положений судами не дана какая-либо  оценка доводам ответчика о том, что 1) заявленный размер компенсации за  один случай незаконного использования товарного знака на товаре  стоимостью 300 руб. необоснованно завышен, формула расчета неверная;  2) судебные расходы в размере 20000 рублей за проведение экспертного  осмотра (исследования) продукции не только завышены, но и в  соответствии арбитражным процессуальным законодательством не  подлежат возмещению, т.к. данный документ не является экспертным  заключением.  

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов сделаны  без исследования и установления обстоятельств, имеющих значение для  правильного рассмотрения и разрешения дела по существу. Размер  компенсации, подлежащей взысканию, судом первой инстанции не  мотивирован и не обоснован с учетом принципов разумности и  справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям  нарушения. Указание суда первой инстанции на то, что правообладатель  самостоятельно посчитал возможным снизить размер компенсации в  двукратном размере стоимости права использования товарного знака до  100 000 руб., считая данную сумму достаточной для восстановления его  нарушенного исключительного права, не снимает с суда первой инстанции  обязанности установить период незаконного использования товарного  знака, соразмерность заявленной суммы компенсации, ее обоснованность,  проверки формулы расчета.  

Не были устранены эти недостатки и при рассмотрении дела в суде  апелляционной инстанции.  

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной  инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление  суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм  процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не  соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле  доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть  признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат  отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд  Краснодарского края.  

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное,  исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела  обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц,  участвующих в деле и имеющимся в деле доказательствам и, исходя из  этого, принять законный и обоснованный судебный акт.  

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на  новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов  разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.  

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.06.2016 по делу   № А32-5628/2016 и постановление Пятнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 18.09.2016 по тому же делу отменить.  

Дело № А32-5628/2016 направить на новое рассмотрение в  Арбитражный суд Краснодарского края.  

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию  Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного  производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий Т.В. Васильева  

Судьи Н.А. Кручинина  

 С.М. Уколов