РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-112049/22-110-816

г. Москва

24 июля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 24июля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "БЭСТ ПРАЙС" (141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ ГОРОД, ПОБЕДЫ УЛИЦА, 11, ОГРН: 1075047007496) к обществу с ограниченной ответственностью "АРМТОРГ" (129347, ГОРОД МОСКВА, ПАЛЕХСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 131, Э/ПОМ/К/ОФ 1/I/11/8, ОГРН: 1187746806521) о взыскании 33 000 000 руб.,

Третье лицо- общество с ограниченной ответственностью "АГРОТОРГ" (191025, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 90/92, ОГРН: 1027809237796),

при участии:

от истца – Кудинова  А.В. по дов.  от  07.12.2022,

от ответчика- Баклаева  К.С. по дов.  от  20.09.2022,

от ООО "АГРОТОРГ"-Сысов  А.Г. по дов.  от  11.02.2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БЭСТ ПРАЙС" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АРМТОРГ" о взыскании 33 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки №№523139, 664749, о запрете использовать обозначение сходное со знаками обслуживания №№523139, 664749 в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне товарных знаков №№523139, 664749.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью "АГРОТОРГ".

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "БЭСТ ПРАЙС" является правообладателем следующих товарных знаков:

25.09.2014 - на имя Истца был зарегистрирован комбинированный товарный знак «PARTY»  по свидетельству № 523139, дата приоритета - 15.02.2013, в отношении товаров 03, 09, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 28 классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (далее по тексту - «МКТУ»), в том числе: 28 - безделушки для вечеринок [знаки внимания].

30.07.2018 - на имя Истца был зарегистрирован комбинированный товарный знак «PARTY»  по свидетельству № 664749, дата приоритета - 20.04.2017, в отношении в отношении товаров 04, 08, 09, 16, 21, 25, 26 в том числе: 25 - колпаки маскарадные; шляпы маскарадные; (далее по тексту - Товарные знаки).

26.04.2021 - Истцу стало известно о нарушении ООО «Армторг» (далее -«Ответчик») принадлежащего ООО «Бэст Прайс» исключительного права на Товарные знаки, выразившемся в использовании ООО «Армторгр» обозначения «PARTY», сходного до степени смешения   с товарными знаками № 523139 и № 664749 путем предложения к продаже и продажи товаров -колпаки праздничные входящих в перечень товаров 28 и 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 523139 и № 664749.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ»), Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Истец не давал своего согласия Ответчику на использование Товарных знаков.

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вопросы, связанные с определением степени сходства обозначений и/или товарных знаков регламентируются в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О введении в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Правилами, утвержденными Приказом Минэкономразвития России № 482 от 20.07.2015 г., (далее - «Правила»).

В соответствии с вышеуказанными Правилами, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно правовой позиции ВАС РФ, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и для его установления не требуется проведение экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».)

Сходство   до   степени   смешения   обозначения   «PARTY»  и комбинированного товарного знака «PARTY» 

На основании п. 44. Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

внешняя форма;

наличие или отсутствие симметрии;

смысловое значение;

вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в данных пунктах, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сравнение словесного элемента обозначения «PARTY» и словесного элемента «PARTY» товарного знака по свидетельству РФ № 523139. Товарный знак по свидетельству РФ № 523139 тождественный товарному знаку по свидетельству РФ № 664749.

Фонетика: сравниваемые обозначения тождественные. 

Графика: словесный элемент «PARTY» товарного знака по свидетельству РФ № 523139 представляет собой обозначение, выполненное стилизованным шрифтом, латинскими заглавными буквами. Каждая буква обозначения имеет различный цвет.

Обозначение «PARTY» используемое ООО «Армторг», выполнено стилизованным шрифтом, латинскими заглавными буквами. Каждая буква обозначения имеет различный цвет.

Семантика: сравниваемые словесные элементы, тождественные в обоих обозначениях «PARTY», согласно словарю WordReference (https://www.wordreference.com/enru/party) в переводе с английского языка имеют одинаковое значение - вечеринка, праздник, партия, сторона.

Анализ сравниваемых словесных элементов обозначений на звуковое, фонетические и графическое сходство свидетельствует о том, что словесный элемент упаковок ООО «Армторг», «PARTY», тождественен словесному элементу зарегистрированного товарного знака по свидетельству РФ № 523139 «PARTY».

Сравнение обозначений «PARTY» и «PARTY» по виду и характеру изображений, сочетанию цветов и тонов.

Вид и характер изображений: Обозначение «PARTY» по свидетельству РФ № 523139 представляет собой стилизованные разноцветные буквы латинского алфавита, образующие словосочетание «PARTY».

Обозначение, используемое ООО «Армторг», представляет собой стилизованные объемные разноцветные буквы латинского алфавита, образующие словосочетание «PARTY».

Цвета: в обоих используемых обозначениях представлены зеленый, синий, красный, розовый, желтый цвета одинаковых оттенков. В товарном знаке по свидетельству РФ № 523139 также дополнительно используется оранжевый цвет.

Анализ сравниваемых обозначений по виду и характеру изображений, сочетанию цветов и тонов, показало их сходство до степени смешения.

Товарный знак № 523139 зарегистрирован в отношении следующих классов товаров МКТУ 03, 09, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 28, в том числе: 28 - безделушки для вечеринок [знаки внимания]; шляпы бумажные для праздников; шары воздушные.

Товарный знак № 664749 зарегистрирован в отношении товаров 04, 08, 09, 16, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ в том числе: : 25 - колпаки маскарадные; шляпы маскарадные.

Согласно п.7.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Минэкономразвития

РФ № 128 от 24.07.2018, Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

ООО Бэст Прайс зарегистрировано в качестве юридического лица 01.06.2007 года. Правообладатель осуществляет деятельность по розничной торговле в том числе и товаров для праздника, маркированных товарными знаками «PARTY» по свидетельствам РФ №№523139, 664749.

ООО «Армторг» осуществляет деятельность по розничной торговле на принадлежащих ему торговых точках, то есть деятельность по оказанию услуг по реализации товаров, в том числе и товаров для праздника. Таким образом, деятельность «Армторг» следует отнести к услугам 35 класса МКТУ.

Обозначение «PARTY» «Армторг» использует в отношении реализации тех же товаров, в отношении которых зарегистрированы знаки Правообладателя. Это товары 25,28 классов МКТУ. Применительно к данному спору надлежит оценивать не услуги сами по себе, а их однородность с товарами, которые указаны в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 523139, 664749.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретные услуги, например, «Продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»» предназначены для введения в гражданский оборот конкретного товара - лекарственных средств, фармацевтических препаратов и материалов медицинского назначения - то есть, товаров, которые указаны в перечне Товарного знака либо товаров, являющихся им однородным.

При изложенной ситуации товары, например, «безделушки для вечеринок [знаки внимания]; шляпы бумажные для праздников; шары воздушные» и услуги по предложению к продаже указанных товаров могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения и являются однородными.

В п. 7.2.3. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ);

«издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»

Положения законодательства призваны защищать интересы как производителя товара, так и потребителя - путем недопущения индивидуализации товаров сходными обозначениями, так как это может привести к дезориентации потребителя и «размыванию» знака.

Использование Товарных знаков Правообладателя в отсутствие разрешения, является нарушением исключительного права такого правообладателя, то есть нарушением исключительного права Истца.

Ответчик факт нарушение не оспорил,  однако оспорил размер компенсации.

В соответствии с положениями п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - «Постановление»):

«Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.»

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 61 Постановления, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, то доводы Ответчика о несогласии с заявленным Истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной Истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении Ответчика (с учетом абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 28-П и 24 июля 2020 г. N 40-П).

Поскольку между ООО «Бэст Прайс» и ООО «Агроторг» заключен договор неисключительной лицензии сроком на один год на территории РФ для товарного знака №523139 и товарного знака №664749 (Дата и номер государственной регистрации договора: 03.04.2020 РД0329832), вознаграждение за предоставление неисключительной лицензии по вышеуказанному договору составило 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей 00 коп.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Между ООО «Армторг» (именуемый в договоре Агент) и ООО «Агроторг» (именуемое в договоре Принципал) заключен агентский договор № 196/1 от 30 декабря 2019 года, по которому ООО «Армторг» обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет ООО Агроторг совершать сделки по розничной продаже через магазин агента товара, передаваемого принципалом агенту в рамках договора.

Между ООО «Армторг» и ООО «Агроторг» заключен договор коммерческой концессии № 196 от 30 декабря 2019 года, по которому Ответчик имеет право использовать в предпринимательской деятельности право на использование товарного знака свидетельство 554730 с приоритетом 05.09.2013г. на территории: Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, 7 п. 2-1.

Согласно пунктам 5.1.12, 6.1.1., 6.5.5. Агентского договора № 196/1 от 30 декабря 2019 года ассортимент товара, порядок и условия его реализации определяются исключительно ООО «Агроторг», Ответчик обязан только поддерживать остаток не менее 95% ассортимента и объема установленного к реализации.

Таким образом, Ответчик продает исключительно тот товар, который ему поставляет ООО «Агроторг» без возможности отказаться от реализации какого-либо товара.

ООО   «Армторг»   получило   от   ООО   «Агроторг»   указание   в   виде информационного письма ЦО № 150 от 14 мая 2021 года убрать с реализации товары ECONTA со словом PARTY, а именно:

ECONTA набор свечей с постав. 24 шт.,

ECONTA набор шаров надув. 25 шт.,

ECONTA набор колпаков 6 шт.,

ECONTA трубочки для напитков 50 шт.,

ECONTA тарелка бумаж.однораз.230мм. 6 шт.,

ECONTA трубочки-дудки 6 шт.,

ECONTA трубочки бум.коктейльные 14 шт.

Соответственно, до указанного срока Ответчик не знал о том, что не имеет право торговать товарами со знаком ECONTA PARTY, но даже если бы знал не имел бы права отказаться от его продажи по условиям Агентского договора.

Далее от ООО «Агроторг» поступали указания о том, что продукцию ECONTA без слова PARTY необходимо вернуть в продажу.

В связи с тем, что на чеках, представленных Истцом в качестве доказательств исковых требований указаны следующие продукты:

Чек от 26.04.2021 года ECONTA набор колпаков 6 шт. стоимостью 34,99 рублей;

Чек от 26.05.2025 года ECON. Колпаки 6 шт. стоимостью 59,99 рублей;

Чек от 22.08.2021 года ECONTA колпаки 6 шт. стоимостью 59,99 рублей.

То можно сделать вывод, что по этим чекам приобреталась продукция ECONTA без слова PARTY, (т.к. наименование продукции в чеке не соответствует наименованиям продукции со словом PARTY, как они заведены в торговой программе).

Ст. 1252 и ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ»), позволяют правообладателю заявить самостоятельные либо совместные требования о защите принадлежащих ему исключительных прав к любому из хозяйствующих субъектов в цепочке от производителя спорного товара до продавца, доводящего этот товар до конечного потребителя, поскольку, применительно к спорной ситуации, связанной с реализацией товара с размещенными на нем спорными изображениями, использование объекта интеллектуальной собственности не исчерпывается производством такого товара.

Незаконным использованием является и предложение спорного товара к продаже, и его продажа, и демонстрация на выставках и ярмарках, а равно любое иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе хранение, перевозка с этой целью, а также ввоз товара на территорию Российской Федерации.

Между тем, в материалы дела представлено заключение специалиста №03/23/157-ЕК от 30.01.2023, которое содержит следующие выводы по определнию стоимости прав использования товарных знаков (номера государствннной регистрации 523139, 664749) на условияхх простой (неисключительной) лицензии с объемом передаваемых прав согласно техническому заданию.

Специалистом сделаны следующие выводы, что рыночная стоимость права использования товарного знака (номер государственной регистрации 523139) на условиях простой (неисключительной) лицензии за период с 26.04.2021 по 26.05.2022 на территории, расположенной по адресу: Московская обл., г. Котельники, 3-й Покровский проезд, 7, в отношении товаров класса МКТУ 28 составляет за указанный период 5 280 руб.

Рыночная стоимость права использования товарного знака (номер государственной регистрации 664749) на условиях простой (неисключительной) лицензии за период с 26.04.2021 по 26.05.2022 на территории, расположенной по адресу: Московская обл., г. Котельники, 3-й Покровский проезд, 7, в отношении товаров класса МКТУ 25 составляет за указанный период 5 800 руб.

Вместе с тем, суд полагает, что компенсация в заявленном Истцом размере, является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав Истца с нарушением прав и свобод Ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает компенсацию в размере 110 800  рублей , исходя из стоимости  использования по заключению специалиста  5 280 руб.   и  5 800 руб. ,  период по чекам(с апреля по  август 2021).

Согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации [...] в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака

При этом проводя аналогию с заключенным договором (Дата и номер государственной регистрации договора: 03.04.2020 РД0329832) Истец не учитывает необходимые сравнимые обстоятельства, что противоречит п. 61, п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», например: 

•Территориальный признак (позволяет сопоставить территорию разрешенного использования товарного знака по лицензионному договору и «географию» правонарушения);

•Классы МКТУ (которые позволяют сравнить количество и состав разрешенных классов МКТУ с классами, видами товаров и услуг при фактическом правонарушении);

•Срок действия лицензионного договора и длительность нарушения (использования товарного знака).

В связи с чем    компенсация в размере  110 800 руб., по убеждению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного Ответчиком нарушения, направлен на восстановление имущественного положения Истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя. 

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АРМТОРГ" (ОГРН: 1187746806521)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "БЭСТ ПРАЙС" (ОГРН: 1075047007496)110 800 руб. компенсации  ,  631 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко