Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-8473/2022

г. Хабаровск

20 октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 13.10.2022 г.

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Дюковой С.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Общества с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 108811, 

<

...> км (п. Московский), домовлад 4, стр. 1, этаж 8, блок б)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>, помещ. 128)

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительного предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 125252, 

<

...>, этаж 2, комната 4)

о защите исключительных прав на товарный знак и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 400 000 руб. 00 коп.

 

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2 по доверенности от 17.01.2022 г. (онлайн);

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом;

от третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопуск» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Энергопуск» о признании администрирование ответчиком доменного имени energo-pusk.ru нарушением прав истца и запретить ответчику использовать товарный знак № 749624 в доменном имени energo-pusk.ru в сети Интернет и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 400 000 руб. 00 коп.

Определением от 01.06.2022 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительного предмета спора привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

В судебном заседании 25.08.2022 г. в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дважды объявлялся перерыв до 10.10.2022 г. до 14 час. 30 мин. и до 13.10.2022 г. до 14 час. 30 мин.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей  в судебное заседание не обеспечили.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, возражений не заявил.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика и третьего лица.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в иске.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, истец - Общество с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) является правообладателем товарного знака № 749624, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 749624. Данный товарный знак зарегистрирован Федеральной службой интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 05.03.2020 г.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 07, 09, 11, 42 классов МКТУ.

В соответствии с заявкой № 2019738924 приоритет товарного знака «ЭНЕРГОПУСК» установлен с 07.08.2019 г. Использование обозначения «ЭНЕРГОПУСК» в отношении аналогичных видов деятельности и товаров после 07.08.2019 г. без разрешения правообладателя является нарушением исключительных прав.

Истцом было выявлено наличие в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информационного ресурса, расположенного по адресу: http://energo-pusk.ru/ (далее - Сайт). На Сайте осуществляется предложение поставки электротехнического оборудования, а также предоставление различных сервисных, инженерно-консультационных услуг производственного и научно-технического характера в области энергетики с указанием обозначения «ЭНЕРГОПУСК».

В ходе проведения истцом осмотра и фиксации нарушения было установлено, что администратором доменного имени energo-pusk.ru является ответчик, что подтверждается информацией, полученной посредством сервиса доменных имен WHOIS. Данные в графе «Администратор домена» содержат сведения – «ENERGOPUSK, LLC» (ООО «ЭНЕРГОПУСК») и ИНН 

<

***>. Информация, размещенная на сайте, включая раздел «Контакты» также подтверждает данное обстоятельство.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ в отношении истца, истец приобрел исключительное право на полное фирменное именование - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПУСК» 26.01.2006 г.

При этом как следует выписки из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, ответчик имея полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПУСК» зарегистрирован в реестре 16.11.2021 г., то есть значительно позже, чем регистрация фирменного наименования истца (26.01.2006 г.) и товарного знака (05.03.2020 г.). 

Сфера деятельности ответчика аналогична сфере деятельности истца - торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой, материалами, электродвигателями, электрогенераторами и трансформаторами.

Фирменное наименование ответчика тождественно фирменному наименованию истца.  Кроме того, дизайн сайта ответчика схож с дизайном сайта истца, используются одинаковые цвета (оранжевый, синий, белый, чёрный), схожи логотипы и фавиконы сайтов, что подтверждается сравнительной таблицей. 

Полагая, что данными действиями нарушаются исключительные права истца на товарный знак № 749624, истец направил ответчику претензию № 1 от 20.01.2022 г. с требованием о прекращении нарушении исключительных прав, а также с требованием передать истцу право администрирования доменного имени

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» (далее также - Постановление № 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Перечень объектов охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, приведенный в статье 1225 ГК РФ, является исчерпывающим.

Доменное имя в качестве охраняемого объекта интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации в указанной статье, а также в иных нормах, не поименовано.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из положений вышеназванной статьи, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления № 10 в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как установлено судом, и не оспорено ответчиком, истец является правообладателем товарного знака № 749624, правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 9, 11, 42  классов МКТУ. Истец приобрел исключительное право на полное фирменное именование - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПУСК» 26.01.2006 г.

Судом установлено, что ответчик является администратором доменного имени energo-pusk.ru. При этом как следует выписки из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, ответчик, имея полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПУСК» зарегистрирован в реестре 16.11.2021 г., то есть значительно позже, чем регистрация фирменного наименования истца (26.01.2006 г.) и товарного знака (05.03.2020 г.). 

Как указано в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом от 13.12.2007 г. № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта.

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, разрешение вопроса о наличии или отсутствии сходства между обозначениями, противопоставляемыми товарному знаку, является вопросом факта, разрешается судом при оценке доказательств и по общему правилу не требует специальных познаний.

Суд, сравнив зарегистрированный товарный знак, содержащий словесный элемент energo-pusk.ru. и обозначение в доменном имени, используемое ответчиком в предпринимательской деятельности, установил их сходство до степени смешения.

Кроме того суд, проанализировав перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и предлагаемые ответчиком к продаже товары (электротехническое оборудование, машины, аппаратура, материалы, электродвигатели, электрогенераторы, трансформаторы), пришел к выводу об однородности товаров ответчика товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств, истец не передавал ответчику прав использования товарного знака.

Доменное имя не является объектом исключительных прав в связи с чем, не имеет правового значения дата регистрации домена по отношению к дате регистрации товарного знака, действующее гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета и регистрации средства индивидуализации.

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления № 10).

В пункте 158 Постановления № 10 также разъяснено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование о запрете использовать (администрировать) доменное имя.

Таким образом, при заявлении требований о запрете использования и передаче прав администрирования надлежащему правообладателю в предмет доказывания входит установление в действиях администратора по приобретению права на доменное имя акта недобросовестной конкуренции.

Следуя правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 г. № 5560/08, по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

В силу параграфов 4 (a) (i - iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В данном случае недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4 (a)(iii), согласно параграфам 4 (b) (i - iv) Политики ICANN определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например: (iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Судом установлено, что посредством интернет-сайта ответчиком осуществлялось предложение к продаже продукции, что следует из протокола осмотра доказательств (интернет-сайта) от 17.01.2022 г.

Ответчик является коммерческой организацией, размещенная на сайте информация об ответчике и его товарах (услугах) носит коммерческий характер, доказательств иного использования, в том числе использования сайта в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, в материалы дела не представлено.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц ответчик осуществляет деятельность, связанную с продажей электротехнического оборудования, машин, аппаратур, материалов, электродвигателей, электрогенераторов, трансформаторов.

Таким образом, заявленная в соответствии с общероссийским классификатором деятельность ответчика конкурирует с видами предпринимательской деятельности, оказываемой истцом.

Истцом используется товарный знак для предложения к продаже товаров посредством веб-сайта правообладателя http://energo-pusk.ru/, ответчик доменное имя energo-pusk.ru также использует в своей коммерческой деятельности.

Оценивая обстоятельства дела суд пришел к выводу о наличии совокупности условий, сформулированных в Политике ICANN, которые позволяют квалифицировать данные действия в качестве акта недобросовестной конкуренции, а именно:

1) спорное доменное имя "energo-pusk.ru" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, используя спорное обозначение "energo-pusk.ru" в коммерческом обороте в составе доменного имени, ответчик осуществлял предпринимательскую деятельность, привлекал пользователей сети "Интернет" на сайт http://energo-pusk.ru/, путем создания сходства со средством индивидуализации истца;

2) из обстоятельств дела следует, что ответчик не мог не знать о том, что использование спорного доменного имени привлечет дополнительное внимание к предпринимателю и его товарам и услугам;

3) ответчик осуществляет деятельность, конкурирующую с видами деятельности истца, в связи с чем, у потребителей создается ложное впечатление, что сайт ответчика принадлежит истцу;

4) ответчик не имеет прав и законных интересов в отношении доменного имени "energo-pusk.ru", при этом довод ответчика о том, что доменное имя зарегистрировано и используется администратором добросовестно отклоняется, поскольку ответчик не доказал наличие у него права на использование товарного знака истца; подобные действия не вытекают из обычаев делового оборота.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 г. № 5560/08 действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

С учетом изложенного факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак нашел свое подтверждение представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными координационным центром 05.10.2011 г., пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

По смыслу разъяснений правовой позиции, приведенных в пункте 158 Постановления № 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

Таким образом, требования истца об установлении ответчику запрета использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения в доменном имени и передаче права администрирования сайта, являются специальными способами защиты нарушенного права, которые направлены на пресечение действий, нарушающих исключительное право истца на товарный знак, восстановление права использования законным правообладателем своего средства индивидуализации и не противоречат действующему законодательству.

Поскольку доказательств прекращения ответчиком администрирования спорного домена и передаче соответствующего права истцу в материалы дела не представлено, исковые требования истца подлежат удовлетворению.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В Постановлении от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая характер спорных нарушений, установленные судом обстоятельства дела, длительный период нарушения ответчиком исключительного права истца и продолжение ответчиком его нарушения на дату судебного заседания с учетом установленной недобросовестности ответчика и использование им спорного домена, требование истца о выплате компенсации в заявленном размере является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины взыскиваются с ответчика в пользу истца в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Признать администрирование Обществом с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) доменного имени energo-pusk.ru нарушением прав Общества с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) использовать товарный знак № 749624 в доменном имени energo-pusk.ru в сети Интернет.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Энергопуск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 400 000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме  11 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                                     С.И. Дюкова