РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-95472/2020-134-639

18 августа 2021 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена  07 июля 2021 г.

Решение в полном объёме изготовлено 18 августа 2021 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД) (150040, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.10.2002, ИНН: 

<

***>)

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРМОТОРС» (125599 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ИЖОРСКАЯ ДОМ 6 ЭТ 8 ПОМ 9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2005, ИНН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 4 476 514,58 руб.

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЛОКОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЦЕНТР» (142714, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.07.2006, ИНН: 

<

***>)

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность № 62 от 01.08.2019 г., диплом)

от ответчика: ФИО3 (удостоверение адвоката, доверенность № 7 от 15.07.2020 г.)

от третьего лица: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н от 01.08.2020 г., диплом)

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД) (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «БЕРМОТОРС» (далее – ответчик) о взыскании денежных средств в размере 4 476 514,58 руб. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «МОЛОКОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЦЕНТР».

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск.

Представитель Третьего лица в судебном заседании поддержал правовую позицию Ответчика.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО «БЕРМОТОРС» (Ответчик) 04.04.2018 г. представило на Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования) Балтийской таможни декларацию на товары в электронной форме № 10216170/040418/0031881 на вывоз товара «двигатель ремонтный со всеми агрегатами для трактора К-700, изготовитель - общество «ММЦ», артикул 238НДЗ-1000186, количество - 6 штук», общей стоимостью 31 560,00 евро, что по курсу, указанному в декларации, составляло 2 238 257,29руб., о чем Истцу стало известно в ходе рассмотрения дела №А56-135726/2018. Согласно прилагаемых документов изготовителем двигателей указано ООО «ММЦ».

В ходе проведения таможенного контроля установлено, что на отдельных деталях двигателей имеются обозначения, сходные с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 545535 и № 175637. 

Правообладателем указанных товарных знаков является ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). 

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) не давало согласие ООО «БЕРМОТОРС» на использование товарного знака «ЯМЗ» на двигателях, изготовителем, которых является ООО «ММЦ», также между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и ООО «БЕРМОТОРС», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и ООО «ММЦ» отсутствуют лицензионные договоры, дающие право на использование товарных знаков № 545535 и № 175637.

Согласно выводам товароведческих экспертиз, проведенных Эксперто-криминалистической службой регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Санкт-Петербург (на основании определений таможни) было установлено, что спорные товары представляют собой восстановленные (ремонтные) двигатели, восстановленные из комплектующих деталей как бывших в эксплуатации, так и новых; основой для восстановления служат серийные двигатели ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

25.03.2020 г. истец заказным письмом с уведомлением в адрес ответчика направил претензию № 785/01-38 от 24.03.2020 г. о выплате компенсации в двукратном размере в сумме 4 476 514,58руб.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ). 

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В силу пункта 3 статьи 1252 в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик указал, что для проведения восстановительного ремонта двигателей ООО «Молоковский Моторный Центр» осуществлялось приобретение отработавших моторесурсов двигателей ЯМЗ, находящихся в свободном обороте на рынке, а также приобретение запасных частей как новых, так и бывших в употреблении, на которых уже имелись товарные знаки, правообладателем которых является ПАО «Автодизель, после чего и проводился восстановительный ремонт.

Исходя из того, что ООО «Молоковский Моторный Центр» не наносило товарные знаки, принадлежащие ПАО «Автодизель», на основные элементы двигателя или на навесное оборудование, поскольку товарные знаки имелись на них в момент приобретения, Ответчик утверждает, что нарушение прав Истца на товарные знаки отсутствует.

Кроме того, Ответчик ссылается на то, что ООО «Бермоторс» приобретало данные двигатели без цели ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а осуществило их поставку на территорию Республики Куба покупателю, в распоряжении которого имелись сведения о характеристиках товара (ремонтные двигатели), а также о лице, осуществлявшим ремонт двигателей.

Из пояснений третьего лица следует, что ООО «ММЦ»   приобретало детали у ООО «Комплекс»; ООО ТК «Агродизель» (ИНН 

<

***>, г.Ярославль); ООО АС «Комплект» (ИНН 

<

***>, Ярославская обл., д.Кузнечиха); ООО «Движение Плюс» (ИНН 

<

***>, г. Москва); ООО «АльфаАвто» (ИНН 

<

***>, г.Москва); ООО фирма «ЛВА» (ИНН 

<

***>, Ульяновская обл. г. Димитровград); ФИО5; ООО «Лидер»; ООО «Авто-Альянс» (ИНН 

<

***>, г. Москва) ; АО «Костромской завод автокомпонентов» (ИНН 

<

***>, г. Кострома).

Вместе с тем, в рамках дела А56-135726/2018 Балтийская таможня обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью "БЕРМОТОРС" (далее - общество "БЕРМОТОРС") к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В постановлении от 12.09.2019 N С01-682/2019 по делу N А56-135726/2018, Суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами судов об исчерпании обществом "Автодизель" исключительного права на товарный знак, указав на неправильное применение судами нормы статьи 1487 ГК РФ, поскольку судами не установлено, что обществом "БЕРМОТОРС" экспортировался товар, определяемый теми же индивидуальными и/или родовыми признаками, что и товар, который ранее был введен в гражданский оборот правообладателем товарных знаков либо с его согласия, а напротив, установлено, что предназначенный для экспорта товар обладает не свойственными оригинальному товару общества "Автодизель" признаками, выводы судов об исчерпании обществом "Автодизель" исключительного права на товарный знак свидетельствуют о неправильном применении судами нормы статьи 1487 ГК РФ к обстоятельствам данного дела.

Из материалов дела следует, что в результате действий ООО «ММЦ», заявившим себя производителем 6 двигателей ЯМЗ-238НДЗ, появились 6 ремонтных двигателей «индивидуальной сборки», содержащие товарные знаки ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), а также, как следует из обозначения комплектации и из утверждений ответчика, эти двигатели являются двигателями производства ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Однако, двигателями производства ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) может являться тот двигатель, который не содержит контрафактных деталей, содержит в себе детали производства ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и/или определённых производителей.

В двигателях же ООО «ММЦ» имеются детали, маркированные товарными знаками «ЯМЗ», иных изготовителей, с которыми у ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) не были заключены лицензионные договоры и не было предоставлено право использования товарных знаков «ЯМЗ» для нанесения на производимые ими детали, например, турбина; также имеются детали без маркировки товарными знаками «ЯМЗ», но не тех производителей, которые используются ЯМЗ для производства двигателей, например, генератор – ввезен из Китая (счет-фактура № Я0023784/1 от 20.02.2018 г.).

Степень вмешательства в двигатель, его отличия от того двигателя, что производится заводом, замена составляющих двигатель элементов такова, что он никак не может называться двигателем ЯМЗ-238НДЗ производства ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), вводиться в гражданский оборот как продукция ЯМЗ и содержать в себе товарные знаки, а также указание на товарные знаки в паспорте двигателя.

Таким образом, в ходе исследования доказательств суд приходит к выводу об отсутствии достаточных доказательств того, что детали с товарными знаками, права на которые принадлежат истцу, были правомерно исполльзованы Ответчиком.  Ссылка на закупку у иных лиц не подтверждает оригинальность составляющих двигателей, в связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии исчерпания обществом «Автодизель» исключительного права на товарные знаки, в защиту которых предъявлен иск.

Использование товарного знака «ЯМЗ» при маркировке измененного товара создает возможность (опасность) смешения производителя товара (ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)) и лица, изменившего товар. Нахождение в продаже аналогичных товаров, маркированных сходным до степени смешения с товарным знаком, приводит к введению в заблуждение потребителей.

Следовательно, факт правонарушения подтвержден имеющимися в деле доказательствами, которые полностью согласуются между собой по целому ряду вышеуказанных фактических обстоятельств.

При этом ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства, подтверждающие факт использования спорных товарных знаков с разрешения правообладателя. Доказательства, подтверждающие правомерность использования товарных знаков, ответчиком в материалы дела не представлено.

Закупив третьего лица спорные двигатели,  с нанесенным на них товарным знаком истца, и осуществив действия, направленные на экспорт (вывоз товара с таможенной территории) данного товара, тем самым осуществило его оборот на территории Российской Федерации.

Сама по себе покупка контрафактного товара для иностранного лица – не освобождает ответчика от обязанности по соблюдению законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, поскольку общество должно было знать о существовании зарегистрированного товарного знака .Поскольку согласия на использование принадлежащих истцу товарных знаков ответчику не выдавалось, следовательно, ответчик  незаконно использовал чужой товарный знак без согласия правообладателя.

Поскольку применение мер ответственности возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае было установлено на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и не опровергнуто ответчиком, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Требование о взыскании компенсации было определено на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. В распоряжении Общества (из материалов дела А56-135726/2018) имеется Дополнительное соглашение № 14 от 14.12.2017 г. к контракту № 2015-03-18-2 от 18.03.2015 г., спецификация к нему, а также декларация на товары № 10216170/040418/0031881. Из указанных документов следует, что стоимость вывозимых товаров (6 двигателей) составляла 31 560,00 евро, что по курсу, указанному в декларации, составляло 2 238 257,29 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч двести пятьдесят семь рублей 29 копеек), что является фактической ценой продажи третьему лицу.

Таким образом, истцом был определен размер компенсации, подлежащей выплате в двукратном размере, что составляет 4 476 514,58 рублей.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Основываясь на положениях статей 1252 и 1515 ГК РФ, судом проверен расчет компенсации, осуществленной истцом, и признан верным.

Компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности - превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, поскольку ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суду необходимо определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены реализуемых товаров, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Как следует из материалов дела, ответчиком не была оспорена цена, а также не приведены доказательства, обосновывающие доводы в пользу обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

С учётом установленных обстоятельств по делу, а также  принимая во внимание характер нарушения и отсутствие в рассматриваемом деле оснований для снижения компенсации на основании заявления ответчика,  суд считает, что размер компенсации, обоснованный двукратной стоимостью товара, в полной мере отвечает критериям определения размера компенсации.

Оснований для снижения размера компенсации судом не установлено, в связи с чем исковые требования о взыскании компенсации в размере 4 476 514, 50  руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

 В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «Бермоторс»  в пользу Публичного акционерного общества «Автодизель» (Ярославский моторный завод)   компенсацию в размере   4 476 514, 50  руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере  45 383   руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья:                                                                             Е.В.Титова