СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-14043/2021-ГКу

г. Пермь

05 июля 2022 года

Дело № А60-33276/2021

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:судьи  Власовой О.Г. 

рассмотрев в порядке ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон апелляционную жалобу ответчика, общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ»

решения Арбитражного суда Свердловской области от 15 сентября 2021 года (резолютивная часть от 06 сентября 2021 года)

принятое в порядке упрощенного  производства по делу № А60-33276/2021,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «АГРОС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о защите исключительного права,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Пермская компания нефтяного машиностроения» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области к обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ» (далее – ответчик) с иском о защите исключительных прав.

Просит запретить обществу с ограниченной ответственностью «Техномаш»  изготовление, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей тяжелых бурильных труб ТБТ-127, а также тяжелых бурильных труб с альтернативными номенклатурными наименованиями, в которых использована полезная модель «Тяжелая бурильная труба» (Патент РФ № 194158, дата регистрации: 29.11.2019, дата приоритета: 01.08.2019).

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Техномаш»  опубликовать решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении исключительного права в печатном издании «Деловой журнал Neftegaz.RU» (свидетельство СМИ: ПИ № ФС 77 - 46285) и в электронной версии журнала «Нефтегаз.ру» (свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77 -45346) с указанием действительного правообладателя и следующим сопроводительным текстом: «Решением арбитражного суда удовлетворены требования Общества с ограниченной ответственностью «Пермская компания нефтяного машиностроения»  к Обществу с ограниченной ответственностью «Техномаш» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) о защите исключительных прав на Полезную модель «Тяжелая бурильная труба» (Патент РФ № 194158, дата регистрации: 29.11.2019, дата приоритета: 01.08.2019) правообладателя Общества с ограниченной ответственностью «Пермская компания нефтяного машиностроения».

Взыскать с ООО «ТЕХНОМАШ» в пользу ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения»  компенсацию в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на Полезную модель «Тяжелая бурильная труба» (Патент РФ № 194158, дата регистрации: 29.11.2019, дата приоритета: 01.08.2019), 25000 руб. – в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в соответствии с гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15 сентября 2021 года (резолютивная часть от 06 сентября 2021 года) исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы указывает на не привлечение в качестве третьих лиц, редакций изданий «Деловой журнал Neftegaz.RU», «Нефтегаз.ру».

Суд первой инстанции неправильно применил статью 1252 ГК РФ в отношении требования о публикации судебного акта; требования о запрете использования; требования о взыскании компенсации.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

На истце лежит бремя доказывания факта совершения противоправного действия (бездействия), истец должен обосновать характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также наличия причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими последствиями в виде возникновения убытков. Размер компенсации истцом не обоснован.

Суд не дал оценку доводам ответчика о снижении размера компенсации.

Отмечает, что необходимо исследовать изделие и формулу полезной модели, которая содержит не только качественные показатели, но и количественные, которые должны быть измерены. Чтобы сделать такой вывод необходимы специальные познания.

Ответчик оспаривает выводы эксперта в заключении от 22.03.2021, представленным истцом и подготовленным Патентным поверенным ФИО1

Помимо этого обращает внимание на то, что истец не подтверждает представленным нотариальным протоколом осмотра сайта www.hilonggroup.com, что ответчик предлагает к продаже на указанном сайте тяжелые бурильные трубы с использованием полезной модели по патенту № 194158. В связи с этим, нотариальный протокол осмотра сайта не имеет отношения к установлению обстоятельств, имеющих значения для рассмотрения дела и не является относимым доказательством по делу.

Определением от  10.11.2021 апелляционная жалоба ответчика принята к производству Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, с указанием на рассмотрение апелляционной жалобы в срок до 10.01.2022.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2021 производство по делу № А60-33276/2021 приостановлено вынесения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражений ООО "ТЕХНОМАШ" против выдачи патента №194158 на полезную модель.

Определением суда от 14.06.2022 производство по делу №А60-33276/2021 возобновлено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Дело рассмотрено без вызова лиц, участвующих в деле, в соответствии со ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте суда www.17aas.arbitr.ru, а также в общедоступной автоматизированной информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Пермская компания нефтяного машиностроения" (далее - Истец, Правообладатель) с 1993 года производит и обеспечивает сервисное обслуживание оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на территории Пермского края и других регионов России. Производит и серийно выпускает следующую продукцию: утяжеленные (УБТ), толстостенные (ТБТ), ведущие (ВБТ), немагнитные бурильные грубы, переводники и патрубки бурильных колонн, оказывает услуги по инспекции и ремонту стальных бурильных труб всех типов и пр. 

Кроме того, истец является обладателем исключительных прав на различные результаты интеллектуальной деятельности. В частности, истцом зарегистрирована Полезная модель "Тяжелая бурильная труба" (Патент РФ № 194158, дата регистрации: 29.11.2019, дата приоритета: 01.08.2019). 

Сведения об указанном патенте (в том числе о правообладателе, о формуле патента и пр.) размещены в свободном доступе на официальном сайте РОСПАТЕНТ, а также в Интернет-сервисе " Яндекс. Патенты".

25.11.2020 между истцом и ООО "АРГОС" (далее - Третье лицо. Заказчик) был заключен Договор подряда № 155/ПКН/2020/БР-21/156 от 25.11.2020 на выполнение работ по дефектоскопии и ремонту бурильной трубы.

В рамках исполнения указанного договора истцу третьим лицом была передана с целью проведения дефектоскопии и ремонта тяжелая бурильная труба (ТБТ-127, маркированная "TECHNOMASH SPEC 7-1 1419 логотип 03 20 HWDP 5 HEIDS50 MADE IN RUSSIA").

В соответствии с сопроводительными документами на трубу, а также согласно маркировке, нанесенной на тело трубы, установлено, что ее производителем является Общество с ограниченной ответственностью "Техномаш" (далее - Ответчик).

В результате осмотра и замера переданной истцу трубы было установлено, что в ней без согласия Правообладателя использовано техническое решение, защищенное патентом истца.

Поскольку истец не давал согласия (не заключал лицензионный договор с ответчиком) на использование его полезной модели при изготовлении ответчиком спорной бурильной трубы, следовательно, ответчик использовал полезную модель истца незаконно, чем допустил нарушение его исключительного права.

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1252, 1346, 1354, 1358, 1375, 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" пришел к выводу о доказанности факта нарушении ответчиком исключительных прав истца на полезную модель, охраняемую патентом № 194158, в связи с чем удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Однако суд апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из предмета и оснований настоящего иска, истец должен доказать принадлежность ему исключительного права на использование спорной  полезной  модели и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик должен доказать, что такое нарушение отсутствует.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Роспатентом было принято к рассмотрению возражение ответчика (ООО «ТЕХНОМАШ») против выдачи патента на полезную модель, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

В соответствии с главой 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в связи с тем, что данные обстоятельства могут повлиять на законность принятого судебного акта, арбитражный суд приостанавливает производство по делу на срок до момента устранения данных обстоятельств.

Как указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.10.2018 N 2683-О, положения пункта 1 части 1 статьи 143 и пункта 1 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предписывающие арбитражному суду приостановить производство по делу (до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда) в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом, являются гарантией вынесения судом законного и обоснованного решения и не предполагают их произвольного применения. Вопрос о необходимости приостановления производства по делу разрешается арбитражным судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 142 Постановления N 10, при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

С учетом изложенных разъяснений, определением апелляционного суда от 17.12.2021 рассмотрение настоящего дела было приостановлено до рассмотрения Роспатентом возражений против выдачи патента на полезную модель № 194158.

Решением Роспатента от 26.04.2022 удовлетворены возражения заявителя от 10.11.2021 и патент Российской Федерации на полезную модель № 194158 признан недействительным полностью.

Материалы дела не содержат документов, что решением Роспатента от 26.04.2022 было обжаловано.

Как отмечено в пункте 139 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия.

Таким образом, признание патента недействительным означает, по сути, признание его отсутствующим с момента выдачи.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 139 Постановления N 10 разъяснил, что не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Поскольку решением Роспатента от 26.04.2022 правовая охрана на полезную модель по патенту № 194158, на котором истец основывает свои требования, признана недействительной полностью, у истца отсутствовали какие-либо исключительные права на полезную модель, правовая охрана на указанный патент не действует с 26.04.2022.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Вместе с тем, в настоящее время установлено отсутствие у истца правовой охраны на полезную модель по патенту № 194158, что исключает возможность защиты прав и законных интересов истца. 

Признание патента № 194158 недействительным полностью свидетельствует о том, что право на иск у общества с ограниченной ответственностью «Пермская компания нефтяного машиностроения» отсутствовало изначально, а также является основанием для отказа истцу в удовлетворении заявленных им требований в полном объеме. 

Иных доказательств, подтверждающих наличие у истца исключительных прав на полезную модель, кроме основанных на патенте № 194158, признанном недействительным, в материалы дела не представлено.  

Таким образом, принятое по делу решение подлежит отмене на основании пунктов 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильным применением норм материального права, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ» - удовлетворению.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по настоящему делу относятся на истца.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 сентября 2021 года по делу №А60-33276/2021 отменить, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ» - удовлетворить. 

Обществу с общества с ограниченной ответственностью «Пермская компания нефтяного машиностроения» в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пермская компания нефтяного машиностроения» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ» расходы по государственной пошлине в размере 3000 руб.

Постановление может быть обжаловано по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

 

Судья

О.Г. Власова