АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                          

                                                                                                                         Дело №А65-15467/2020 

Дата принятия решения – 13 апреля 2021 года 

Дата объявления резолютивной части – 06 апреля 2021 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Б.Ф. Мугинова, при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Вахитовой К.М.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Виноконьячный завод "Альянс-1892", Калининградская область, г.Черняховск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Триумф", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о запрете использовать на сайте в сети Интернет обозначения «Трофей», взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак (с учетом уточнения),

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «Инновация» (ОГРН 

<

***>), Общество с ограниченной ответственностью «Ситиникс»,

с участием: 

представителя истца – ФИО1 по доверенности от 16.02.2020, 

представителя ответчика – ФИО2 по доверенности  от 13.11.2020,

представителя третьего лица (ООО «Инновация») - ФИО2 по доверенности  от 08.01.2021, 

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 06.07.2020 поступило исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Виноконьячный завод "Альянс-1892", Калининградская область, г.Черняховск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Триумф", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о запрете использовать на сайте в сети Интернет обозначения «Трофей», взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.07.2020 исковое заявление оставлено без движения.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.08.2020 срок оставления искового заявления без движения продлен.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.08.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.10.2020 установлены основания для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.11.2020 принято уточнение в части запрета ответчику использовать обозначение «Трофей» также на сайте www.камский-трофей.рф, а также в части увеличения суммы компенсации до 3 000 000 руб., предварительное судебное заседание отложено.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.12.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Инновация», дело назначено к судебному разбирательству.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.01.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Ситиникс», судебное разбирательство отложено.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.03.2021 судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании представитель ответчика заявила ходатайство о приобщении к материалам дела рецензии, ходатайство о вызове подготовившего его специалиста для дачи пояснений.

Представитель истца возражал против приобщения.

Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с  частями 1, 2 статьи 159, частью 5 статьи 184, частью 2 статьи 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынесено протокольное определение об удовлетворении ходатайства и приобщении указанного документа к материалам дела.

На вопрос суда представитель ответчика пояснила, что специалист может дать пояснения по тем вопросам, которые отражены в заключении.

Арбитражный суд не установлены основания для удовлетворения ходатайства ответчика о вызове подготовившего заключение специалиста для дачи пояснений, поскольку данное процессуальное действие не соотносится со ст.87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, кроме того, при наличии письменного заключения заслушивание пояснений в устном порядке является нецелесообразным.

Представитель истца поддержал исковые требования, рецензию считал ненадлежащим доказательством, на вопросы суда пояснил, что необходимости в перерыве или отложении для ознакомления с рецензией не имеется, что истец занимается изготовлением и реализацией алкогольной продукции, имеет обособленные подразделения, склады, имеет направление по железнодорожной перевозке, подразделений и деятельности по направлениям, перечисленным в 43 классе МКТУ, не имеет.

Представитель ответчика возражала по существу иска, акцентировала внимание на том, что направлениями деятельности истца являются только производство и сбыт алкоголя, тогда как направлениями деятельности ответчика и третьего лица - отель и ресторан.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Истец является правообладателем исключительного права на товарный знак №287499 (словесное обозначение «Трофейный») в отношении товаров и услуг следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ):

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; саке; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; аудит, бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; запись сообщений; интерактивная реклама в компьютерной сети; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; секретарское обслуживание; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; курсы заочные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное электронными публикациями; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования и обучения]; пансионаты; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат видеофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировки]; субтитрование; услуги казино [презентации, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; цирки; шоу-программы.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; в том числе: аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.

Срок действия регистрации товарного знака продлен до 12.02.2023.

Обращаясь с исковым заявлением, правообладатель указал, что ответчиком путем размещения на сайтах www.trofei-kzn.ru и  www.камский-трофей.рф используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Трофейный», в связи с чем просил запретить ответчику использовать  на указанных сайтах, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, аккаунтах и других источниках рекламы обозначений «Трофей» в отношении 33, 35 и 43 классов МКТУ, а также взыскать с ответчика компенсацию в размере 3 000 000 руб. (с учетом уточнения).

В силу ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно ч.1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

В силу п.1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами. 

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. 

В соответствии со ст.1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п.1 ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Гражданского кодекса Российской Федерации РФ.

Согласно п.3 ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. 

В силу указанного и положений ч.1 ст.65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак образец  входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, производящего на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Согласно разъяснениям, изложенным в п.75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В соответствии с п.162 указанного постановления вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Из материалов дела следует, что общество «Триумф» 25.08.2016 обратилось в Роспатент с заявкой № 2016731431 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения в отношении услуг 43-го класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы], аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, дома для престарелых, закусочные, кафе, кафетерии, мотели, пансионы, пансионы для животных, прокат кухонного оборудования, прокат мебели, столового белья и посуды, прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток, прокат передвижных строений, прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды, рестораны, рестораны самообслуживания, создание кулинарных скульптур, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги кемпингов, ясли детские».

Решением Роспатента от 14.07.2017 в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака отказано в связи с наличием зарегистрированного в отношении однородных услуг 43-го класса МКТУ товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 287499, сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию обществом «Триумф» обозначением и имеющего более раннюю дату приоритета, что указывает на несоответствие заявленного обозначения положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик 18.08.2017 обратился в Роспатент с возражением против решения от 14.07.2017 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2016731431 в качестве товарного знака. 

Роспатент решением от 31.10.2017 отказал в удовлетворении возражения общества «Триумф», оставив в силе решение Роспатента от 14.07.2017 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2016731431 в качестве товарного знака. Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что обозначение по заявке № 2016731431 сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 287499 ввиду полного фонетического вхождения словесного элемента заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак и семантической близости сравниваемых обозначений. При этом Роспатент, сравнив перечни услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный ему товарный знак, пришел к выводу об их однородности, которая обусловлена их совпадением по роду, виду, назначению, кругу потребителей. 

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, общество «Триумф» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2018 по делу №СИП-15/2018 в удовлетворении заявлении отказано.

Таким образом, действительно, сходство обозначений «Трофей» и «Трофейный» по фонетическому и семантическим критериям установлено вступившим в законную силу судебным актом, имеющим преюдициальное значение в соответствии с ч.2 ст.69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В частности, Суд по интеллектуальным правам согласился с выводом Роспатента о том, что доминирующим элементом заявленного обозначения является именно словесный элемент «Трофей», поскольку указанный элемент занимает основное положение в заявленном обозначении, с него начинается осмотр обозначения. При этом оба сравниваемых словесных обозначения («Трофей» и «ТРОФЕЙНЫЙ») выполнены на русском языке, что усиливает концентрацию внимания именно на них (в отличие от изобразительного элемента заявленного обозначения) и возможность их более легкого запоминания потребителями.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что наличие фонетических отличий, в том числе в различном количестве букв и звуков сравниваемых словесных элементов, на которые ссылается общество «Триумф», не играет в данном случае (при фонетическом вхождении одного элемента в состав другого) существенной роли при их восприятии потребителями, поскольку имеющиеся в противопоставленном товарном знаке буквы «н», «ы», «й» расположены в конце этого словесного элемента и главным образом не влияют на его произношение в целом, в состав которого и входит словесный элемент «ТРОФЕЙ» заявленного обозначения. Лексическое значение сравниваемых словесных элементов обусловлено заложенной идеей, которая выражена именно в том, чтобы вызвать у российского потребителя смысловые ассоциации с победой, войной, захватом определенного предмета при победе над неприятелем, что свидетельствует о семантическом сходстве данных обозначений.

Вместе с тем, самого по себе фонетического и лексического сходства обозначений применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора для удовлетворения исковых требований недостаточно.

В п.162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отражено, что определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

С учетом приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг) в отсутствие предусмотренных законом или договором оснований, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 (с учетом фактических обстоятельства данного дела), угроза смешения имеет место, если одно обозначение воспринимается за другое (другой товарный знак) или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке (обозначении), но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности обозначений; во-вторых, от сходства обозначений; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение.  (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.10.2018 N 310-ЭС18-4459).

Как следует из материалов настоящего дела, истцом осуществляется деятельность по изготовлению и реализации алкогольной продукции под собственным брендом, то есть товарный знак по свидетельству №287499 используется истцом в рамках 33 класса МКТУ.

Между тем, истцом не доказано, что функционирование ресторанно - гостиничного комплекса «Камский трофей» создает угрозу смешения наименования комплекса с товарным знаком, использующимся в рамках 33 класса МКТУ для изготовления и реализации собственности алкогольной продукции. Однородность товаров (услуг), способная создать вероятность смешения, в деятельности истца и ответчика не усматривается.

Применительно к 43 классу МКТУ, в рамках которого ответчиком изъявлялось намерение использовать обозначение «Трофей», и к деятельности ресторанно – гостиничного бизнеса, относящего к соответствующему классу, арбитражный суд отмечает следующее.

В предмет доказывания по настоящему делу входят обстоятельства фактического использования истцом товарного знака в отношении 43 класса МКТУ. 

Так, как разъяснено в п.154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд РФ неоднократно отмечали, что по смыслу приведенных выше норм ГК РФ реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака в соответствии с установленной законом целью предоставления правовой охраны, с учетом приведенных официальных разъяснений содержания норм материального права могут считаться недобросовестными и не подлежать судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом.

Из приведенных положений закона и разъяснений высшей судебной инстанции следует, что необходимость установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по иску о нарушении исключительного права на товарный знак, не исключает возможности проверки добросовестности поведения лица, обратившегося в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права (п.170 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из материалов дела следует, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации №287499 фактически не используется истцом для индивидуализации товаров (услуг), деятельности 43-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован. В судебном заседании представитель истца пояснил, что истец занимается изготовлением и реализацией алкогольной продукции, имеет обособленные подразделения, склады, имеет направление по железнодорожной перевозке, подразделений и деятельности по направлениям, перечисленным в 43 классе МКТУ, не имеет. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие намерение истца использовать спорный товарный знак в соответствующем направлении в будущем.

Указанные обстоятельства являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Данный вывод соответствует подходу, сложившемуся в судебной практике (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2021 по делу N А40-212238/2019).

При этом арбитражный суд полагает необходимым отметить, что действительно, товарный знак истца зарегистрирован, среди прочего, в отношении 43 класса МКТУ, что явилось основанием для отказа в регистрации товарного знака истца в отношении того же класса МКТУ. Однако, фактическое осуществление истцом деятельности по направлению 43 класса МКТУ не входило в предмет исследования Роспатента и Суда по интеллектуальным правам в рамках спора, касающегося спора об отказе в регистрации товарного знака за ответчиком,  в связи с чем в решении Суда по интеллектуальным правам №СИП-15/2018 от 09.04.2018 отсутствуют какие-либо преюдициальные фактические обстоятельства, препятствующие оценке такого использования товарного знака в рамках рассмотрения спора о запрете использовать обозначение и о взыскании компенсации.

В отношении использования товарного знака и обозначения по 35 классу МКТУ истцом и ответчиком соответственно истец полагает, что рекламирование своей продукции / деятельности осуществляется в рамках данного класса МКТУ.

Между тем, по смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Таким образом, нарушение исключительных прав на товарный знак применительно к 35 классу МКТУ истцом в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не обосновано, поскольку не представлены доказательства фактического осуществления обеими сторонами спора деятельности, относящейся к 35 классу МКТУ.

Исходя из совокупности изложенного, арбитражным судом не установлены основания для удовлетворения исковых требований, поскольку стороны используют товарный знак «Трофейный» и сходное с ним обозначение «Трофей» в отношении разных товаров и услуг, которые согласно МКТУ не являются однородными, в связи, с чем потребители не могут быть введены в заблуждение. 

По смыслу норм статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении (п.18 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах").

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат возложению на истца, не в пользу которого принят судебный акт.

Как разъяснено в п.16 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена частично ввиду увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд.

На основании изложенного, в связи с увеличением исковых требований в части размера компенсации с 500 000 руб. до 3 000 000 руб. с истца дополнительно в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 25 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Виноконьячный завод "Альянс-1892", Калининградская область, г.Черняховск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 25 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                 Б.Ф. Мугинов