ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«

Дело № А35-11167/2021

г. Воронеж

27» марта 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена «22» марта 2024 года

Постановление в полном объеме изготовлено «27» марта 2024 года

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

 

председательствующего судьи

         Поротикова А.И.,

судей

                          Кораблевой Г.Н.,

 

                          ФИО1,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

 

при участии:                      

от общества с ограниченной ответственностью «Русьинвест»:         ФИО3, представителя по доверенности от 25.09.2022, паспорт гражданина РФ,

от индивидуального предпринимателя ФИО4: ФИО5, представителя по доверенности от 10.01.2022, паспорт гражданина РФ,

от общества с ограниченной ответственностью «Фаворит»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании с помощью использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 на решение Арбитражного суда Курской области от 06.02.2023 по делу № А35-11167/2021 (судья Кочетова И.В.) 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Русьинвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ОГРНИП 304463236609090, ИНН 

<

***>) об обязании ответчика прекратить незаконное использование промышленных образцов истца путем демонтажа павильона самообслуживания, расположенного по адресу: 

<

...> (у входа в ТЦ «Пушкинский»); о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы в размере 1 000 000 руб., а также судебных расходов по оплате госпошлины в размере 29 000 руб. 00 коп., 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Фаворит», 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛКОФФ» обратилось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 об обязании ответчика прекратить незаконное использование промышленных образцов истца путем демонтажа павильона самообслуживания, расположенного по адресу: 

<

...> (у входа в ТЦ «Пушкинский»); о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы в размере 1 000 000 руб., а также судебных расходов по оплате госпошлины в размере 29 000 руб. 

Определением арбитражного суда от 03.11.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Фаворит». 

Определением суда от 26.12.2022 произведена процессуальная замена истца по делу № А35-11167/2021 с общества с ограниченной ответственностью «РЕАЛКОФФ» на общество с ограниченной ответственностью «Русьинвест»

Решением Арбитражного суда Курской области от 06 февраля 2023 года исковые требования ООО «Русьинвест» удовлетворены частично: с ФИО4 в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на промышленные образцы в размере 400 000 руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 15 200 руб. Суд обязал ответчика прекратить незаконное использование промышленных образцов истца путем демонтажа павильона самообслуживания, расположенного по адресу: 

<

...> (у входа в ТЦ «Пушкинский»). В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, полагая его незаконным и необоснованным, ответчик обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просил решение суда отменить, принять новый судебный акт.

Производство по делу приостанавливалось до вступления в законную силу судебного акта Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-355/2023 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Русьинвест» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.04.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на промышленный образец № 125326, поступившего 02.11.2022.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 22.03.2024 представитель третьего лица не явился.

Учитывая доказательства надлежащего извещения указанного лица о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

 Представитель индивидуального предпринимателя ФИО4 поддерживает доводы апелляционной жалобы, считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, просит отменить его полностью, принять по делу новый судебный акт.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Русьинвест» с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает обжалуемое решение законным и обоснованным по основаниям, указанным в письменных объяснениях, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Судебная коллегия, проанализировав представленные материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения участников процесса, приходит к выводу, что решение суда подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛКОФФ» (правопреемник – общество с ограниченной ответственностью «Русьинвест») является обладателем исключительных прав на группу промышленных образцов на павильоны самообслуживания и их интерьера на основании патентов № 125809, 126532, 125326, 125811.

Исключительные права на промышленные образцы, указанные в патентах №№125809, 125326 возникли у истца с 13.10.2020, в патентах №№126532, 125811  – с 14.10.2020. 

При проведении 24 сентября 2021 г. осмотра павильона самообслуживания «Кофе с собой», расположенного по адресу: 

<

...>,  правообладателем установлено, что  внешнее и внутреннее оформление павильона воспроизводит все существенные признаки промышленных образцов № 125809, 125326, 125811, 126532, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В досудебной претензии, направленной ответчику 11 октября 2021 г., истец потребовал прекратить использование промышленных образцов правообладателя и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав в размере одного миллиона рублей. 

Поскольку заявленное в претензии требование не было удовлетворено ответчиком, истец передал возникший спор на разрешение арбитражного суда. 

Возражая на иск, ответчик указал на право преждепользования, поскольку необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на промышленный образец были предприняты им задолго до подачи истцом заявки на регистрацию патента. Размер компенсации за нарушение исключительных прав, заявленный к взысканию, ответчик полагал  необоснованным и несоразмерным допущенному правонарушению, ходатайствовал о его снижении ниже низшего предела. Пояснил, что направил в Роспатент возражение относительно правовой охраны на промышленный образец по патенту № 125326, в связи с чем просил приостановить производство по делу. 

Для установления факта использования ответчиком в спорном павильоне самообслуживания всех или части существенных признаков промышленных образцов, принадлежащих истцу, судом по ходатайству сторон назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному №1079 ФИО6.

В результате проведенного исследования, экспертом было установлено использование ответчиком в спорном павильоне самообслуживания существенных признаков двух промышленных образцов - №№ 125326, 125811.

Изучив заключение эксперта, оценив представленные в материалы дела фотоматериалы спорного павильона с точки зрения простого потребителя, арбитражный суд первой инстанции сделал вывод о том, что общее впечатление, которое производит павильон самообслуживания ответчика, сходно до степени смешения с впечатлением, производимым промышленным образцом истца. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). 

Согласно  пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации  промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении действиями ответчика исключительного права истца на промышленные образцы №№ 125326, 125811.

Между тем отклоняя возражения ответчика о наличии права преждепользования, суд области не учел следующего.

 В силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

По смыслу разъяснений, данных в пунктах 126, 127 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельного иска (в том числе встречного) либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания такого технического решения, а также объем преждепользования.

Согласно пункту 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Как разъяснено в пункте 128 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, в силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации  право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Ответчик указывает, что спорное изделие было изготовлено по его заказу на основании договора подряда от 22 июля 2020 г. ФИО7, который, будучи допрошенным в суде, пояснил, что при изготовлении павильона «Кофейня самообслуживания» он использовал эскизы, предоставленные ФИО4 При этом сами эскизы были изготовлены по заданию ответчика ФИО8, который в ходе свидетельских показаний подтвердил данное обстоятельство суду.

Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце (пункт 30 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015). 

Из представленных ответчиком доказательств в их совокупности: договора подряда от 22 июля 2020 г. с прилагаемым к нему техническим заданием, содержащим графическое описание подлежащей изготовлению кофейни самообслуживания, акта приема-передачи торговых павильонов от 30 сентября 2020 г., показаний допрошенных по делу свидетелей следует, что до даты приоритета спорных промышленных образцов ответчик приступил к подготовке и изготовлению павильона, в котором были использованы решения, получившие охрану при регистрации спорного патента истца. 

Учитывая документально подтвержденные взаимоотношения ответчика с третьими лицами, их хронологию, в том числе доказательства разработки эскизов и изготовления изделия, суд апелляционной инстанции не может согласиться в выводами суда области о том, что меры, предпринятые ответчиком до установки павильона на арендованном земельном участке, не имеют правового значения.

Принимая во внимание, что ответчику удалось доказать использование до даты приоритета в установленном объеме – при изготовлении павильона самообслуживания «Кофе с собой», расположенного по адресу: 

<

...> - технического решения, тождественность которого подтверждена проведенной по делу экспертизой, а добросовестность пользователя не опровергнута истцом, апелляционный суд приходит к выводу о наличии у ответчика права преждепользования. 

В рассматриваемых обстоятельствах в удовлетворении исковых требований надлежит отказать, а принятое по делу решение – отменить, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным данной статьей.

Поскольку в удовлетворении иска отказано, судебные расходы за рассмотрение иска относятся на истца.

Понесенные индивидуальным предпринимателем ФИО4 судебные расходы за рассмотрение жалобы в сумме 3 000 руб., с учетом результатов рассмотрения дела, подлежат возмещению за счет истца.

Руководствуясь ст. ст. 110, 266 – 268, пунктом 2 статьи 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курской области от 06.02.2023 по делу №А35-11167/2021 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Русьинвест» (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья

А.И. Поротиков 

 

Судьи

 

Г.Н. Кораблева

 

ФИО1