Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-15072/2018

25 июня 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  25 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "КАМААВТООПТ"

о взыскании 504 672,60 руб. 

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: ФИО1 представитель по доверенности от 01.03.2018г., ФИО2 представитель по доверенности от 01.03.2018г.

установил:

Истец - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" обратился в суд с иском к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью "КАМААВТООПТ" о взыскании 504 672,60 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков, а также  5 000,00 руб. в возмещение услуг нотариуса.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

От истца имеется ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что в соответствии со свидетельствами №48464, №82555, №348962, №348957 Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки  и защищенные в 12 классе МКТУ - автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям, а также в 35 классе МКТУ - реклама интерактивная в компьютерной сети.

Кроме этого, согласно Постановления Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 28.07.2011 г. дело №2133/11 Истец является всемирно известным производителем автомобилей КАМАЗ и запасных частей к ним, поскольку в результате интенсивного использования общеизвестных товарных знаков ,  его продукция стала широко известна в РФ среди соответствующих потребителей и, как следствие выданы свидетельства №№36, 37.

Ответчик нарушает исключительные права Истца на вышеуказанные общеизвестные товарные знаки (товарные знаки) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в частности, в наименовании доменного имени kamazrulit.ru, посредством которого предлагаются к продаже запчасти для грузовой техники, РТИ КАМАЗ, рекомплекты на КАМАЗ, к которым Истец не имеет никакого отношения.

Факт незаконного использования Ответчиком обозначения , сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком в доменном имени kamazrulit.ru, подтверждается нотариальными протоколами осмотра доказательств серия 16АА № 3520649 от 09.11.2016 г. и 16 АА № 3795746 от 13.01.2017 г.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес Ответчика направлена претензия исх. № 50050-1186 от 08.08.2017 г.  о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки Истца и выплате компенсации в размере 504 672,60 руб.

В ответ письмом от 18.09.2017 г. Ответчик сообщил об удовлетворении претензии частично, и готовности удовлетворить требование о выплаты компенсации за использование товарного знака Истца лишь в размере 30 000,00 руб.

Письмом от 20.10.2017 г. Истец сообщил Ответчику, что предложенная сумма компенсации несоразмерна последствиям допущенного нарушения с учетом продолжительного срока незаконного использования товарного знака Истца, а именно с 26.10.2014 г. по 04.08.2017 г.

Требование Истца о прекращении использования товарных знаков в доменном имени Ответчиком выполнено, но требование о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака Истца в размере 504 672,60 руб. оставлено без удовлетворения.

Обозначение используемое в спорном доменном имени kamazrulit.ru сходно до степени смешения с общеизвестными товарными знаками (товарными знаками)  и . На страницах сайта www.kamazmlit.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет используется Ответчиком в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этим общеизвестным товарным знакам.

В силу пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

В соответствии с п. 1.1 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 года №СП-21/4, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель при нарушении его исключительного права вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (п. 3. ст. 1252 ГК РФ).

В силу вышеуказанных правовых норм истец, обращаясь с требованием о взыскании компенсации, вправе указать ее размер, который, по его мнению, будет соразмерным последствием допущенного правонарушения.

Истец при определении заявленного размера компенсации учел правовые позиции Президиума ВАС РФ в Постановлении от 20.11.2012г. №8953/12 согласно которым размер компенсации за неправомерное Использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Согласно п. 4.1.1 лицензионного договора на предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков , по свидетельствам №348957, №348962 (зарегистрирован Роспатентом 11.01.2013 года, копия прилагается), ООО «СТФК «КАМАЗ» выплачивает ОАО «КАМАЗ» (Истцу) вознаграждение в виде паушального платежа в размере 55 194,00 руб., а также роялти за один месяц использования указанных товарных знаков истца не менее 23 600,00 руб. Таким образом, сумма вознаграждения по указанному договору за год составит не менее 338 394,00 руб.

Согласно протоколов осмотра доказательств серия 16АА № 3520649 от 09.11.2016 г. и серия 16 АА 3795746 от 13.01.2017 г. в приложении «Техническая информация» зафиксировано, что Ответчик в своей хозяйственной деятельности использовало сайт www.kamazrulit.ru с 26.10.2014 г. по 04.08.2017 г.

Учитывая условия лицензионного договора от 11.01.2013 г. следует, что за использование только одного товарного знака выплачивается вознаграждение 14 099,75 руб. в месяц.

Если Истца поставить в имущественное положение, в котором оно находилось бы, если бы товарные знаки использовались правомерно, размер вознаграждения в период с 26.10.2014 г. по 04.08.2017 г. (дата аннулирования доменного имени) за 1074 дня (период использования сайта) составил бы 504 672,60 руб.

Ответчик исковые требования не признает по следующим основаниям.

Истец предъявил исковое заявление о взыскании с Ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки Истца, зарегистрированные по Свидетельствам №48464, №82555, №348962, №348957, №36, №37 (Товарные знаки). Правовая охрана Товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков («МКТУ») - реклама интерактивная в компьютерной сети.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Ответчик считает, что доказательства, представленные в материалы дела в обоснование Истцом иска, не подтверждают нарушение прав Истца действиями Ответчика.

Исходя из материалов дела, Истец является правообладателем в отношении Товарных знаков, зарегистрированных со свидетельствами № 48464, № 82555, № 348962,№ 348957, №36, №37.

По мнению истца, ответчик нарушает исключительные права Истца на вышеуказанные общеизвестные товарные знаки (товарные знаки) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в наименовании доменного имени kamazrulit.ru, посредством которого предлагается к продаже запчасти для грузовой техники, РТИ КАМАЗ, рекомплекты на КАМАЗ.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотренный данной нормой, заключается в том, что в случае, если непосредственно правообладателем или с его согласия товары, маркированные товарным знаком, введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то дальнейшее движение таких товаров не является нарушением исключительного права на этот товарный знак. То есть правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, а не к другим аналогичным товарам.

В качестве подтверждения своих доводов Ответчик прилагает доказательства, подтверждающие ввод продукции товаров в гражданский оборот с согласия правообладателя Товарных знаков. Истец вводит в гражданский оборот продукцию через официальных дилеров https://kamaz.ru/purchase-and-services/dealers/?dealer type=dealer, одним из которых является компания ООО «Перспектива Авто». В свою очередь указанный дилер заключил договор поставки запасных частей с компанией ООО «ГрандМаркет+», у которой (ООО «ГрандМаркет+») Ответчик по договору поставки приобретает запасные части, производителем которых является Истец.

В качестве доказательств ответчик представил: договоры (копии), заключенные между Ответчиком и ООО «ГрандМаркет+»: Договор №77 на поставку запасных частей и агрегатов от 19.06.2014 и Договор №15 поставки запасных частей от 11.01.2016; договоры (копии), заключенные между ООО «ГрандМаркет+» и ООО «Перспектива Авто» (официальный дилер Истца): Договор поставки №2 от 23.05.2014 и Договор №б/н поставки запасных частей от 18.02.2016.

Действия по предложению к продаже и реализации продукции, произведенной Правообладателем под обозначениями, зарегистрированными на имя Правообладателя - это действия по использованию наименования продукции конкретного производителя в целях доведения до потребителей информации о реализации конкретной продукции конкретного производителя. При этом Ответчик не создает впечатления того, что он является производителем такой продукции или имеет отношение к ее производителю.

Согласно пункту 31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе», использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара.

В отношении заявленной Истцом компенсации, позиция Ответчика сводится к следующему.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Реализуемая Ответчиком продукция - продукция, производимая Истцом. Таким образом, своей деятельностью Ответчик способствовал реализации продукции Истца, Ответчик не использовал чужие товарные знаки для маркировки своей продукции. покупатели не вводились в заблуждение, им не продавалась под известной маркой некачественная контрафактная продукция. Истец не представил доказательства, что вследствие действий Ответчика ему причинен какой-либо материальный или репутационный ущерб, не представил доказательства, что использование в названии сайта обозначения, по мнению Истца, сходного до степени смешения с его Товарными знаками, повлекло возникновение у Ответчика повышенной и необоснованной имущественной выгоды.

Продукция приобретена через сеть официальных дилеров и является оригинальной, в связи с чем ее реализация не влечет для Истца причинение убытков. 

В качестве обоснования заявленной компенсации Истец ссылается на лицензионный договор от 11.01.2013, заключенный между Истцом и лицензиатом - ООО «СТФК «КАМАЗ» (доменное имя https://www.skladtfk.ru/). Приложенный к исковому заявлению лицензионный договор (без номера, без даты) содержит условия расчета роялти - от стоимости Объектов рекламирования, отгруженных в адрес лицензиата ООО «СТФК «КАМАЗ». Приведенный расчет напрямую связан с реализацией лицензиатом продукции Истца, а не с использованием в доменном имени. Указанный Истцом лицензиат - ООО «СТФК «КАМАЗ», согласно открытым источникам, использует в своей деятельности доменное имя https://www.skladtfk.ru/, что подтверждает вышеуказанный довод Ответчика. В связи с чем, очевидно, что предоставленная ООО «СТФК «КАМАЗ» лицензия не является лицензией в отношении использования спорных обозначений в доменном имени. 

Ответчик также указывает, что он не администрирует спорное доменное имя. Истцом не доказано, что именно Ответчик размещал при администрировании доменного имени какую-либо информацию об Истце или его услугах, рекламировал такие услуги, размещал рекламу услуг, имеющих прямое или косвенное отношение к деятельности Истца.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Факт принадлежности истцу товарных знаков, указанных в исковом заявлении, подтверждается представленными документами и не оспаривается ответчиком. 

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Ответчик предлагал к продаже оригинальные товары, произведенные истцом и приобретенные у его официального дилера, это подтверждается материалами дела и не опровергнуто истцом. В этой связи использование товарных знаков и слова «Камаз» в контенте (содержании) интернет-страниц, размещенных на сайте www.kamazrulit.ru, не нарушает права истца на товарные знаки. Как правильно указывает ответчик, согласно пункту 31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе», использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно любыми лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара.

Применительно к правомерности использования слова, сходного до степени смешения с товарным знаком истца («kamaz») в доменном имени (названии сайта), суд принимает во внимание следующее.

В настоящее время доменные имена, помимо технической функции адресации и поиска сайтов в сети Интернет, фактически являются средствами индивидуализации для бизнеса в сети Интернет, являются коммерческим активом. 

Судебной практикой с учетом статьи 10 ГК РФ, положений, сформулированных в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), выработаны критерии соблюдения честных обычаев в сфере регистрации доменных имен. Согласно данным критериям, регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком другого лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08).

Ответчик занимается реализацией не только продукции истца, но и других производителей запасных частей для автомобилей. Доменное имя индивидуализирует ответчика в сети Интернет, обособляет его от других лиц, занимающихся схожими видами деятельности. С учетом этого обстоятельства использование в названии доменного имени слова kamaz не только нарушает права истца на товарный знак, поскольку сходно с ним до степени смешения, но и способно ввести в заблуждение потребителей (контрагентов) относительно специализации ответчика исключительно на продукции истца, вызвать у них представление о связанности ответчика с истцом, о наличии каких-либо дополнительных гарантий и преимуществ перед другими организациями, реализующими запасные части к автомобилям «Камаз». При этом ответчик не представил доказательства, что у него как у владельца доменного имени имеются какие-либо законные права и интересы в отношении данного доменного имени, что подтверждается также тем, что ответчик добровольно изменил название сайта по получении претензии от истца. 

При таких обстоятельствах позиция истца о неправомерности использования его товарного знака без согласия правообладателя в названии доменного имени является обоснованной. 

В соответствии с п. 43.3 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», при определении размера компенсации суд учитывает характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд полагает обоснованной позицию ответчика, что представленный истцом лицензионный договор не может являться основанием для расчета компенсации, поскольку его предмет другой, не касается использования товарного знака в доменном имени. 

Принимая во внимание, что ответчик реализовывал продукцию, произведенную истцом и законно приобретенную у его дилеров, не использовал товарные знаки истца для маркировки своей продукции, вводя в заблуждение покупателей, не причинил ущерб деловой репутации истца вследствие реализации поддельной некачественной продукции; истец не представил доказательства, что использование в названии сайта обозначения, сходного до степени смешения с его товарными знаками, повлекло возникновение у Ответчика повышенной и необоснованной имущественной выгоды, суд полагает соразмерной компенсацию в размере 50 000 руб.

В остальной части иск не подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины и сбору доказательств относятся на ответчика в части удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КАМААВТООПТ" (ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "КАМАЗ" (ОГРН 

<

***>) 50 000,00 руб. компенсации, 495,00 руб. в возмещение расходов по сбору доказательств, 1 297,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.