Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-1602/2019

г. Благовещенск

02 июля 2019 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 02.07.2019. Резолютивная часть решения объявлена 25.06.2019.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В.,

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании,  проведенном  путем использования системы видеоконференц-связи, исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Табер Трейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании прекратить любое незаконное использование исключительных прав на товарные знаки,

взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в  размере 5 000 000 руб.,

при участии в заседании: 

от истца: ФИО3 по доверенности от 20.03.2019, паспорт, ФИО4 по доверенности от 20.03.2019, паспорт; 

от ответчика:  ФИО5 по доверенности от 05.03.2019, паспорт,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Табер Трейд»  (далее – ООО «Табер Трейд», истец) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, ответчик) об обязании прекратить любое незаконное использование товарных знаков №№ 565375, 565376, 565377, 605578, 629080, 640118, 641727, 641728 и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 5 000 000 руб. 

Требования обоснованы тем, что при оформлении вывесок и рекламных конструкций магазинов ответчика по адресам в г. Благовещенске Амурской области:

1) ул. Василенко д. 11,

2) ул. Ленина д. 39,

3) ул. ФИО6 д. 162,

4) ул. Ленина д. 191,

5) ул. Ленина д. 44,

6) ул. Чайковского д. 20,

7) ул. Текстильная 47,

8) ул. Калинина д. 110,

9) ул. Дьяченко д.2а,

10) ул. Амурская д. 27, 

ответчиком использованы обозначения (словесные, изобразительные, комбинированные) тождественные и сходные до степени смешения  с товарными знаками, исключительное право на использование которых принадлежит истцу.

К предварительному судебному заседанию 23.04.2019 от ООО «Табер Трейд» поступило ходатайство об исправлении опечатки в просительной части иска, согласно которому следует читать размер заявленных требований о компенсации 5 000 000 руб. (пять миллионов рублей).

В судебном заседании 28.05.2019 истец на требованиях настаивал в полном объеме, представил дополнительные объяснения, полагал, что использование части (элемента) товарного знака также является нарушением исключительных прав на товарный знак, в связи с чем использование ответчиком составной части, включенной в несколько товарных  знаков, нарушает права истца на все товарные знаки. Обосновывал негативные последствия, в том числе расходами на рекламу и разработку композиций, зарегистрированных под товарными знаками. 

Сеть магазинов истца широко известна на территории Российской Федерации, следовательно, использование ответчиком тождественных элементов (частей) товарных знаков истца, которые хорошо известны потребителям, создает в сознании потребителя представление о принадлежности (связи) магазинов ответчика к магазинам истца, приводит к смешению товарных знаков истца и используемых обозначений ответчика в гражданском обороте.

В отношении представленных ответчиком фотографий об отсутствии в настоящее время в оформлении магазинов ответчика элементов спорных рекламных конструкций, сходных до степени смешения с товарными знаками, пояснил, что для истца не является очевидным по фото прекращение нарушения прав. Соотнести фото с адресами магазинов не представляется возможным. Вместе с тем в отношении фото на актах истца по адресам: ФИО6 162, Текстильная, 47, Амурская, 27, по которым ответчик возражал о принадлежности изображенных дверей с указанными надписями к данным адресам, истец смог соотнести визуально зафиксированные истцом двери с фотографиями, представленными ответчиком о состоянии магазинов в настоящее время. Истец утверждал, что визуально фото дверей на актах истца и представленных ответчиком фотографиях по адресам совпадают.

В судебном заседании 25.06.2019 истец настаивал на требованиях в полном объёме, ссылаясь на изложенные ранее доводы.

Ответчик возражал против удовлетворения требований, приведя сравнительный анализ вменяемых нарушений и возражений по ним в таблице к отзыву в отношении каждого адреса расположения магазинов. Указал, что сеть магазинов истца представлена в городе Москве и Московской области, доказательств осуществления истцом какой-либо предпринимательской деятельности на территории Амурской области не имеется. Магазинов «Подружка» ни в городе Благовещенске, ни в Амурской области нет. Магазинов под фирменным наименованием (отраженной на всех фото вывеской) «Калина» на территории города Благовещенска и Амурской области насчитывается более 90 штук, они общеизвестны потребителю с 1996 года, что, по мнению ответчика, указывает на разную территорию рынка сбыта истца и ответчика,  что также подтверждает отсутствие вероятности смешения для обычного потребителя.

Пояснил, что общее визуальное восприятие изобразительных товарных знаков не сходно до степени смешения с использованными ответчиком отдельными элементами не охраняемых элементов товарного знака - изображения круга. Комбинированные товарные знаки вообще не использовались ответчиком, не зафиксированы истцом. В отношении словесных товарных знаков подтвердил использование отдельных фраз, сославшись на добросовестное заблуждение ответчика, ввиду распространенности фраз. Считает, что подобное использование фраз образует одно нарушение, заявленную сумму компенсации чрезмерной.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд признал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки: 

1) № 565375, изображение товарного знака:

2) № 565376, изображение товарного знака:

         3) № 565377, изображение товарного знака:

 

4) № 605578, изображение товарного знака:

5) № 629080, изображение товарного знака:

6) № 640118, изображение товарного знака:

7) № 641727, изображение товарного знака:

8) № 641728, изображение товарного знака:

Указанные товарные знаки зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 16 и услуг 35 классов международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), что подтверждается представленными в материалы дела свидетельствами, и подлежат защите па всей территории Российской Федерации.

Истец также указал, что является владельцем крупнейшей на территории Российской Федерации сети магазинов (более 200 магазинов) под обозначением «Подружка», в которой реализуются  товары массового потребления, в частности, товары бытовой химии, косметики, парфюмерии, чулочно-носочными изделиями и иными повседневными непродовольственными товарами.

Кроме того, истец является обладателем Интернет-магазина, размещенного по электронному адресу: podrygka.ru, а также  правообладателем доменных имён подружка.рф и rabotavpodrygke.ru

В материалы дела представлены фотографии оформления витрин, вывесок и входных дверей магазинов и акты осмотра о незаконном использовании товарных знаков № 2212-1 от 22.12.2018, № 2212-2 от 22.12.2018, № 2212-3 от 22.12.2018, № 2212-4 от 22.12.2018, № 2212-5 от 22.12.2018, № 2212-6 от 22.12.2018, № 2212-7 от 22.12.2018, № 2312-4 от 23.12.2018, № 2312-2 от 23.12.2018, № 2312-3 от 23.12.2018 (в отношении указанных выше адресов магазинов).

Статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) товарный  знак относится к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250  ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на  товарный  знак, то есть на  обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на  товарный  знак (статья 1481 ГК РФ). Свидетельство на товарный  знак  удостоверяет приоритет  товарного знака и исключительное право на  товарный  знак  в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 1 статьи 1484  ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован  товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования  товарного знака в соответствии со  статьей 1229  ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на  товарный  знак), в том числе способами, указанными в  пункте 2  данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный  знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком  обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный  знак  зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 данной статьи).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил  составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - правила).

Из положений пунктов 41-44 Правил следует, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Аналогичные по существу рекомендации по проверке однородности товаров содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации  товарного  знака, знака  обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на  товарный  знак, знак обслуживания, коллективный их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее - Руководство), действующем на дату подачи настоящего искового заявления в суд.

При этом следует отметить, что решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое  товарным  знаком  истца и  обозначением, используемым ответчиком, при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей  обозначений.

Сходство двух обозначений является вопросом факта и этот вопрос может быть решен судом и без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений применяемых истцом и ответчиком, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, специальных знаний не требует.

Перечень способов осуществления исключительного права на  товарный знак  и  знак  обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти  знаки  зарегистрированы, предусмотренный ст. 1484 ГК РФ, позволяет определить круг действий по использованию  товарного  знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечёт установленную ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования  товарного  знака  необходимо установить наличие тождественности или сходства до степени смешения, используемого ответчиком  обозначения  с зарегистрированным  товарным  знаком  истца и установить степень однородности предлагаемых товаров /оказываемых ответчиком услуг.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Как установлено судом, подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком, фасад (вход) и двери магазинов ответчика по указанным выше адресам оформлены с использованием надписей: «Косметики много не бывает» «Калина» «тебя понимает».

Суд, исследовав представленные в дело доказательства, сравнив комбинированные  обозначения  «косметики много не бывает», «подружка тебя понимает», зарегистрированные за ООО «Табер Трейд» в качестве  товарных  знаков  №№ 641728, 640118, 641727, 605578, 629080 с  использованным ответчиком обозначением «Косметики много не бывает» «Калина» «тебя понимает», в оформлении фасада магазинов, указывает, что названные выше  обозначения  фонетически, семантически, графически сходны до степени смешения и могут ввести в заблуждение потребителя.

При этом отмечается, что  словесные обозначения  «Косметики много не бывает» и «…тебя понимает» являются доминирующими элементами, несущими смысловую нагрузку, объединяющими  товарные  знаки  ООО «Табер Трейд» №№ 641728, 640118, 641727, 605578, 629080 в одну серию, что усиливает угрозу смешения  с используемыми ответчиком словесными обозначениями, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу, что не соответствует действительности. 

Суд отмечает, что шрифт и размещение словесных выражений относительно друг друга  также сходно с товарными знаками истца (вверху «косметики много не бывает, в центре «калина», внизу «тебя понимает».

Судом учитывается, что в комбинированном обозначении сравниваются каждый из видов обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В комбинированных обозначениях №№640118, 641728 словесное обозначение также является сильным элементом, стилизованное изображение силуэта набора косметических предметом служит фоном для усиления смысловой нагрузки.

Тем самым ответчик использовал в своей деятельности словесные обозначения, тождественные товарным знакам №№ 605578, 629080, сходные до степени смешения с товарными знаками №№ 641728, 640118, 641727.

Суд отклоняет довод ответчика об отсутствии вероятности смешения для обычного потребителя используемых ответчиком обозначений с товарными знаками истца по причине того, что  истец осуществляет продажу товаров в городе Москве и Московской области, доказательств осуществления истцом какой-либо предпринимательской деятельности на территории Амурской области не имеется. 

По своей правовой природе исключительные права носят абсолютный характер и на всех третьих лицах лежат общие обязанности воздерживаться от их нарушения. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (ст. 1229 ГК РФ).

Выданные истцу свидетельства на товарные знаки, подтверждают предоставление словесным обозначениям правовой охраны в качестве товарного знака на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Вместо возмещения убытков правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с положениями ГК РФ, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Суд принимает во внимание, что ответчик осуществляет продажу товаров, в том же сегменте (парфюмерия, косметика, чулочно-носочные изделия, бытовая химия), что и истец; сведения о товарных знаках содержатся в открытом доступе, и, следовательно, могли быть получены ответчиком для проверки правомерности использования им выбранного словесного обозначения. 

Доказательств того, что ответчик действовал с разрешения правообладателя, а также того, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца, произошло до установленного приоритета товарного знака, заявленного в иске, также не представлено.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из пункта 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

В силу части 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). 

Вместе с тем в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Оценивая товарные знаки №№ 605578, 629080, 641728, 640118, 641727 суд приходит к выводу, что доминирующий сильный элемент обозначений – словесный, по существу охраняется одно и то же обозначение в разных вариантах, графических изображениях. Узнаваемость для потребителя сохраняет обозначение именно данной фразы: «Косметики много не бывает, подружка тебя понимает». Ответчик преследовал единую цель и намерение по размещению запоминающейся фразы с целью привлечения покупателей. Следовательно, одновременное нарушение прав на несколько товарных знаков №№ 605578, 629080, 641728, 640118, 641727 представляет собой одно нарушение.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац 2 п. 3 ст. 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (ст. 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

При определении размера компенсации судом учтен характер допущенного нарушения и степень вины нарушителя (размещение обозначений на магазинах непосредственно ответчиком, длящийся характер нарушения с декабря 2018 по май 2019 года), вероятные имущественные потери правообладателя, обусловленные широкой известностью и оборотами истца, масштабными затратами на разработку товарных знаков и использование их в торговле, массовый доступ потребителей в магазины истца, включая Интернет ресурсы, то обстоятельство, что ответчиком допущено одно нарушение, охваченное единым намерением. 

Исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд приходит к выводу об уменьшении размера суммы компенсации, подлежащей взысканию с ответчика. 

При определении размера компенсации суд, учитывая отсутствие сведений о наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, значительное в масштабах г. Благовещенска число магазинов ответчика, в которых установлено нарушение – 6 магазинов, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований истца о взыскании компенсации в размере 200 000 руб., что является соразмерным допущенному ответчиком нарушению и разумным с учетом представленных документов.

В остальной части требований о взыскании суммы компенсации за нарушение товарных знаков №№ 605578, 629080, 641728, 640118, 641727 следует отказать.

Рассматривая требование о нарушении ответчиком прав на изобразительные обозначения в товарных знаках № 565375, № 565376, № 565377, суд приходит к следующим выводам.

В обоснование требований истец указал, что ответчик использовал в оформлении витрин изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам: № 565375, указание цвета или цветового сочетания: белый, малиновый; № 565376, указание цвета или цветового сочетания: малиновый, желтый, фисташковый, бирюзовый; № 565377, указание цвета или цветового сочетания: малиновый, желтый, бирюзовый, белый, фисташковый. 

Согласно требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что общее визуальное восприятие изобразительных товарных знаков не сходно до степени смешения с использованными ответчиком отдельными элементами не охраняемых элементов товарного знака - изображения круга. Использованные в оформлении сегменты окружностей, часть из которых заполнена элементами, не представленными в охраняемых товарных знаках (параллельными линиями, не расходящимися от центра, кругами существенно большего диаметра, чем в представленных товарных знаках) не создают ассоциации с охраняемыми товарными знаками, поскольку служат слабым элементом в композиционном оформлении магазинов ответчика.

Судом установлено, что из представленных истцом в материалы дела фотографий, актов осмотра от 22.12.-23.12.2018 следует, что ответчиком в оформлении витрин/вывесок/дверей магазинов использованы части изображения простой геометрической  фигуры – круга с нанесенными внутри контура различными вариантами рисунка (знак бесконечности, линии, круги) различных цветов.

При этом судом принято во внимание, что зарегистрированные изобразительные товарные  знаки истца №№ 565376, 565377 представляют собой изображение квадрата заполненного малиновым фоном, на который нанесены сочетания кругов различных диаметров с определенным наполнением, воспроизведение товарного знака № 565375 осуществлено на белом фоне. Различие данных товарных знаков между собой заключается в соотношении используемых цветов в отношении каждого составного элемента - круга, размеров кругов, симметрии расположения элементов, наполнения элементов. 

Из представленных истцом свидетельств в воспроизведении товарного знака одновременное соотношение всех элементов (в том или ином сочетании) имеет существенное значение в разграничении каждого товарного знака.

Таким образом, судом установлена низкая различительная способность товарных  знаков истца №№ 565376, 565377, 565375 между собой.

Данные изобразительные товарные знаки применены для защиты товаров класса МКТУ 16 – пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковывания бумажные и пластмассовые (наличие в воспроизведении товарных знаков квадрата, заполненного цветом, сочетающего соотношение всех входящих элементов подтверждает возможность использования данных товарных знаков в указанном классе товаров); а также класса МКТУ 35 - продвижение товаров, услуги снабженческие для третьих лиц; услуги по оптовой, розничной продаже товаров.

Ответчиком в оформлении фона вывесок, рекламных конструкций с обозначением акций использованы незначительные сегменты кругов в отсутствие сочетания с иными элементами, что не создает общий образ изобразительных товарных знаков при восприятии, имеет ряд существенных отличий:  изображение имеет другую цветовую палитру, симметрию расположения кругов относительно друг друга, их размер, общий фон имеет различные цветовые решения.

Суд соглашается с доводами ответчика, что во всех актах осмотра от 22.12.-23.12.2018 в оформлении магазинов центральное место занимает стилизованное название «КАЛИНА». Все магазины имеют вывеску «КАЛИНА» с обязательными элементами «изображение ягоды калины с листами», размещенными над первой буквой «К» и последней буквой «а». Именно данный элемент в оформлении является сильным, смысловым, с высокой различительной способностью, является фирменным для магазинов ответчика и  в сети Интернет. 

Проведя сравнительный анализ товарных знаков №№ 565376, 565377, 565375  и элементов используемых ответчиком обозначений, суд приходит к выводу, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не содержат существенных изобразительных элементов, которые обуславливали бы ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, напротив, они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием сильного (доминирующего) не совпадающего и не схожего элемента  - «изображение ягоды калины с листами», отличиями в слабых элементах в цветовом исполнении, соотношении и симметрии элементов.

Кроме того, истец представил в материалы дела фотографии, изображающие оформление магазинов сети «Подружка», из которых следует, что в нем использованы различные цветовые решения изображений – круга, узоров в контуре круга, цвета узора и фона, на котором размещены круги, не совпадающие с изображением товарных знаков №№ 565375, 565376, 565377.  

На основании изложенного использованные ответчиком части (сегменты) обозначений не являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца №№ 565375, 565376, 565377, поскольку потребителем воспринимается доминирующий изобразительный и словесный элементы, которые в целом производят по общему внешнему виду различное впечатление по сравнению с указанными товарными знаками, в защиту которых предъявлен иск.

С учётом изложенного, суд признает что графические изображения в оформлении магазинов ответчика не являются сходным до степени смешения в совокупности с товарными знаками №№ 565375, 565376, 565377. 

В связи с чем, требование о нарушении ответчиком  исключительных прав на товарные  знаки №№ 565375, 565376, 565377 удовлетворению не подлежит.

Истец также просит обязать ответчика прекратить любое использование исключительных прав на товарные знаки №№ 565375, 565376, 565377, 605578, 629080, 640118, 641727, 641728 .

Пунктом 57 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 разъяснен порядок осуществления правообладателем защиты путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право. 

Согласно нему такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. 

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Ответчиком в материалы дела представлены фотографии магазинов с указанием дат в течение апреля-мая 2019 года, содержащие адресные вывески, позволяющие идентифицировать магазины, в которых истцом проводились осмотры в декабре 2018, и подтверждающие изменения их оформления без использования словесных и комбинированных товарных знаков.

Суд признает данные доказательства относимыми к спору, допустимыми, подтверждающими отсутствие в настоящее время в оформлении магазинов ответчика элементов спорных рекламных конструкций, сходных до степени смешения с товарными знаками, истца. 

Пояснения истца, что для него не является очевидным по фото прекращение нарушения прав, поскольку нельзя соотнести фото с адресами магазинов, судом отклоняются. 

На каждой из фотографий имеется общий вид магазина с указанием адреса (соответствующий фото, сделанным истцом в ходе осмотра) и более близкое изображения вывесок. Кроме того, в отношении фото на актах истца по адресам: ФИО6 162, Текстильная, 47, Амурская, 27, по которым ответчик возражал о принадлежности изображенных дверей с указанными надписями к данным адресам, истец смог соотнести визуально зафиксированные истцом двери с фотографиями, представленными ответчиком о состоянии магазинов в настоящее время. Истец утверждал, что визуально фото дверей на актах истца и представленных ответчиком фотографиях по адресам совпадают. 

По состоянию природы и газонов суд приходит к выводу о соответствии дат, указанных на снимках, времени их осуществления.

Следовательно, судом признаются допустимыми доказательствами и соотносимыми между собой фотографии к актам осмотра, выполненным истцом, так и представленные в ходе судебного разбирательства ответчиком с целью доказательства прекращения нарушения.

В судебном заседании ответчик также пояснил, что требование о прекращении нарушения прав на товарные знаки не подлежит удовлетворению, поскольку любые нарушения, даже предъявленные истцом и не признаваемые ответчиком, прекращены после смены рекламных конструкций. Указанные изображения кругов использовались в акциях при новогоднем оформлении магазинов и заменены. В настоящее время внешнее оформление магазинов имеет вид, представленный на фото. 

Исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ, представленные истцом в обоснование требований  и ответчиком в обоснование своих доводов о смене оформления магазинов  фотографии, суд установил, что все магазины оформлены без использования обозначений, сходных до степени смешения с заявленными товарными знаками истца.

Задача по конкретизации заявленных требований, определению их предмета и фактических оснований возлагается на истца и относится к объему его процессуальных действий в суде, рассматривающем спор по существу; к задачам суда относится обеспечение законности при рассмотрении соответствующих требований и исполнимости судебных актов.

Принимая решение по существу спора, арбитражный суд должен учитывать, насколько принятое решение исполнимо и приведет ли указанное решение к восстановлению нарушенных прав и интересов истца, поскольку из положений статей 16 и 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что решение арбитражного суда должно отвечать принципу исполнимости, поскольку судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа (статья 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного, суд признает, что требование об обязании прекратить любое использование исключительных прав на товарные знаки №№ 565375, 565376, 565377, 605578, 629080, 640118, 641727, 641728  удовлетворению не подлежит. 

Согласно пункту 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Истцом оплачена госпошлина в размере 54 000 руб.: по платежному поручению № 8277 от 06.03.2019 на сумму 48 000 руб., по платежному поручению № 8212 от 06.03.2019 на сумму 6000 руб.

Как следует из материалов дела, истцом к ответчику были заявлены требования, неимущественного характера и имущественного характера, подлежащего оценке, о взыскании компенсации за нарушение права.

Поскольку ответчиком в материалы дела представлены доказательства прекращения нарушения прав, датированные апрелем-маем 2019 года, суд расценивает это как добровольное удовлетворение ответчиком неимущественного требования о прекращении использования исключительных прав на товарные знаки после подачи иска в суд и принятия его к рассмотрению. Доказательств прекращения нарушения сразу после получения претензии ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлено. 

В порядке ст. 110 АПК РФ суд приходит к выводу о взыскании в пользу истца с ответчика суммы расходов, связанных с рассмотрением в размере 7920 руб., в том числе  1920 руб. (200 000 х 48000 /5 000 000)  за имущественное требование + 6000 за неимущественное требование.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

решил:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Табер Трейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 641728, 640118, 641727, 605578, 629080 в размере 200 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7920 рублей.

В остальной части в иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                                                                     М.В. Сутырина