АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-52167/2024

24 июня 2025 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2025 года

Полный текст решения изготовлен 24 июня 2025 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.В. Зайчиковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи У.С. Тетюцкой, рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску Сани Групп Ко., Лтд.

к обществу с ограниченной ответственностью «Синовэй Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Трактородеталь Групп» (ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «САНИ»

о взыскании 5 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца (посредством участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания)): ФИО1 – представитель по доверенности от 21.05.2024, от 25.10.2024№ 174/24, паспорт, диплом (до и после перерыва); 

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности № 10 от 28.12.2024, паспорт, диплом (до и после перерыва);

от третьего лица ООО «Сани»: (посредством участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания)): ФИО1 – представитель по доверенности № 174/24 от 25.10.2024, паспорт, диплом (после перерыва); 

от остальных третьих лиц: не явились, извещены.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

Сани Групп Ко., Лтд. обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Синовэй Групп» со следующими требованиями:

1. Пресечь действия ответчика по незаконному использованию товарного знака SANY либо использования обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком SANY на сайте https://sany.ru/, прекратить адресацию на сайт https://sany.ru/ (п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10), в том числе: - признать использование доменного имени ответчиком нарушением прав Истца на фирменное наименование или товарный знак; - запретить ответчику использование в доменном имени фирменного наименования или товарного знака истца; - аннулировать регистрацию доменного имени; - передать права на доменное имя истцу. 

2. Взыскать с ответчика компенсацию в пользу Правообладателя в лице представителя по доверенности ООО «САНИ», за незаконное использованием товарного знака Правообладателя администратором сайта https://sany.ru/ ООО «Синовэй Групп», в размере 5 000 000 руб.

Определением суда от 23.09.2024 исковое заявление принято, назначено предварительное судебное заседание на 18.10.2024.

От ответчика 10.10.2024 поступил отзыв на исковое заявление.

От ответчика 10.10.2024 поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ИНН 

<

***>).

От ответчика 10.10.2024 поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, ООО «Трактородеталь Групп» (ИНН 

<

***>).

Суд, рассмотрев ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр», общества с ограниченной ответственностью «Трактородеталь Групп», счел их подлежащими удовлетворению (ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее - АПК РФ).

От истца 16.10.2024 поступили возражения на отзыв ответчика.

Поступившие документы приобщены к материалам дела (ст. 75, 131 АПК РФ).

Истец в предварительном судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик в предварительном судебном заседании пояснил, что довод о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора не заявляет.

Определением суда от 29.10.2024 назначено судебное разбирательство дела на 12.12.2024, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Трактородеталь Групп» (ИНН 

<

***>).

Определением суда от 25.12.2024 судебное разбирательство отложено на 28.01.2025.

От истца 17.01.2025 поступило заявление об уточнении исковых требований, в котором истец просит принять уточнение исковых требований Сани Групп Ко., Лтд. к ООО «Синовэй Групп»:

1. Пресечь действия ответчика по незаконному использованию товарного знака SANY либо использования обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком SANY на сайте https://sany.ru/, прекратить адресацию на сайт https://sany.ru/ (п. 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10), в том числе: 

- признать использование доменного имени ответчиком нарушением прав истца на товарный знак; 

- запретить ответчику использование в доменном имени товарного знака, правообладателем которого является истец; 

- передать право администрирования доменного имени истцу. 

2. Взыскать с ответчика компенсацию в пользу истца за незаконное использование товарного знака, правообладателем которого является истец, в размере 5 000 000 руб.

Заявление об уточнении исковых требований судом рассмотрено и на основании ст. 49 АПК РФ удовлетворено.

Определением суда от 28.01.2025 судебное разбирательство отложено на 26.02.2025.

От ответчика 06.02.2025 поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов и пояснений.

От истца 10.02.2025 поступили письменные пояснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела.

От третьего лица акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» 25.02.2025 поступили письменные пояснения.

Поступившие документы приобщены к материалам дела (ст. 75 АПК РФ).

Определением суда от 11.03.2025 судебное разбирательство отложено на 14.04.2025.

В судебном заседании 14.04.2025 объявлен перерыв до 24.04.2025. После перерыва судебное заседание продолжено 24.04.2025 в том же составе суда.

От истца 21.04.2025 поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит суд: 

1. Признать регистрацию, администрирование, использование ответчиком сайта https://sany.ru/ и доменного имени sany.ru нарушением прав истца на товарный знак и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции.

2. Пресечь нарушение исключительных прав истца на товарный знак путем запрета Ответчику администрировать (использовать) доменное имя sany.ru, а также веб-сайт https://sany.ru/.

3. Передать право администрирования (использования) доменного имени sany.ru и сайта https://sany.ru/ ООО «САНИ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 119421, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 105, корпус 4, секция 3, каб. 20) путем обязания Акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ИНН 

<

***>) передать право администрирования доменного имени и сайта https://sany.ru/ ООО «САНИ».

4. Взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в доменном имени sany.ru в размере 5 000 000 руб., сумму уплаченной государственной пошлины в размере 54 000 руб., сумму, уплаченную в нотариальную контору Химкинского нотариального округа Московской области в размере 14 850 руб.

Заявление об уточнении исковых требований судом рассмотрено и на основании ст. 49  АПК РФ удовлетворено.

От третьего лица ООО «Трактородеталь Групп» 24.04.2025 поступил отзыв. 

Поступившие документы приобщены к материалам дела (ст. 75 АПК РФ).

Ответчик в судебном заседании заявил ходатайство о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела в связи с уточнением исковых требований и представления отзыва третьим лицом.

Определением суда от 24.04.2025 судебное разбирательство отложено на 28.05.2025.

Суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, привлек  к участию в деле в качестве третьего лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «САНИ».

В судебном заседании 28.05.2025 объявлен перерыв до 06.06.2025. После перерыва судебное заседание продолжено 06.06.2025 в том же составе суда.

         От истца 30.05.2025 поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит суд: 

1. Признать регистрацию, администрирование, использование ответчиком сайта https://sany.ru/ и доменного имени sany.ni нарушением прав истца на товарный знак, а также актом недобросовестной конкуренции.

2. Пресечь нарушение исключительных прав истца на товарный знак путем запрета Ответчику администрировать (использовать) доменное имя sany.ru, а также веб-сайт https://sany.ru/.

3. Передать право администрирования (использования) доменного имени sany.ru и сайта https://sany.ru/ ООО «САНИ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 119421, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 105, корпус 4, секция 3, каб. 20) путем обязания Акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ИНН 

<

***>) передать право администрирования доменного имени и сайта https://sany.ru/ ООО «САНИ».

2. Взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использованием товарного знака в доменном имени sany.ru в размере 5 (пять) миллионов рублей.

3. Взыскать с ответчика сумму уплаченной государственной пошлины в размере 54 ООО (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

4. Взыскать с ответчика сумму, уплаченную в нотариальную контору Химкинского нотариального округа Московской области в размере 14 850,00 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От третьего лица ООО «Сани» поступил отзыв на исковое заявление.

Поступившие документы приобщены к материалам дела (ст. 75, 131 АПК РФ).

В судебном заседании истец поддерживает заявление об уточнении исковых требований, при этом пояснил, что не поддерживает требование о взыскании с ответчика суммы, уплаченной в нотариальную контору Химкинского нотариального округа Московской области в размере 14 850 руб.

Заявление об уточнении исковых требований судом рассмотрено и на основании ст. 49  АПК РФ удовлетворено.

Ответчик против исковых требований возражает, считает доводы истца о недобросовестной конкуренции необоснованными, поясняя, что ответчик осуществлял продвижение товаров самого правообладателя (официальной продукции),  спорный сайт заблокирован с 27.11.2024, в настоящее время не используется. При установлении судом факта нарушения ответчик просит снизить компенсацию. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Как следует из материалов дела, истец в обоснование исковых требований указывает на то, что Сани Групп Ко., Лтд. является правообладателем товарного знака SANY, регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ за номером 543006    , охраняемого в отношении товаров 07-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее-МКТУ):

07 - копатели [машины]; передвижные бетононасосы [машины]; автобетононасосы [машины]; автогрейдеры; асфальтобетоноукладчики; машины для горизонтально-направленного бурения; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; асфальтосмесители; бетоносмесительные установки; ротационные буровые сваи [машины]; станки фрезерные; горные машины; насосы [машины]; устройства для откатки [горное дело]; буры для горных работ; перфораторы бурильные; забойные машины; машины для укладки рельсов; экскаваторы одноковшовые; машины для строительства дорог; насосы [части машин или двигателей]; конвейеры ленточные; гидравлические системы управления для машин, моторов и двигателей; гидроагрегаты [машины]; устройства для производства электричества посредством силы ветра [машины].

ООО «САНИ» является лицензиатом, имеющим право использования товарного знака SANY на правах неисключительной лицензии в соответствии с договором о предоставлении права использования товарного знака от 25.04.2023, заключенного между ООО «САНИ» и правообладателем компанией Сани Групп Ко, Лтд. 

Полномочия на защиту прав на товарный знак предоставлены правообладателем ООО «САНИ» на основании доверенности от 21.05.2024.

Истцу и ООО «САНИ» стало известно, что ООО «Синовэй Групп» незаконно использует указанный товарный знак, размещая его на сайте https://sany.ru/, а также в названии доменного имени сайта https://sany.ru/, что подтверждается системой поиска доменных имен https://www.reg.ru/whois/sany, указывающая на принадлежность сайта (администратора домена) https://sany.ru/ ООО «Синовэй Групп» с целью привлечения клиентов для реализации товаров, на которые нанесен товарный знак SANY. 

Наличие сайта, использование на нем и в доменном имени товарного знака SANY подтверждено нотариальным протокол осмотра доказательств от 28.08.2024.

 Претензия о неправомерном использовании товарного знака № исх. S.RUS-919/2024 от 11.06.2024 с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака SANY и возмещении убытков оставлена ответчиком без ответа. 

Договоренности между сторонами в процессе переговоров о прекращении использования доменного имени сайта с указание товарного знака SANY достигнуто не было.

Ссылаясь на то, что действия ответчика нарушают исключительные права правообладателя на товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив фактические обстоятельства, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению частично, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Отсутствие запрета правообладателя не считается согласием (разрешением). 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак. 

Как установлено пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такими действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. 

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности, обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ). 

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. 

Из разъяснений в пункте 162 Постановления № 10 следует, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. 

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. 

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при установлении однородности товаров и услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Из материалов дела следует, что на сайте ответчика содержится информация о товарах 07 класса МКТУ.

При этом, возражая относительно исковых требований, ответчик указывает на то, что доменное имя https://sany.ru/ приобретено ответчиком по договору с АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» № 2722266/NIC-D от 30.11.2016 (счет-фактура № 4289582 от 19.12.2022). Факт заключения сделки подтверждается отчетом организатора услуги «Магазин доменов» (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр») от 16.01.2023. В соответствии с регламентом услуги «Магазин доменов» 16.01.2023 покупателю передано право администрирования доменного имени sany.ru.

Указанная сделка по приобретению доменного имени была совершена ответчиком в рамках сертификата не эксклюзивного партнера ООО «Трактородеталь Групп» (официальный дилер SANY), которое предоставляло авторизацию, право предлагать продукцию и осуществлять маркетинговое продвижение по направлениям, в том числе SANY, на территории Уральского Федерального округа, Северо-Западного Федерального округа, Кировской области, Тверской области, Костромской области, Ярославской области, Пермского края и Удмуртской Республики.

Именно для осуществления маркетингового продвижения по направлению SANY - ООО «СИНОВЭЙ Групп» (прежнее наименование ООО «Интертехника) были осуществлены затраты на покупку указанного доменного имени.

Ответчиком доменное имя sany.ru использовалось в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а именно товаров принадлежащих одному производителю, в частности SANY, ООО «СИНОВЭЙ Групп» было авторизованным субдилером названной марки.

Приобретение доменного имени https://sany.ru/ было осуществлено ООО «СИНОВЭЙ Групп» за существенные денежные средства, и данное приобретение напрямую связано с продвижением товарного знака SANY в пользу истца, поскольку ответчик являлся субдилером (не эксклюзивным партнером) дилера марки – соответственно со стороны ответчика не было недобросовестных действий.

Согласно отзыву третьего лица  АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», администратором домена SANY.RU является ООО "СИНОВЭЙ групп" c 16.01.2023 по настоящее время.

Третье лицо ООО «Трактородеталь Групп» в отзыве  указывает на то, что ООО «Трактородеталь Групп» не уполномочивало ООО «СИНОВЭЙ-Групп» на использование товарного знака SANY в доменном имени интернет-сайта, либо использование товарного знака в другом виде. Сертификат не эксклюзивного партнера был выдан исключительно на продажу техники и оборудования определенных марок.

В сертификате указано, что сделки ООО «ИНТЕРТЕХНИКА» (прежнее наименование ООО «СИНОВЭЙ-Групп»), не могут быть признаны заключенными от имени или по поручению ООО «Трактородеталь Групп», SANY. ООО «ИНТЕРТЕХНИКА»  заключает коммерческие сделки от своего имени и под собственную ответственность.

 Истец отмечает, что между Сани Групп Ко., Лтд. и ООО «Трактородеталь Групп» не заключалось каких-либо соглашений, договоров о передаче прав использования товарного знака, договоров поставки, оказания услуг, договоров комиссии, агентских договоров и любых иных видов договоров, также между сторонами не заключались какие-либо лицензионные соглашения, договоры коммерческой концессии. Таким образом между истцом Сани Групп Ко., Лтд. и ООО «Трактородеталь Групп» не имеется никаких взаимоотношений.

Между ООО «САНИ» и ООО «Трактородеталь Групп» были заключены договоры поставки техники торговой марки SANY. Согласно пункту 7.1. контракта ZXRUS22248 от 29.06.2022 во всех случаях, продавец доставляет только сам продукт к покупателю, и это не включает в себя передачу любой прилагающийся интеллектуальной собственности. Покупатель не должен модифицировать или изменять метки продавца, или с помощью любых средств получать технологию интеллектуальной собственности продавца. Если продавец обнаруживает такие действия покупателя, продавец имеет право потребовать от Покупателя нести соответствующую юридическую ответственность. 

В отношении товаров бренда SANY у ООО «САНИ» имеется лицензионный договор об использовании товарного знака SANY от 25.04.2023, согласно которому ООО «САНИ» имеет право использовать товарный знак SANY на правах простой (неисключительной) лицензии на товарах, которые продает, демонстрирует или иным образом вводит в гражданский оборот. Вместе с этим ООО «САНИ» не вправе передавать права на товарный знак SANY третьим лицам. Заключенные между ООО «САНИ» и ООО «Трактородеталь Групп» договоры поставки товара не влекут передачу прав на товарный знак третьим лицам. Взаимоотношения между ООО «САНИ» и ООО «Трактородеталь Групп» основано на договорах поставки товаров (купли-продажи) и не содержат в себе положений, относящихся к договорам коммерческой концессии, субконцсссии либо дилерских соглашений. Лицензионный договор также не содержит прав пользователя (Лицензиата - ООО «САНИ») разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии (сублицензионного договора). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (ч. 1 ст. 1233 ГК РФ). Письменного согласия лицензиара в соответствии с ч. 1 ст. 1238 ГК РФ на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор) лицензиат (ООО «САНИ») не получал и соответственно не имеет возможности передать права на товарный знак SANY третьему лицу.

Ответчик считает доводы истца о том, что ООО «Трактородеталь Групп» никогда не являлось официальным дилером SANY и статус дилера не подтверждался ООО «САНИ»,  не соответствующими действительности с учетом следующего.

Согласно данным с сайта ООО «Трактородеталь Групп»: раздел «Каталог» https://traktorodetal.ru/sany/ содержит полный перечень представленной к поставке на территорию России техники Sany; раздел «Партнеры» https://traktorodetal.ru/partners/ содержит сертификаты, подтверждающие статус официального дилера SANY https://traktorodetal.ru/ partners/sany/: сертификаты SANYRUS20240073 от 27.12.2024, сертификат SANYRUS20241220 от 20.12.2024, выданные ООО «САНИ». Аналогичные сертификаты были у ООО «Трактородеталь Групп» в 2022, 2023, 2024 годах.

Официальный сайт ООО «САНИ», раздел дилеры https://sanyroad.ru/ dealers/, в настоящее время не содержит информации о ООО «Трактородеталь Групп».

Если воспользоваться онлайн ресурсом Wayback Machine – бесплатный онлайн-архив некоммерческой библиотеки «Архив Интернета https://web.archive.org/, то история показывает, что до 29.09.2024 ООО «Трактородеталь Групп» значилось среди официальных дилеров ООО «САНИ», но впоследствии администратором сайта https://sanyroad.ru/ были внесены изменени в состав страницы и раздела сайта https://web.archive.org/ web/20240929202019/https://sanyroad.ru/dealers/#expand.

Ответчиком представлены в материалы дела сертификаты от 31.05.2023 (со сроком действия до 01.11.2023), от 09.01.2024 (со сроком действия до 01.07.2024), согласно которым сертификат подтверждает, что ООО «ИНТЕРТЕХНИКА» (прежнее наименование ответчика) является официальным не эксклюзивным партнером ООО «Трактородеталь Групп» и авторизовано предлагать продукцию и осуществлять маркетинговое продвижение, в том числе, по направлениям SANY.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

Статья 1487 ГК РФ применяется в случае введения в оборот оригинальной продукции, маркированной товарным знаком, а не товаров со сходным обозначением. Принцип исчерпания исключительного права, установленный указанной статьей, позволяет использовать товарный знак в отношении товара, который введен в оборот самим правообладателем или третьим лицом с его согласия. Данная норма не ограничивает возможность использования товарного знака только на таком товаре. 

По смыслу статьи 1487 ГК РФ допускается использование товарного знака, в том числе на интернет-сайте, для предложения к продаже товаров, вводимых в оборот самим правообладателем или третьими лицами с его согласия (пункт 5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (утвержден Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 № СП-21/24)). 

Таким образом, не требуется получение отдельного согласия правообладателя на конкретный способ использования товарного знака, в частности, при предложении к продаже в сети Интернет, при доказанности ответчиком исчерпания права. 

Вместе с тем такое использование не должно создавать у потребителей впечатление, что товары предлагаются к продаже взаимосвязанным с правообладателем лицом, то есть даже в случае исчерпания исключительного права правообладатель должен быть защищен от риска смешения. 

Срок действия сертификата от 09.01.2024, выданного ответчику, истек 01.07.2024, согласно пояснениям ответчика иные сертификаты не оформлялись. Согласно выданным ответчику сертификатам, сделки ООО «ИНТЕРТЕХНИКА», не могут быть признаны заключенными от имени или по поручению ООО «Трактородеталь Групп», SANY. ООО «ИНТЕРТЕХНИКА», заключает коммерческие сделки от своего имени и под собственную ответственность.

 Истец ссылается на факт нарушения исключительных прав, зафиксированный 28.08.2024.

В результате исследования представленных в материалы дела доказательств суд полагает, что наименование sany.ru, https://sany.ru/ может ввести потребителя в заблуждение в отношении администрирования сайта и ведения деятельности по реализации товара 07 класса МКТУ от имени либо с согласия правообладателя по товарному знаку.

Использование ответчиком словесного обозначения SANY в доменном имени, на веб-сайте создает риск смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, следовательно является нарушением исключительных прав истца.

   Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 57 постановления Пленума N 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право.

Для вывода о наличии оснований для удовлетворения требований истца о запрете использования объекта интеллектуальных прав необходимо проанализировать характер правонарушения, вменяемого конкретному лицу, на предмет того, носит ли правонарушение систематический или длящийся характер, имеется ли на момент рассмотрения дела угроза нарушения исходя из тех или иных действий ответчика и имеющихся в материалах дела доказательств. 

  Товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и товары ответчика, информация о которых им размещена на сайте, являются однородными. Обозначения SANY в доменном имени, на веб-сайте создает риск смешения. При разблокировке сайта имеется угроза нарушения права.

Рассмотрев требование истца о пресечении нарушения исключительных прав истца на товарный знак путем запрета ответчику администрировать (использовать) доменное имя sany.ru, а также веб-сайт https://sany.ru/, принимая во внимание, что защита товарному знаку предоставлена в 07 классе МКТУ, то требования истца в данной части подлежит удовлетворению частично, а именно в виде запрета ООО «Синовэй Групп» использовать доменное имя sany.ru, веб-сайт https://sany.ru/ в отношении товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 543006, поскольку запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров или (и) услуг, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Как следует из пунктов 59, 61, 62 Постановления № 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. 

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; 2) в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. 

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления № 10, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

В рассматриваемом случае истец определил размер компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени в сумме 5 000 000 руб. на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ

Ответчик считает чрезмерным размер компенсации, заявленный истцом к взысканию.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В пункте 62 Постановления № 10 указано, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определение подлежащего взысканию размера компенсации осуществляется судом с учетом принципов разумности и справедливости и предполагает необходимость исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимной связи.

Суд учитывает правовую позицию, неоднократно изложенную в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости соблюдения принципов соразмерности и соблюдения баланса конкурирующих прав и законных интересов.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, при взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объект интеллектуальной собственности защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, - т.е. так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота (постановления от 13.12.2016 N 28-П, от 13.02.2018 N 8-П, определения от 26.11.2018 N 2999-О, от 28.11.2019 N 3035-О и др.).

В постановлениях от 13.02.2018 N 8-П и от 24.07.2020 N 40-П Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность совершенному правонарушению, а также соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Из смысла и содержания указанных постановлений Конституционного Суда Российской Федерации следует, что суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, обязан руководствоваться правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права.

Согласно части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд, оценив обстоятельства и доказательства данного дела, принимая во внимание позицию Конституционного суда Российской Федерации, а также выработанные подходы Верховного суда Российской Федерации, Суда по Интеллектуальным правам, приходит к выводу о том, что предъявленная истцом к взысканию с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб. не отвечает разумности и справедливости, не обеспечивает баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, в связи с чем имеются основания для снижения размера взыскиваемой истцом компенсации до 200 000 руб. 

Определяя такой размер компенсации, суд учел обстоятельства и доказательства данного дела, принял во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительных прав правообладателей (иного в материалы дела не представлено), отсутствие доказательств причинения каких-либо крупных (реальных) убытков правообладателю, спорный сайт заблокирован с 27.11.2024. 

Указанный размер компенсации в сумме 200 000 руб. не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Данная сумма будет достаточной для того, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительных прав ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца. Таким образом, требования истца в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению частично.

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. 

Вместе с тем само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции. 

В рассматриваемом случае защищаемый товарный знак не является общеизвестными. 

Ответчик использовал без разрешения истца доменное имя, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. 

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25), оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. 

По общему правилу (пункт 5 статьи 10 ГК РФ) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

Как разъяснено в пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Парижской конвенции, пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции). 

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей l0.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: (а) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; (б) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; (в) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. 

При этом действия администратора доменного имени признаются актом недобросовестной конкуренции при условии соответствия всем трем критериям одновременно. 

Согласно положениям пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 2 статьи 14.6 Закона № 135-ФЗ не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъектаконкурента и (или) его товар. 

Материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что регистрация и использование домена ответчиком осуществляется исключительно с целью причинить вред истцу, что ответчик использует свои права в целях ограничения конкуренции.

Защищаемый в рамках настоящего дела товарный знак истца не является общеизвестным товарным знаком (не признан в качестве такового в установленном порядке Роспатентом), а действия ответчика при регистрации спорного доменного имени не признаны актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, не подлежат удовлетворению требования истца о признании регистрации ответчиком сайта https://sany.ru/ и доменного имени sany.ru нарушением прав истца на товарный знак, о признании регистрации, администрирования, использования ответчиком сайта актом недобросовестной конкуренции, а также требование о  передаче права администрирования (использования) доменного имени sany.ru и сайта https://sany.ru/ ООО «САНИ» путем обязания АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» передать право администрирования доменного имени и сайта https://sany.ru/ ООО «САНИ». Относительно администрирования сайта, использования ответчиком словесного обозначения SANY в доменном имени, на веб-сайте, выводы суда изложены выше.

   В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом изложенного, государственная пошлина в сумме 7 920 руб., подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 АПК РФ с учетом принципа пропорционального распределения судебных расходов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить частично.

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Синовэй Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) использовать доменное имя sany.ru, веб-сайт https://sany.ru/ в отношении товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 543006.

3. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Синовэй Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Сани Групп Ко., Лтд. 200 000 руб. компенсации, а также 7 920 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» https://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда https://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

Судья                                                                          О.В. Зайчикова