№ 09АП-29905/2021

Дело № А40-128817/20

г. Москва

29 июня 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2021 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 29 июня 2021 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В.Захаровой,

судей  О.Г.Головкиной, Е.Б.Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Carte Blanche Greetings Ltd., (Карт Бланш Гритингс Лтд.), Общества с ограниченной ответственностью «Кондитер» и Общества с ограниченной ответственностью «КДС» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 марта 2021 года по делу №А40-128817/20, принятое судьей Киселёвой Е.Н.,

по исковому заявлению Carte Blanche Greetings Ltd., (Карт Бланш Гритингс Лтд.) 

к ответчикам: 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Кондитер» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «КДС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

3. Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 316502700073247) о взыскании солидарно компенсацию за нарушение прав на использование персонажа «Tatty Teddy», судебных расходов,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.05.2021

от ООО «КДС»: ФИО3 по доверенности от 23.06.2020

от ООО «Кондитер»: ФИО3 по доверенности от 23.06.2020

от ИП ФИО1: ФИО3  по доверенности от 06.08.2020

У С Т А Н О В И Л:

Carte Blanche Greetings Ltd. (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью «Кондитер» (далее – ответчик1), Обществу с ограниченной ответственностью «КДС» (далее – ответчик2), Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик3) о взыскании солидарно с ответчиков компенсации за нарушение прав на использование персонажа «Tatty Teddy» в размере 2 860 000 руб., расходы по составлению нотариального протокола осмотра сайта от 18.11.2019 в размере 24 800 руб., расходы по составлению нотариального протокола осмотра  закупленной продукции от 19.11.2019 в размере 10 400 руб., расходы на покупку контрафактного товара в размере 1 248 руб.

Решением от 29 марта 2021 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец, ответчики 1 и 2 обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы истец указал, что выводы суда в части определения размера компенсации не соответствуют обстоятельствам дела.

В обоснование апелляционных жалоб ответчики 1 и 2 указали, что суд не исследовал различия условий предмета контракта CBG/#686 от 09.01.2017, которые могли бы повлиять на размер подлежащей взысканию компенсации. 

От истца поступил отзыв, в котором он против  удовлетворения  апелляционных  жалоб ответчиков 1 и 2 возражал,  указав на  отсутствие правовых  оснований для  отмены решения суда первой инстанции по доводам данных жалоб.

От ответчиков поступили отзывы, в которых они против  удовлетворения  апелляционной  жалобы истца возражали,  указав на  отсутствие правовых  оснований для  отмены решения суда первой инстанции по доводам данной жалобы.

Представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда изменить в части взыскания компенсации и удовлетворить иск в полном объеме, по доводам апелляционных жалоб ответчиков возражал, просил апелляционные жалобы ответчиков оставить без удовлетворения.

Представитель ответчиков возражал по доводам, изложенным в жалобе истца, просил оставить ее без удовлетворения, поддержал доводы своих апелляционных жалоб, просил решение суда отменить, в иске отказать.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчиков, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2021 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем персонажа мишка с голубым носом «Tatty Teddy». 

Права истца на персонажа, подтверждаются апостилированным аффидевитом с нотариально заверенным переводом и книгой про мишку «Tatty Teddy».

12 ноября 2019 года представителем истца была произведена контрольная закупка продукции (макарони ассорти «С любовью») по адресу: 

<

...>.

В результате контрольной закупки был приобретен спорный товар и получен кассовый чек, выданный ООО «Кондитер».

В процессе нотариального осмотра сайта от 18 ноября 2019 года, был осуществлен заказ продукции с сайта www.24tort.ru.

19 ноября 2019 года, заказанная продукция была доставлена нотариусу в следствии чего был составлен нотариальный протокол осмотра закупленной продукции. При получении нотариусом заказанной продукции была получена накладная № 4975 от 18 ноября 2019 года и кассовый чек № 00001 от 19 ноября 2019 года, выданный ИП ФИО1 (приложение 1 на 2 стр. протокола от 19 ноября 2019 года).

Как указывает истец он не заключал с ответчиком лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача прав на персонаж, а также иным образом, права ответчику не передавал. 

При этом основания для внедоговорного использования у ответчика в соответствии с ГК РФ отсутствуют.

На основании вышеизложенного истец считает обоснованными требования к ответчикам о выплате компенсации за нарушение принадлежащих ему исключительных прав в размере 2 860 000 руб., рассчитанной по следующей формуле: (стоимость права х курс доллара) х (коэффициент 2): (20 000 х 71,50) х 2 = 2 860 000 руб.

Компенсация рассчитана истцом с учетом того, что нарушение прав происходит как в сети «Интернет», что позволяет широкому кругу лиц получить доступ к предложению о продаже контрафактного товара, так и в розничных магазинах, адреса которых ответчик указал на сайте.

Кроме того, истец указывает на характер нарушения: без соответствующего разрешения использован широко известный Персонаж, что подтверждается аффидевитом ФИО4 и содержится на страницах 52, 53, 54; на территории Москвы у правообладателя имеется действующий лицензиат, который занимается производством кондитерской продукции; незаконная деятельность ответчиков подрывает лицензионный бизнес истца. 

При этом ответчик2 является изготовителем кондитерских изделий, позиционирующим свою продукцию, как премиум класс.

Истцом в адрес ответчиков была направлена претензия о выплате компенсации, поскольку претензионные требования истца не были удовлетворены, последний обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав  и  оценив  представленные  в  материалы  дела  доказательства  по правилам статьи  71 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, установив, что факт незаконного использования ответчиками произведения (персонажа мишка с голубым носом «Tatty Teddy»)  подтвержден материалами дела, при этом судом установлено, что ответчиками исключительные права истца были нарушены путем использования только художественного персонажа при производстве и продаже пирожного (макарони). Доказательств использования ответчиками иных объектов «собственности» истца и иными способами, в материалы дела не представлено. При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что размер стоимости правомерного использования произведения, определяемый исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, составляет 953 333 руб. в связи с чем, удовлетворил исковые требования частично, также снизив размер судебных расходов на сбор доказательств в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционных жалоб истца, ответчиков 1 и 2 подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ (в редакции, действовавшей в период вменяемого правонарушения) отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1304 

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1235 ГК РФ лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Одним из способов защиты является требование от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Истцом в материалы дела было представлено информационное письмо, от лицензионного агента — Общества с ограниченной ответственностью «Мегалайсенз», которое является стороной сделки по контракту.

Из представленного документа следует, что Пунктом 5 Соглашения установлен размер минимальной гарантированной суммы (под гарантированной суммой понимается единоразовый платёж, который выплачивается за предоставленное право использования интеллектуальной собственности вне зависимости от количества предоставленных объектов), выплачиваемой Агенту, которая, согласно Приложению к Соглашению, составляет 20 000 долларов США. 

Указанная сумма выплачена Агенту в полном объеме, и лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на право производства продукции с использованием интеллектуальной собственности Компании.

При этом, Агент (ООО «Мегалайсенз») сообщает, что в рамках исполнения указанного выше Лицензионного контракта № CBG/#686 от 09 января 2019 года, Лицензиатом осуществляется выпуск/производство продукции с использованием одного из предоставленных объектов интеллектуальной собственности Компании, а именно: Me To You/Tatty Teddy. (Приложение № 1 к письменным пояснениям от 14 декабря 2020 года).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на объекты авторского права входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав (либо наличие у истца правомочия на обращение с иском в защиту таких прав) и факт их нарушения ответчиком.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Суд первой инстанции принял во внимание, что в обоснование расчета истец ссылается на контракт № CBG/#686 от 09.01.2017, предметом которого является предоставление лицензиату права использовать художественные персонажи, логотипы брендов или иные объекты, именуемые «Собственностью» путем производства, маркетинга, продажи, распространения, продвижения или издания лицензионных изделий (кондитерских изделий). 

Стоимость лицензии составляет минимум 20 000 долларов США (размер гарантийной суммы).

При этом лицензионными изделиями являются бисквитные торты (1 кг., 700 гр., 500 гр.), пирожные, торты на заказ.

Вместе с тем, судом первой инстанции установлено, что ответчиками исключительные права истца были нарушены путем использования только художественного персонажа при производстве и продаже пирожного (макарони).

Доказательств использования ответчиками иных объектов «собственности» истца и иными способами, в материалы дела не представлено.

Оценив все указанные обстоятельства в их совокупности, суд первой инстанции обоснованно посчитал, что размер стоимости правомерного использования произведения, определяемый исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, составляет 953 333 руб., в связи с чем,  размер компенсации, рассчитываемой по правилам п. 3 ст. 1301 ГК РФ, составляет 953 333 руб. исходя из допущенных ответчиками нарушений.

Различная оценка одних и тех же фактических обстоятельств и документов дела судом первой инстанции и заявителями, не является правовым основанием для отмены или изменения решения суда по настоящему делу,  поскольку не свидетельствует о нарушении судом норм материального и процессуального права, а лишь указывают на несогласие с оценкой судом доказательств.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалоб, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2021 года по делу № А40-128817/20 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:         Т.В.Захарова

 

Судьи:              О.Г.Головкина

                                                                                                                   Е.Б.Расторгуев

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.