АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-5414/2018

11 декабря 2018 года

г. Курск

Резолютивная часть решения  объявлена 05.12.2018 года.

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Песниной Н. А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Коггала Холдингс Лимитед 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2

о запрете ответчику использовать товарный знак и взыскании компенсации, 

третье лицо: Курская таможня.

В судебном заседании  приняли участие представители:

от истца: ФИО3 по доверенности от 01.09.2017;

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 14.09.2018;

от третьего лица: не явился, уведомлен надлежащим образом.

Компания Коггала Холдингс Лимитед (регистрационный номер компании 2157723, дата учреждения компании 20.10.2014, зарегистрированный офис компании: Сьют 1404, Тунг Вей Коммершиал Билдинг 109-111 Глоусестер Роад Ванчай, Гонконг (НК) обратилась в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 304463230800162, ИНН 

<

***>) о запрете ответчику использовать обозначения тождественные и сходные до степени смешения с товарным знаком «CIAO!» №383282, исключительное право на которое принадлежит истцу, в том числе путем ввоза, предложения к продаже и/или иным образом в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован и/или однородных им; о взыскании компенсации в размере                     727 120 руб. 28 коп. за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «CIAO!» №383282. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора судом привлечена Курская таможня.

04.12.2018 посредством системы подачи документов в электронном виде от истца поступили письменные объяснения и уточнение исковых требований в части с приложением дополнительных документов (приобщены судом к материалам дела), в которых истец просит: запретить ответчику использование товарного знака №383282 «CIAO!» в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, а именно «одежда, в том числе белье нижнее, одежда для отдыха и нерабочая одежда для мужчин, женщин и детей; обувь; головные уборы; принадлежности и аксессуары для вышеперечисленных товаров».

На рассмотрении у суда находится заявление ответчика о снижении размера взыскиваемой компенсации до 10 000 руб. 00 коп., указанное в письменном отзыве, представленном в  суд 19.11.2018 (приобщен судом к материалам дела). 

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые требования поддержал, представил суду доказательства отправки уточненного искового заявления в адрес лиц, участвующих в деле. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Письменные объяснения истца с уточнением исковых требований и приложенными документами, а также доказательствами отправки приобщены к материалам дела. Кроме того, истец в ходе рассмотрения спора представил письменные объяснения от 15.10.2018, от 06.11.2018.

В судебном заседании представитель ответчика относительно удовлетворения исковых требований возражала, поддержала ранее заявленное ходатайство о снижении размера компенсации, через канцелярию суда представила письменные объяснения ответчика от 27.11.2018 и 05.12.2018 с приложением документов, которые приобщены к материалам дела. В ходе рассмотрения дела ответчик представил 16.10.2018 – письменный отзыв на исковое заявление, в котором указывал на абстрактный характер требования о запрете использования принадлежащего истцу товарного знака, чрезмерный характер размера заявленной ко взысканию компенсации, не соответствующий характеру допущенного правонарушения и фактическим обстоятельствам, а также предствил  14.11.2018 письменные объяснения на исковое заявление и 19.11.2018 письменный отзыв на исковое заявление. Кроме того, ответчик в ходе рассмотрения спора представил мнение специалиста от 16.11.2018.

Представитель третьего лица – Курской таможни в судебное заседание не явился, 15.10.2018 посредством системы подачи документов в электронном виде представил письменное мнение по делу, в котором пояснил, что 15.02.2017 должностным лицом Курского таможенного поста в отношении ИП ФИО2 было вынесено определение о возбуждении дела об административном  правонарушении; решением Арбитражного суда Курской области от 23.08.2017 по делу №А35-3972/2017 ответчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной  ч. 1 ст. 14.10                   КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 10 000 руб. 00 коп. (за незаконное использование товарного знака «CIAO» без согласия правообладателя). Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2018 по указанному делу решение суда первой инстанции изменено в части: мера административной ответственности заменена на предупреждение; товары, указанные в резолютивной части названного постановления, конфискованы в доход государства. Кроме того, 09.11.2018 таможенным органом представлены копии материалов дела об административном правонарушении №10108000-76/2017. 

Дело рассмотрено в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, по имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд установил.

Как установлено в рамках дела №А35-3972/2017 и усматривается из материалов настоящего дела,  02.02.2017 декларантом ИП ФИО2 на Курский таможенный пост с целью помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления», была подана электронная ДТ № 10108030/020217/0000060 на товар: колготки женские из синтетических волокон, разного ассортимента, носки женские из синтетических волокон, общим количеством 56 677 штук. Изготовитель:                                  ООО «Новомосковская трикотажная фабрика» (51215, Украина, 

<

...>).

Товар перемещался через таможенную границу Евразийского экономического союза в рамках контракта от 22.11.2016г. № 133, заключенного между покупателем -                  ИП ФИО2 и поставщиком - ООО «Новомосковская трикотажная фабрика».

Согласно сведениям, указанным в графе № 14 ДТ № 10108030/020217/0000060, декларантом выступала ИП ФИО2 

Согласно сведений графы № 54 ДТ №10108030/020217/0000060, декларирование вышеуказанного товара, осуществлял ФИО5 - таможенный представитель ООО «СВТС-Альянс».

В ходе таможенного досмотра (акт таможенного досмотра                                                        № 10108030/060217/000010) было установлено, что в партии товаров имеется товар - колготки женские, в количестве 11820 шт. (упакованные в 197 картонных ящиков) с маркировкой на каждой упаковке с колготками (словесное обозначение):                                    LIGHT & WHITE CIAO. На 197 картонных ящиках, в которых были упакованы колготки, также имелась маркировка CIAO, Ciao.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Роспатента, товарный знак «CIAO» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ по свидетельству № 383282 для товаров 25 класса МКТУ, в том числе для колготок. Права на товарный знак «CIAO!» принадлежат компании «Коггала Холдингс Лимитед» (Сьют 1404,Тунг Вей Коммершиал Билдинг 109-111 Глоусестер Роад Ванчай, Гонконг).

ОТО и ТК Курского таможенного поста Курской таможни  было принято решение о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, сроком на 7 рабочих дней, о чем был информирован декларант                           ИП ФИО2 (исх. № 42-104/41 от 07.02.2017г.).

О факте выявления товаров, содержащих обозначение, с высокой степенью вероятности схожее с товарным знаком «CIAO!», правообладателем которого является компания «Коггала Холдинге Лимитед», был уведомлен его представитель на территории РФ (исх. № 42-104/43 от 07.02.2017г.).

10.02.2017 в Курскую таможню поступило заявление от директора компании «Коггала Холдингс Лимитед» Апараккаж Джаясигнхи, из которого следует, что компании «Коггала Холдинг Лимитед» стало известно о том, что в ходе проверки                                        ДТ №10108030/020217/0000060 было выявлено отсутствие у импортера    документа    от    правообладателя     товарного    знака    «CIAO!», разрешающего ввоз товара, а именно колготок женских LIGHT & WHITE с обозначением CIAO в количестве 11820 штук. Согласно счету-фактуре № 000218 от 23.11.2016г. ООО «Новомосковская трикотажная фабрика», произвела продажу и реализацию ИП ФИО2, женских колготок, маркированных обозначением «CIAO!», тождественным и сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя «CIAO!», зарегистрированным на территории РФ по свидетельству № 383282 в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Компания «Коггала Холдинге Лимитед», является правообладателем товарного знака № 383282, не имеет заключенных договоров ни с «Новомосковской трикотажной фабрикой», ни с ИП ФИО2, представляющих право использования указанного средства индивидуализации товаров. Кроме того, в письме приведены фотографии оригинальных товаров, маркированных товарным знаком «CIAO!» и указаны признаки контрафактности, которыми обладают женские колготки, ввозимые на таможенную территорию таможенного союза ИП ФИО2: обозначение, размещенное на упаковке указанного товара сходно до степени смешения с товарным знаком компании «Коггала Холдингс Лимитед», зарегистрированным по свидетельству № 383282; ввозимый ИП ФИО2 товар является однородным с товарами 25 класса МКТУ - женскими колготками, в отношении которых зарегистрирован и используется правообладателем товарный знак «CIAO!» по свидетельству № 383282; в связи со сходством указанного обозначения с товарным знаком № 383282 имеется вероятность возникновения у потребителя заблуждения о принадлежности реализуемого товара правообладателю; компания «Коггала Холдингс Лимитед», не производила и не уполномочивала третьих лиц на производство указанных товаров, не предоставляла Новомосковской трикотажной фабрике, ИП ФИО2 право их ввода в гражданский оборот на территории РФ. Таким образом, исследуемые товары обладают признаками контрафактности, а действия по их ввозу на территорию РФ являются незаконным использованием товарных знаков по свидетельству №383282 и нарушают права компании «Коггала Холдингс Лимитед». В заключительной части своего письма директор компании «Коггала Холдингс Лимитед» Апараккаж Джаясингнхи, просит привлечь ИП ФИО2 к предусмотренной законом ответственности за нарушение прав на использование товарного знака.

В связи с изложенным 15.02.2017 главным государственным                            таможенным инспектором ОТО и ТК № 1 Курского таможенного поста в отношении                     ИП ФИО2  было возбуждено дело об АП №10108000-76/2017 по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Товар - колготки женские, в количестве 11820 шт., находящийся в 197 картонных ящиках, был изъят в качестве предмета административного правонарушения и помещен на ответственное хранение на СВХ ООО «ТЛТ СУДЖА» по акту приема-передачи от 15.02.2017г.

02.03.2017г. по протоколу о взятии проб и образцов были отобраны образцы товара, являющегося предметом административного правонарушения.

03.03.2017г. по делу об АП было вынесено определение о назначении экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Согласно заключению эксперта ЭКС - филиала ЦЭКТУ (г. Брянск)                                     № 12403006/0011250 от 31.03.2017г.:

1.  Словесные    обозначения    «CIAO!»,     «Ciao»,    размещенные    на представленном на исследование товаре: на упаковке товара «колготки женские из синтетических нитей, 40 den, с маркировкой LIGHT & WHITE, CIAO» - картонный короб в количестве 1 шт., на индивидуальной упаковке товара «колготки женские из синтетических нитей, 40 den, с маркировкой LIGHT & WHITE, CIAO» в количестве 3 шт., являются сходным до степени смешения с зарегистрированным словесным товарным знаком «CIAO!», зарегистрированном в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, свидетельство о регистрации №383282, правообладателем которого является компания Коггала Холдингс Лимитед.

2. Товар: «колготки женские из синтетических нитей, 40 den, с маркировкой LIGHT & WHITE, CIAO является однородным товару, для обозначении и индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 383282, правообладателем которого является компания Коггала Холдингс Лимитед.

Старшим уполномоченным по ОВД ОАР Курской таможни ФИО6, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ИП ФИО2, 10.05.2017г. был составлен протокол об АП № 10108000-76/2017 по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Установив, что в действиях ИП ФИО2 присутствуют признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена                              ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, 15.05.2017г. Курская таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении ИП ФИО2 к административной ответственности по ч. 1  ст. 14.10 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Курской области от 23.08.2017 по делу                         №А35-3972/2017 ИП ФИО2  была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. 00 коп. Товар, изъятый по протоколу изъятия вещей и документов от 15.02.2017г. и переданный на хранение на СВХ                        ООО «ТЛТ Суджа» (Курская обл., Суджанский район, Заолешенский сельский совет): колготки женские из синтетических волокон с линейной плотностью одиночной нити менее 67 децитекс (44 DTEX): CIAQ 40 den. 93% - полиамид. 7% -  эластан: эластичные, полупрозрачные, с поддерживающими шортиками, усиленным мыском и широким поясом, количество 11820 шт. Изготовитель: ООО «Новомосковская трикотажная Фабрика» Украина, товарный знак: LIGHT & WHITE, суд решил конфисковать в федеральную собственность для дальнейшего уничтожения.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2018 решение Арбитражного суда Курской области от 23.08.2017 по делу №А35-3972/2017 изменено в части назначения наказания, и разрешения вопроса об изъятом товаре. Индивидуальному предпринимателю ФИО2 меру наказания заменена на предупреждение. Товар, изъятый по протоколу изъятия вещей и документов от 15.02.2017 и переданный на хранение на СВХ ООО «ТЛТ Суджа» (Курская обл., Суджанский район, Заолешенский сельский совет): колготки женские из синтетических волокон с линейной плотностью одиночной нити менее 67 децитекс (44 DTEX): CIAО 40 den. 93% - полиамид. 7% - эластан: эластичные, полупрозрачные, с поддерживающими шортиками, усиленным мыском и широким поясом, количество 11820 шт. Изготовитель: ООО «Новомосковская трикотажная Фабрика» Украина, товарный знак на упаковке: LIGHT & WHITE - конфискован в доход государства.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2018 постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2018 по делу                              № А35-3972/2017 оставлено без изменения, кассационная жалоба компании «Коггала Холдингс Лимитед» – без удовлетворения.

При этом судом кассационной инстанции отмечено, что, судами первой и апелляционной инстанций установлен факт ввоза предпринимателем товаров, на упаковках которого без согласия правообладателя, размещено словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 383282 в отношении однородных товаров 25-го класса МКТУ. Судом апелляционной инстанции неправомерно указано, что изъятый товар – колготки не являются контрафактными, поскольку обозначение, указанное на товаре, преследует своей целью привлечение внимания потребителей к указанному товару, то есть для его индивидуализации и введения в гражданский оборот. Таким образом, учитывая доказанность факта наличия цели индивидуализации ввезенного предпринимателем товара и введения его в гражданский оборот без получения соответствующего разрешения правообладателя товарного знака, такое действие является нарушением исключительного права данного правообладателя и незаконным использованием его товарного знака, влекущим применение административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Следовательно, товар, на котором размещено обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком, свидетельствует о контрафактности товара. Суд кассационной инстанции указывает, что таким образом, суд апелляционной инстанции правомерно указал на то, что в силу предусмотренной санкцией за правонарушение, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, предусмотрена дополнительная мера в виде конфискации товара. Вместе с тем, необходимо принять во внимание, что в соответствии со статьей 32.4 КоАП РФ, реализация конфискованных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Суд кассационной инстанции также поясняет, что как правильно указал суд апелляционной инстанции, вопрос об уничтожении товара подлежит разрешению иным компетентным органом в случае невозможности его реализации в доход государства. При этом следует отметить, конфискованный товар не может быть возвращен правонарушителю. Судом кассационной инстанции отмечено, что изложенные в обжалуемом судебном акте выводы касательно необходимости замены конфискации товаров для дальнейшего уничтожения на конфискацию для обращения в доход государства являются обоснованными, принятым в соответствии с санкцией статьи                    14.10 КоАП РФ. 

25.08.2018 Компания Коггала Холдингс Лимитед, ссылаясь на доказанность факта нарушения исключительных прав на товарный знак «CIAO!» по свидетельству №383282, направила в адрес ИП ФИО2 претензию от 18.08.2017, в которой требовало выплатить правообладателю компенсацию в размере 5 000 000 руб. 00 коп.

Поскольку указанная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения,  Компания Коггала Холдингс Лимитед обратилась в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением, уточненным в ходе рассмотрения дела, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о запрете ответчику использовать товарный знак №383282 «CIAO!» в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, и взыскании компенсации в размере 727 120 руб. 28 коп. за незаконное использование товарного знака «CIAO!» №383282.

  Исследовав материалы дела, оценив доводы лиц, участвующих в деле и представленные в их обоснование документы в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд полагает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно статье 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах являются, в том числе, защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Лицо, обратившееся за защитой права или интереса, должно доказать, что его право или интерес действительно нарушены противоправным поведением ответчика, а также доказать, что выбранный способ защиты нарушенного права соответствует характеру и последствиям нарушения и в случае удовлетворения требований истца должен привести к восстановлению его нарушенных или оспариваемых прав.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у Компании Коггала Холдингс Лимитед исключительных прав на товарный знак «CIAO!» подтверждается государственной регистрацией товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ по свидетельству                    № 383282 для товаров 25 класса МКТУ, в том числе для колготок.

Обстоятельства нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак путем ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных принадлежащим компании товарным знаком, без согласия его правообладателя, установлены вступившими в законную силу судебными актами по делу №А35-3972/2017, в результате -  ИП ФИО2 была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, а также усматриваются из материалов настоящего дела.

Статьей 69 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее  рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее.

Вышеуказанными судебными актами по делу №А35-3972/2017 было установлено незаконное использование ИП ФИО2 товарного знака «CIAO!» и ввоз на территорию Российской Федерации контрафактного товара.

 Установленные в данных судебных актах факты переоценке не подлежат.

Пунктом 1 статьи 1250  ГК РФ предусмотрено, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Ссылаясь на необходимость защиты нарушенных интеллектуальных прав на товарный знак, истец, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ, заявил требование о запрете ответчику использовать товарный знак №383282 «CIAO!» в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, а именно «одежда, в том числе белье нижнее, одежда для отдыха и нерабочая одежда для мужчин, женщин и детей; обувь; головные уборы; принадлежности и аксессуары для вышеперечисленных товаров».

Между тем, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения. 

При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения.

Следовательно, по смыслу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ такое требование, как направленное на пресечение действий, нарушающих право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено.

Между тем, правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака или сходных с ним обозначений, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации.

При этом из материалов дела усматривается и не оспаривается лицами, участвующими в деле, что контрафактный товар - колготки женские, в количестве                  11 820 шт., были изъяты таможенным органом в качестве предмета административного правонарушения и помещены на ответственное хранение СВХ ООО «ТЛТ Суджа», а затем на основании Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2018 и Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2018 по делу №А35-3972/2017 конфискованы.

Возражая против удовлетворения заявленного требования, ответчик в отзыве от  16.10.2018 подтвердил, что колготки в качестве вещественных доказательств были конфискованы, никаких иных действий, связанных с использованием товарного знака «CIAO!», ИП ФИО2 не совершала и не совершает. Доказательств обратного в материалы дела истцом не представлено.

Заявленные истцом требования не характеризуются указанием на конкретные товары, приведенные в конкретной декларации, либо на иных доказательствах нарушения ИП ФИО2 исключительных прав  Коггала Холдингс Лимитед.

Между тем, меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением. Абстрактный запрет использовать товарный знак без разрешения правообладателя установлен непосредственно законом.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ определено, что исключительное право использования товарного знака принадлежит лишь правообладателю. В силу  пункта 3 этой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения

Тогда как абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению (постановления Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2016 по делу №А40-71324/2015, от 06.12.2017 по делу №А45-769/2017  и др.).

С учетом изложенного выше, суд полагает заявленные исковые требования в части запрета использования  товарного знака №383282 «CIAO!» в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, а именно «одежда, в том числе белье нижнее, одежда для отдыха и нерабочая одежда для мужчин, женщин и детей; обувь; головные уборы; принадлежности и аксессуары для вышеперечисленных товаров», не подлежащими удовлетворению.

Кроме того, ссылаясь на необходимость защиты нарушенных интеллектуальных прав на товарный знак, истец, руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ, заявил требование о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака №383282 «CIAO!», рассчитанной истцом в двукратном размере стоимости  товара с маркировкой «CIAO!» (11820 пар), указанной в дополнительном соглашении №1 и спецификации к контракту №133 от 22.11.2016:

2*6028,2USD =12 056,4 USD, составляющих 727 120 руб. 278 коп. (по курсу на день подачи таможенной декларации  - 02.02.2017).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1301 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Аналогичная мера ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена пунктом 4 статьи 1515 того же Кодекса, в соответствии с которым правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак путем ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных принадлежащим компании товарным знаком, без согласия его правообладателя, подтверждается материалами дела, в том числе судебными актами по делу №А35-3972/2017, которыми              ИП ФИО2 была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Как разъяснено в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В свою очередь согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

При этом, как разъяснено высшей судебной инстанцией, суд, определяя размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика – индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.

Таким образом, в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается на ответчика.

Как разъяснено в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, подход, допускающий снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. 

В ходе рассмотрения настоящего дела ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера взыскиваемой компенсации до 10 000 руб. 00 коп. 

В обоснование заявленного ходатайства ответчик указывает, что                                                ИП ФИО2 к ответственности за использование товарного знака, не принадлежащего ей,  никогда, кроме указанного случая, не привлекалась, использование указанного объекта интеллектуальной собственности произошло единоразово и в дальнейшем не повторялось.

Кроме того, ответчик указывает, что убытки истцу не причинены, поскольку спорная продукция была изъята, а затем конфискована, и фактически реализована не была. Ни один экземпляр колготок, незаконно маркированных товарным знаком «CIAO!», не был предложен потребителям или продан. По мнению ответчика, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что размер заявленной компенсации многократно превышает размер причиненных убытков.

Доказательств обратного из материалов дела не усматривается и истцом не представлено.

Кроме того, в обоснование ходатайства о снижении размера взыскиваемой компенсации ответчик ссылается на то, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцу, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика. Так, стоимость товара, на котором неправомерно размещен товарный знак, составила 363 560 руб. 14 коп., тогда как сумма доходов ИП ФИО2 за 2017 год составила 127 255 571 руб., сумма расходов – 126 014 840 руб., согласно представленной в материалы дела декларации 3-НДФЛ, то есть стоимость товара с незаконно размещенным на нем товарным знаком составила примерно 0,28% от размера доходов (расходов) ответчика.

В свою очередь истец, возражая против удовлетворения заявления о снижении размера взыскиваемой компенсации, в письменных объяснениях от 15.10.2018 и 06.11.2018 полагал, что ввоз спорной партии колготок составляет существенную часть деятельности ответчика,  поскольку ответчиком ввезена партия из 9 разных моделей, для каждой из которых было выбрано свое название, при этом 3 названия зарегистрированы в качестве товарных знаков, а 6 – ни за кем не зарегистрированы.

В подтверждение того, что допущенное правонарушение не носит грубый характер, ответчик указала, что умысла на нарушение прав правообладателя, как и намерения использовать чужой товарный знак, не имела. Пояснила, что ею был разработан собственный товарный знак LIGHT&WHITE (свидетельство на товарный знак №670041); продукция LIGHT&WHITE является самостоятельным брендом, при этом именно товарный знак «LIGHT&WHITE» объединяет и индивидуализирует чулочно-носочную продукцию, которую ответчик предлагает потребителю, а не вспомогательные словесные элементы, указывающие на разновидность моделей внутри бренда («Support», «Sky», «Every Day», «Сiao»). Несмотря на то что, словесный элемент «Сiao» является сходным до степени смешения с товарным знаком «СIAO» упаковка товаров «LIGHT&WHITE СIAO» выполнена таким образом, что практически исключает возникновение смешения.

В подтверждение указанного обстоятельства ответчиком в материалы дела представлено мнение специалиста ФИО7 от 16.11.2018, изготовленного по заказу ИП ФИО2, в соответствии с которым представленные для исследования изображения лицевых сторон индивидуально упаковки товара «колготки» не ассоциируются друг с другом и не могут ввести потребителей в заблуждение относительно принадлежности товара одному производителю.

В письменным объяснениях от 15.10.2018 и 06.11.2018 истец, возражая против удовлетворения заявления о снижении размера взыскиваемой компенсации, полагал, что правонарушение, совершенное ответчиком носит грубый и злонамеренный характер, поскольку ответчик предпринимательскую деятельность осуществляет с 2004 года, ранее состояла в договорных отношениях с эксклюзивным дистрибьюторами истца на территории России (ООО «Италком Груп») и закупала оригинальные колготки, основным видом деятельности ответчика является торговля оптовая текстильными изделиями.

В свою очередь ИП Белозерова О.Г. в письменных объяснениях от 27.11.2018 поясняла, что деятельность по заказу товара на фабрике (ООО «Новомосковская трикотажная фабрика») по разработке дизайна упаковки, утверждению маркировки, выбору моделей и названий к ним осуществлялась ею впервые и существенно отличалась от основной (перепродажа готового товара), вследствие чего требовала специальных познаний, которыми она на тот момент не обладала.

Кроме того, в уточнениях и письменных объяснениях от 04.12.2018 истец указывает, что представленное ответчиком мнение специалиста направлено на пересмотр и переоценку обстоятельств, установленных решением суда по делу №3972/2017.  

Согласно статье 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с позиций их относимости,  допустимости и достоверности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ, принимая во внимание характер допущенного нарушения и степень вины нарушителя, учитывая  отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, а также отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие у истца каких-либо убытков вследствие допущенного ответчиком нарушения, учитывая, что использование объектов интеллектуальной собственности не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и  не носит грубый характер, суд пришел к выводу о необходимости уменьшения размера взыскиваемой компенсации в 10 раз, то есть до  72 712 руб. 03 коп. 

  Согласно пункту 1 статьи 110 АПК РФ, случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 23 542 руб. 00 коп. по платежному поручению от 27.06.2018 №951628, в связи с чем расходы по оплате государственной пошлины в размере 17 542 руб. 00 коп. относятся судом на ответчика, в остальной части (6000 руб. за неимущественное требование,  в удовлетворении которого судом отказано) – на истца.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 65, 102, 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Коггала Холдингс Лимитед  72 712 руб. 03 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака «CIAO!» по свидетельству РФ №383282 и 17 542 руб.                      00 коп. в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в                         г. Воронеже через Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Суд по интеллектуальным правам в г. Москве при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

  Судья                                                                                        Н.А. Песнина