РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-98723/22-12-705

г. Москва

23 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 23 августа 2022 года

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем Васильевой В.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590)

к ответчикам: 1) ООО «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877), 2) Цуненко О.О.

о защите прав на товарный знак по свидетельству РФ №434131, взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей, 

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Облака» и Цуненко О.О. (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак по свидетельству РФ №434131, взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарные знаки, правообладателем которых является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчиков против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству № 434131 с датой приоритета 31.08.2010 года, зарегистрированного в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 классов МКТУ.

Истцом было установлено, что ответчики незаконно используют товарный знак в доменном имени «kapika-obuv.ru» и на сайте, на которой оно делегируется для продажи однородных товаров. Данный факт подтверждается скриншотами со спорного сайта, а также ответом регистратора на запрос, согласно которому администратором доменного имени является Цуненко О.О., а непосредственным пользователем сайта – ООО «Облака».

Таким образом, учитывая фактические обстоятельства в совокупности с регулирующими спорные правоотношения нормами права, приведенными выше, Истец вынужден обратиться в суд с данным иском, и считает необходимым просить суд запретить использование обозначения в доменном имени и на сайте, а также о взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Доводы ответчиков, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не подтверждены документально.

Истец пояснил, что с Ответчиками не заключался лицензионный договор на использование какого-либо из Товарных знаков в сети «Интернет», в том числе в доменном имени https://www.kapika-obuv.ru/.

На сегодняшний день под контролем Ответчиков находятся два сайта с доменными именами https://www.kidsobuv.ru/ и https://www.kapika-obuv.ru/ (далее - Доменное имя), посредством которых реализуется продукция под брендом «Kapika», закупленная ранее Ответчиком-1 у Истца.

Поскольку рабочие отношения сторон прекратились, в августе 2021 года со стороны Истца было направлено письмо в адрес Ответчика-1 с требованием о прекращении использования сайта и адресующего к нему Доменного имени в своей дальнейшей деятельности, которое последним было проигнорировано.

Вопреки доводам Ответчиков о неполучении данного письма, истец также указал, что, во-первых, между сторонами состоялись две встречи, посвященные данному вопросу (09.06.2021 и 21.07.2021), во-вторых, от Ответчиков не последовало никаких действий и после получения досудебных претензий от 29.03.2022.

Таким образом, принимая во внимание, что Истцом были вложены силы и средства в продвижение Доменного имени и сайта, к которому оно адресует, в настоящий момент Ответчик-1 и Истец не сотрудничают, у Ответчика-1 есть сайт с доменным именем https://www.kidsobuv.ru/, где он и так реализует ту же самую продукцию под брендом «Kapika», Истец считает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Кроме того, в ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (перечислены требования, при соблюдении которых право использования товарного знака считается предоставленным. Во-первых, лицензионный договор должен быть составлен в письменной форме и зарегистрирован в Роспатенте. Во-вторых, в данном договоре должны быть отражены все существенные условия.

Учитывая, что такой договор не заключался, - ни Ответчик-1, ни Ответчик-2 не имеют никаких законных оснований для использования Товарных знаков на сайте и в Доменном имени. В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ само по себе отсутствие запрета не является согласием (разрешением).

Ответчик не опровергает сходство Товарных знаков и обозначений на продукции, не предоставляет доказательств отсутствия фактического смешения обозначения, используемого на сайте и Товарных знаков Истца.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В Доменном имени, равно как и в Товарных знаках используются фонетически тождественные словесные элементы «kapika» (разница в произношении отсутствует). Элемент «obuv» в Доменном имени является дополнительным (не доминирующим) и не влияет на восприятие обозначения. Сравниваемые обозначения при их произношении и восприятии на слух ассоциируются друг с другом и имеют существенное фонетическое сходство. Кроме того, элемент «obuv» (транслитерация слова обувь) - неохраняемый элемент, который не учитывается при сравнении обозначений на определение степени сходства. Итого, сравнению подлежат два тождественных словесных элемента «kapika» и «kapika».

Сравниваемые обозначения выполнены прописными буквами латинского алфавита и представляют собой графически тождественные словесные элементы «kapika» (разница в написании отсутствует). Несмотря на наличие неохраняемого элемента «obuv», общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, является идентичным. Сходство сравниваемых обозначений до степени смешения усиливается также за счет высокой степени фонетического сходства - за счет фонетического тождества сравниваемых словесных элементов «kapika».

В таких условиях использование фонетически и графически тождественных словесных элементов в совокупности способно вызвать у потребителей впечатление о принадлежности Доменного имени Истцу, а соответственно, и продаваемых на сайте товаров одному лицу. Таким образом, потребитель будет введен в заблуждение.

Таким образом, учитывая центральное расположение надписи «Kapika» на логотипе, ее оформление в другой, более яркой и заметной цветовой палитре, ее дополнительное выделение линиями сверху и снизу, именно она является доминирующим элементом в логотипе, что позволяет сделать вывод о наличии сходства до степени смешения, что может формировать у рядового потребителя неверное представление о производителе товара.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, размещение обозначения, тождественного или сходного с чужим товарным знаком, на сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя независимо от использования товарных знаков при реализации товаров.

Сам факт использования товарных знаков на сайте без разрешения Истца является нарушением его исключительного права.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

Таким образом, требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленной редакции.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию. 

Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в отношении оснований для снижения компенсации, суд полагает, что разумным и соразмерным будет снизить компенсацию до 100.000 рублей.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить Цуненко О.О. использование обозначения kapika, в том числе в доменном имени и на сайте https://www.kapika-obuv.ru/;

Взыскать с Цуненко О.О. в пользу Общества с ограниченной ответственности «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб.

Запретить Обществу с ограниченной ответственности «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877) использование обозначения kapika, в том числе в доменном имени и на сайте https://www.kapika-obuv.ru/;

Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877) в пользу Общества с ограниченной ответственности «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590) компенсацию в размере 100.000 (сто тысяч) руб. и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 54.000 (пятьдесят четыре тысячи) руб.

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

 

Судья: А.С.Чадов