ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-4110/2018

г. Вологда

11 августа 2020 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 05 августа 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 11 августа 2020 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Ралько О.Б. и                       Романовой А.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Геофизика» на решение Арбитражного суда Псковской области от 19 марта               2020 года по делу № А52-4110/2018,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Промтехнологии»                    (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 180000, 

<

...>; далее – ООО «Промтехнологии») обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском, уточненным в порядке статьи              49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Геофизика» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 180022, 

<

...>; далее – ООО «НТЦ Геофизика») о взыскании задолженности по лицензионным платежам в размере 7 764 979 руб. 37 коп., штрафа за нарушение условий договора от 10.10.2016 № 18-10 в размере 2 588 326 руб. 46 коп., о признании договора неисключительной лицензии от 10.10.2016 № 18-10 на использование полезной модели, охраняемой патентом № 165000 расторгнутым с 07.09.2018, а также о взыскании судебных расходов.

Делу присвоен № А52-4110/2018.

Арбитражным судом Псковской области также принято к производству исковое заявление ООО «НТЦ Геофизика» к ООО «Промтехнологии» о расторжении договора неисключительной лицензии от 10.10.2016 № 18-10 на использование полезной модели, охраняемой патентом № 165000, на территории Российской Федерации и взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 429 502 руб. Делу присвоен № А52-4979/2018.

Определением суда от 21 ноября 2018 года по делу № А52-4110/2018 дела № А52-4110/2018 и № А52-4979/2018 объединены в одно производство, объединенному делу присвоен № А52-4110/2018.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Псковгеокабель» (далее – ООО «Псковгеокабель»).

Определением суда от 03 декабря 2019 года ООО «Псковгеокабель» привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

Решением суда от 19 марта 2020 года с ООО «НТЦ Геофизика» в пользу ООО «Промтехнологии» взыскано 10 353 305 руб. 83 коп., в том числе                             7 764 979 руб. 37 коп. основного долга, 2 588 326 руб. 46 коп. штрафа, а также        46 294 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и                  10 560 руб. в возмещение расходы по оплате стоимости судебной экспертизы; договор неисключительной лицензии от 10.10.2016 № 18-10 признан расторгнутым с 07.09.2018; в удовлетворении требований к                                       ООО «Псковгеокабель» судом отказано; в удовлетворении встречного иска ООО «Промтехнологии» также отказано.

ООО «НТЦ Геофизика» с решением суда не согласилось, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить. В обоснование жалобы указывает на то, что никогда не производило (не изготавливало) гибкую высоконапорную полимерную армированную трубу, владельцем патента от 12.10.2015 № 165000 на которую является истец. Соответственно, никогда не вводило данную продукцию в хозяйственный оборот. Ответчик лишь осуществлял продажу гибкой полимерной высоконапорной армированной трубы третьим лицам. Указанная продукция приобреталась у ООО «Псковгеокабель», что подтверждается имеющимися в материалах дела товарными накладными, платежными поручениями, счетами-фактурами и т.п. Производило данную продукцию ООО «Псковгеокабель» на основании разработанных им же ТУ 2248-058-241 18545-2015. Полагает, что спорный договор заключен не для целей его реального исполнения                           ООО «Промтехнологии», а для целей перевода денежных средств с ООО «НТЦ Геофизика» на ООО «Промтехнологии» по притворной сделке. Отмечает, что судом не дана оценка праву преждепользования ООО «Псковгеокабель», возникшего в силу положения части 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Считает, что поскольку спорный договор заключен сторонами до возбуждения в отношении ООО «НТЦ Геофизика» дела о банкротстве, требования об уплате лицензионных платежей также заявлены до возбуждения дела о банкротстве, соответственно заявленное истцом требование не является текущим и подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.

ООО «Промтехнологии» в отзыве с доводами подателя жалобы не согласилось.

Отзыв на жалобу от ООО «Псковгеокабель» не поступил.

Судебное заседание состоялось в соответствии со статьями 156, 266             АПК РФ без участия представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы.

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения суда.

Как видно из материалов дела, 10.10.2016 ООО «Промтехнологии» (Лицензиар) и ООО «НТЦ Геофизика» (Лицензиат) заключен договор неисключительной лицензии № 18-10, по условиям которого Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование полезной модели «Гибкая высоконапорная полимерная армированная труба», охраняемой патентом № 165000.

Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом произведена 17.01.2017.

В соответствии с пунктами 1.2, 2.1 договора Лицензиар обязан передать достаточную для использования полезной модели по 1.1 техническую документацию и иную документацию, осуществлять оказание технической и другой помощи, осуществлять авторский надзор, консультационное сопровождение на этапе изготовления и применения гибких высоконапорных полимерных армированных труб.

В соответствии с пунктом 2.2.2 договора Лицензиат обязуется вести учет изготовления и применения гибких высоконапорных полимерных армированных труб по лицензии с отражением финансовых и технических показателей и ежеквартально предоставлять их Лицензиару.

Согласно пункту 2.2.1 договора при применении патентозащищенной продукции Лицензиат обязан выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере 5 % от стоимости произведенной продукции, произведенных работ и предоставленных услуг. Сумма вознаграждения определяется дополнительными соглашениями ежеквартально. Перечисление лицензионных платежей на расчетный счет Лицензиара осуществляется поквартально, в течение первой половины месяца, следующего за месяцем подписания соглашения о сумме вознаграждения.

По итогам I квартала 2017 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 18-10 от 10.10.2016, согласно которому с использованием полезной модели № 165000                                           Лицензиатом изготовлена и реализована система трубная высоконапорная   ВТС 100/165-100 ТУ 2248-058-24118545-2015 на общую сумму 28 590 057 руб. 67 коп. В связи с этим за I квартал 2017 года Лицензиаром получено вознаграждение в размере 1 429 502 руб. (5 % от стоимости произведенной продукции).

За период с 2017 года по 2018 год ООО «НТЦ «Геофизика» осуществило поставки высоконапорных трубных систем (ВТС) различных модификаций, произведенных с использованием полезной модели № 165000, следующим контрагентам: АО «Мессояханефтегаз» (ВТС 100/165-100(311), ВТС 125/190-Ш0(ЭП), ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ВТС 140/185-100),                        ПАО «Оренбургнефть» (ВТС 100/125-40, ВТС 80/105-40), ООО «Газпромнефть-Ямал» (ВТС 140/220-100(ЭП)), объединенный институт ядерных исследований (ВТС 40/65-40, ВТС 100/125-40).

Истец в письме от 05.06.2017 предложил Лицензиату оформить обязательство по выплате лицензионного вознаграждения путем подписания дополнительного соглашения к договору. На указанное письмо ответа не последовало, в связи с этим письмом от 05.03.2018 истец потребовал погасить задолженность по лицензионным платежам в срок до 01.04.2018 с выплатой штрафных санкций в соответствии с пунктом 3.4 договора.

В ответном письме ООО «НТЦ Геофизика» не только отказалось от выплаты лицензионных платежей по договору, но и потребовало возврата перечисленного ранее лицензионного платежа в размере 1 429 502 руб., указав, что в поименованные в дополнительном соглашении № 2 система трубная высоконапорная ВТС 100/165-100 (1400 м) ТУ 2248-058-24118545-2015, система трубная высоконапорная ВТС 100/165-100 (2600 м) ТУ 2248-058-24118545-2015, система трубная высоконапорная ВТС 125/190-100 (2300 м)                               ТУ 2248-058-24118545-2015 не подпадают под предмет лицензионного договора, так как представляют собой другой технический объект с набором признаков, отличающихся от признаков, указанных в формуле полезной модели № 165000. Кроме того, на момент заключения договора неисключительной лицензии были нарушены права третьего лица, заявка которого опубликована 20.04.2016. В связи с этим, по мнению ООО «НТЦ Геофизика», основания для начисления и выплаты лицензионных платежей по договору неисключительной лицензии № 18-10 отсутствуют.

В письме от 05.09.2018 ООО «Промтехнологии» уведомило ООО «НТЦ Геофизика» о том, что в связи с неисполнением договорных обязательств на основании пункта 5.2 договора, а также в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ,  договор неисключительной лицензии № 18-10 прекращается (расторгается) с момента получения настоящего письма (07.09.2018).

Названные обстоятельства послужили основанием для обращения                  ООО «Промтехнологии» в суд с настоящим иском.

В свою очередь ООО «НТЦ Геофизика» обратилось в суд с встречными требованиями к ООО «Промтехнологии» о расторжении договора неисключительной лицензии от 10.10.2016 № 18-10 и взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 429 502 руб. 

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства и обстоятельства дела в их совокупности и в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 8, 309, 310, 329, 330, 450. 1, 1233, 1235, ГК РФ, пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» (далее – Постановление № 54), пунктом 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» признал требования                        ООО «Промтехнологии» к ООО «НТЦ Геофизика» правомерными и удовлетворил первоначальный иск к данному ответчику в полном объеме, в удовлетворении требований к ООО «Псковгеокабель» и встречного иска                  ООО «НТЦ Геофизика» суд отказал. 

Апелляционная инстанция не находит оснований не согласиться с решением суда.

С учетом существа спора представителями сторон в суде первой инстанции заявлены ходатайства о проведении патентоведческой экспертизы для исследования вопроса о том, была ли использована полезная модель, защищенная патентом №165000, при производстве продукции в соответствии с ТУ 2248-058-24118545-2015.

Определением от 11 апреля 2019 года суд назначил судебную комиссионную патентоведческую экспертизу, проведение экспертизы поручил экспертам автономной некоммерческой организации «Судебный эксперт». В распоряжение экспертов предоставлены описание полезной модели к патенту № 165000, технические условия ТУ 2248-058-24118545-2015, руководство по эксплуатации К185.224811.186РЭ, договор поставки от 04.09.2017                            № ДП_57650_76488_28221, паспорт ВТС 140/220-100 (ЭП), инструкция по монтажу К185.224811.188, договор поставки от 05.12.2016                                           № Л50630_76488_24439.

Согласно экспертному заключению от 12.07.2019 № 358/19 сопоставительный анализ технических решений, применяемых в оборудовании, рассматриваемом в качестве объекта исследования, с признаками, содержащимися в независимом пункте формулы патента на полезную модель               № 165000, убедительно показал, что вся совокупность признаков полезной   модели, охарактеризованная независимым пунктом формулы полезной модели к патенту № 165000, использована в указанном оборудовании, так как каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте на полезную модель № 165000 формулы, совпадает с техническими решениями, применяемыми в исследуемом оборудовании.

Таким образом, можно утверждать, что все признаки, перечисленные в формуле полезной модели № 165000 «Гибкая высоконапорная полимерная армированная труба», используются в продукции в соответствии с                               ТУ 2248-058-24118545-2015, следовательно, полезная модель, защищенная патентом № 165000, была использована при производстве продукции в соответствии с ТУ 2248-058-24118545-2015.

Проанализировав по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе экспертное заключение суд первой инстанции пришел к верному выводу, что каждый признак формулы полезной модели № 165000, владельцем исключительных прав на которую является истец, использован в ТУ 2248-058-241185452015, конструкторской документации ТГ.302411.00, указанной в пункте 5.2.1 ТУ (в том числе в чертежах спецификации ТГ.302411.00. ТГ.302411.00 СБ. ТГ.302411.01, ТГ.302411.02, ТГ.302411.03, ТГ.302411.04) и руководстве по эксплуатации высоконапорных трубных систем К185.224811.186 РЭ, в соответствии с которыми ООО «НТЦ «Геофизика» произвело и реализовало контрагентам спорную продукцию различных модификаций (в том числе ВТС 100/165-100).

Поскольку ООО «НТЦ Геофизика» не представлено доказательств погашения задолженности по лицензионным платежам, исковые требования ООО «Промтехнологии» правомерно удовлетворены судом в заявленном в иске размере.

Ввиду того, что факт нарушения ООО «НТЦ Геофизика» договорных обязательств нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения спора, суд первой инстанции правомерно взыскал с ответчика штраф в сумме 2 588 326 руб.                 46 коп., начисленный истцом в соответствии с пунктом 3.4 договора от 10.10.2016 № 18-10.

В силу пункта 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно пункту 5.2 договора каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления о расторжении, если другая сторона не выполнит какое-либо условие настоящего договора. Стороне, не выполнившей своего обязательства, предоставляется один месяц для выполнения условий.

В рассматриваемом случае материалами дела подтверждаются направление истцом в адрес ООО «НТЦ «Геофизика» уведомления от 05.09.2018 № 51 о расторжении договора. Соответственно, учитывая разъяснения, изложенные в пункте 13 Постановления № 54, суд первой инстанции правомерно признал спорный договор расторгнутым с 07.09.2018 и в связи с этим отказал ООО «НТЦ Геофизика» в удовлетворении встречного иска о его расторжении ввиду отсутствия оснований.

С выводом суда о том, что требование истца о солидарной ответственности не основано на нормах права апелляционная коллегия согласна.

В части отказа в удовлетворении первоначального иска к                             ООО «Псковгеокабель» решение суда истцом не обжалуется.

В удовлетворении встречных исковых требований о взыскании неосновательного обогащения также правомерно отказано судом, поскольку, как следует из материалов дела, полезная модель использовалась апеллянтом при изготовлении высоконапорных трубных систем, а заявленная к взысканию сумма в размере 1 429 502 руб. принята истцом в качестве обязательства по исполнению условий спорного договора.

При таких обстоятельствах доводы ООО «НТЦ Геофизика» о неисполнении истцом указанных в пунктах 1.2, 2.1 договора № 18-10 обязанностей не принимаются апелляционным судом.

Ссылка подателя жалобы на аффилированность руководителей                            ООО «Промтехнологии» и ООО «НТЦ Геофизика» не влияет на выводы суда о правомерности исковых требований ООО «Промтехнологии».

Довод подателя жалобы о том, что у ООО «Псковгеокабель» на основании статьи 1361 ГК РФ возникло право преждепользования на полезную модель, защищенную патентом № 165000 в связи с утверждением ТУ 2248-058-241 18545-2015 (15.07.2015), в то время как датой приоритета полезной модели установлено 12.10.2015 не принимается апелляционным судом ввиду следующего.

По смыслу статьи 1361 ГК РФ для подтверждения права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования права преждепользования необходимо представление доказательства того, что ООО «Псковгеокабель» до даты приоритета добросовестно использовал на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделал необходимые к этому приготовления.

Исходя из указанной правовой нормы для признания права преждепользования необходимо установить следующие обстоятельства: тождественность технического и запатентованного технического решения; использование или совершение всех необходимых действий по подготовке к использованию тождественного решения; использование тождественного решения на территории РФ; использование тождественного решения без расширения объемов использования; переход к другому лицу только вместе с предприятием.

Отсутствие хотя бы одного из приведенных признаков делает невозможным наличие и, соответственно, установление у лица права преждепользования. В данном случае в материалах дела доказательства того, что у ООО «Псковгеокабель» возникло право преждепользования, отсутствуют.

Напротив, из описания полезной модели к патенту № 165000 следует, что ее авторами являются Робин А.В. и Робина Т.А., патентообладателем -                                     ООО «Промтехнологии». ТУ 2248-058-24118545-2015 утверждены                      ФИО2, то есть автором полезной модели № 165000, что свидетельствует об отсутствии критерия независимости создания указанных технических решений.

Пунктом 4 части 1 статьи 148 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику.

Как следует из материалов дела, настоящее исковое заявление по денежным обязательствам (не являющимся текущими платежами) поступило в суд первой инстанции 07.09.2018, то есть до даты введения наблюдения в отношении ответчика (определение Арбитражного суда Псковской области от 13 июня 2019 года по делу № А52-908/2019), в связи с этим, исходя из разъяснений, изложенных в пункте 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», право выбора в данном случае принадлежало истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий его иск, приостанавливает производство по делу на основании части 2 статьи 143 АПК РФ, либо, в отсутствие такого ходатайства этот суд продолжает рассмотрение дела в общем порядке.

Поскольку иск ООО «Промтехнологии» подан и принят к производству суда до введения в отношении ответчика процедуры наблюдения, ходатайство о приостановлении производства по делу истец не заявил, у арбитражного суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для оставления иска без рассмотрения.

В свете изложенного апелляционная инстанция не находит оснований для отмены или изменения решения суда. Выводы суда соответствуют имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права при рассмотрении спора не допущено.

При таких обстоятельствах обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба ООО «НТЦ Геофизика» - без удовлетворения.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя. Поскольку определением суда от 16.07.2020 ООО «НТЦ Геофизика» предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в размере            3 000 руб. подлежит взысканию с подателя жалобы в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Псковской области от 19 марта 2020 года  по делу № А52-4110/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Геофизика» – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Геофизика» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 180022, 

<

...>) в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.В. Чередина

Судьи

О.Б. Ралько

А.В. Романова