ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-11574/2021

21 февраля 2023 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     14 февраля 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  21 февраля 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Будылевой М.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1

при участии:  

от истца (заявителя): не явился, извещен

от ответчика (должника): 1) не явился, извещен

2) ФИО2 по доверенности от 02.03.2021, ФИО3 по доверенности от 01.11.2022

от 3-го лица: не явился, извещен

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-1051/2023)  Федерального медико-биологического агентства на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2022 по делу № А56-11574/2021 (судья Евдошенко А. П.), принятое по иску ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов" Федерального медико-биологического агентства

к 1)ООО "Протеиновый Контур"; 2)ЗАО "ФАРМФИРМА "СОТЕКС"

3-е лицо: Федеральное медико-биологическое агентство

о защите исключительных прав на патент, 

 

установил:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медикобиологического агентства (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Протеиновый контур» (далее – ответчик - 1) и Закрытому акционерному обществу «ФармФирма» «Сотекс» (далее – ответчик-2) о солидарном взыскании с ответчиков 1 500 000 000 руб. ущерба, причиненного неправомерным использованием ответчиками исключительных прав на изобретение по патенту РФ №2125093 «Способ получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина, штамм культивируемых клеток яичника китайского хомяка – процудент эритропоэтина». 

Определением суда от 04.07.2022 к участию в рассмотрении дела в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований в отношении предмета спора, привлечено Федеральное медико-биологическое агентство.

Решением суда первой инстанции от 29.11.2022 в иске отказано.

В апелляционной жалобе Федеральное медико-биологическое агентство, ссылается на неправильное применение судом норм материального права и не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме, не учел, что Ответчиками было заявлено о пропуске срока исковой давности, что свидетельствует о признании нарушения исключительных прав Истца. Кроме того судом не дана оценка доводам Истца об использовании патента №21250933 ЗАО «ФармФирма» «Сотекс». Так, по мнению Истца, им приведены убедительные доводы о том, что представленные Ответчиками в материалы дела договор поставки и ТН в подтверждение поставки культурной жидкости для дальнейшего производства лекарственного препарата, при сравнении с данными о количестве реализованной продукции из открытых источников за 2018 год, свидетельствуют о не достаточно поставленного количества культурной жидкости для производства реализованного объема препарата без использования ЗАО «ФармФирма» «Сотекс» патента №21250933.

В судебном заседании представители ответчиков с доводами жалобы не согласились  по основаниям,  изложенным в отзывах, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Истец, Федеральное медико-биологическое агентство, уведомленные о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Истец является обладателем исключительного права на изобретение по патенту РФ №2125093 «Способ получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина, штамм культивируемых клеток яичника китайского хомяка - продуцент эритропоэтина». Права на изобретение принадлежат двум правообладателям – Истцу и ООО «Протеиновый контур». 

Истец также является производителем лекарственного средства "Эпокрин", с использованием изобретения; лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

В начале 2020 года на предприятии Истца, в связи со сменой руководителя, была проведена проверка (ревизия) объектов интеллектуальной собственности и практики их использования различными предприятиями. 

В ходе проверки было установлено, что ООО «Протеиновый контур» без согласия сопатентообладателя, в нарушение положений статьи 1229 ГК РФ предоставил ЗАО «ФармФирма» «Сотекс» возможность использовать изобретение, не получив от истца соответствующего согласия (разрешения), и не выплатив ему полагающееся в такой ситуации вознаграждение. 

Между тем, ЗАО «ФармФирма» «Сотекс» производит и лекарственное средство под товарным знаком "Эральфон" (международное непатентованное наименование - "Эпоэтин альфа"), без соответствующего разрешения Истца, используя рекомбинантный человеческий эритропоэтин, полученный таким способом, который входит в объем правовой охраны изобретения и на использование которого необходимо получать согласие истца в силу прямого указания статьи 1358 ГК РФ. 

Кроме того на сайте Группы компаний «ПРОТЕК», расположенного в сети интернет по адресу https://protek-group.ru/about-thegroup/segments-of-business/production/, ответчик-1 значится как обладатель прав на разработку технологии производства лекарственной субстанции человеческого рекомбинантного эритропоэтина, в то время как ответчик-2 значится производителем лекарственных препаратов полного цикла, владеет производственными ресурсами и мощностями и является производителем генно-инженерных препаратов. 

При этом Ответчик-1 производственными ресурсами для воспроизведения изобретения, а именно способа получения человеческого рекомбинантного эритропоэтина, правами на который он обладает, не владеет. 

Указанные обстоятельства, по мнению Истца, дают основание полагать, что воспроизведением способа получения человеческого рекомбинантного эритропоэтина, зарегистрированного в качестве патента на изобретение, занимается непосредственно ответчик-2, которому охраняемый патентом способ был передан ответчиком-1 в отсутствии полученного на то согласия истца, что является нарушением его исключительных прав на спорный патент, в связи с чем Истец обратился в суд с настоящим иском.

Размер ущерба рассчитан Истцом на основании данных компании ООО «Хэдвэй Компани» (лидер системы мониторинга тендерных закупок в фармацевтической отрасли)  об объеме выручки полученной в период с 24.12.2019 по 10.02.2021 от продаж препарата «Эральфон» на рынке государственных закупок, в размере 10% от суммы общей выручки, в соответствии с утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 №512 минимальной ставкой  авторского вознаграждения за использование изобретения.

Суд первой инстанции, отказал в удовлетворении заявленных Истцом требований, указав на не доказанность факта нарушения исключительных прав Истца и причинения ущерба в заявленном Истцом размере.

Апелляционный суд, изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на дату предполагаемого использования исключительных прав), патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

В силу подпункта 1 пункта 2 названной статьи изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, является использованием этого изобретения.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи (пункт 3 той же статьи).

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено.

При этом для взыскания убытков необходимо доказать наличие одновременно нескольких условий, а именно: наличие убытков; противоправное поведение ответчика (вина ответчика, неисполнение им своих обязательств); причинно-следственная связь между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств и непосредственно размер убытков.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из предмета и оснований настоящего иска, Истец должен доказать принадлежность ему исключительного права на объект интеллектуальной собственности, факт нарушения ответчиками указанного права, а также наличия в действиях ответчиков вины и противоправности их поведения, и причинно-следственной связи между неправомерными действиями ответчиков и неполученными истцом доходами.

В рассматриваемом случае судом установлено, подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами, что ответчик-1 наряду с истцом являлся обладателем патента № 2125093 на изобретение «Способполучения рекомбинантного человеческого эритропоэтина, штамм культивируемых клеток яичника китайского хомяка – продуцент эритропоэтина» со сроком действия с 12.02.1998 по 12.02.2018.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1229 ГК РФ в случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если этим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Из приведенной нормы права следует, что сообладатели патента имеют право использовать изобретение как совместно, так и отдельно друг от друга.

Согласие на самостоятельное использование изобретения одним из сообладателей не требуется.

Из представленных в материалы дела документов (договора поставки, договора аренды помещений, копия лицензии, документы о наличии оборудования, промышленные регламенты),  следует, что в спорный период Ответчик -1 использовал изобретение по патенту  № 2125093 для получения культуральной жидкости, содержащей в неочищенном виде человеческий эритропоэтин. 

Полученную в результате использования изобретения по патенту  № 2125093 культуральную жидкость Ответчик -1 реализовывал Ответчику -2 на основании договора поставки №16 от 23.08.2013, который в свою очередь проводил очистку рекомбинантного эритропоэтина в целях создания фармацевтической композиции лекарственного препарата «Эральфон», с использованием другого патента № 2145610, не состоящего в споре. 

Истец не обладает правами на способы очистки эритропоэтина и не имеет каких-либо прав на фармацевтическую композицию лекарственного препарата.

Доводы Истца о том, что Ответчик - 1 в спорный период не обладал ресурсами, позволявшими ему самостоятельно реализовывать способ получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина по патенту № 2125093, не подтверждены какими либо доказательствами.

Достоверность указанных первичных документов, подтверждающих факт производства культуральной жидкости именно на базе ответчика-1, истцом в установленном законом порядке не опровергнута.

Ссылки подателя  жалобы на то, что договор поставки и ТН представленные Ответчиками в материалы дела в подтверждение поставки культуральной жидкости для дальнейшего производства лекарственного препарата, при сравнении с данными о количестве реализованной продукции из открытых источников за 2018 год, свидетельствуют о том, что не достаточно поставленного количества культуральной жидкости для производства реализованного объема препарата без использования ЗАО «ФармФирма» «Сотекс» патента №21250933, не могут быть приняты судом в качестве доказательств использования ЗАО «ФармФирма» «Сотекс» патента №21250933, поскольку ТН предоставлены Ответчиками за март и апрель 2018 года в качестве примера, а договор поставки заключен Ответчиками в 2013 году и является действующим до настоящего времени.

С учетом изложенного суд первой инстанции обоснованно отказал в проведении экспертизы с целью установления соответствия поставленного Ответчиком -1 культуральной жидкости для производства лекарственного препарата реализованного Ответчиком - 2 в 2018 году.

Договор подряда от 06.06.2012, заключенный между ответчиком-2 (подрядчик) и ответчиком-1 (заказчик), также не свидетельствует о нарушении прав истца, поскольку в договоре содержится условие о передаче ответчику-2 штамм-продуцента в качестве сырья для производства субстанции. 

Изготовление, хранение, перевозка результата интеллектуальной деятельности третьим лицом по договору с правообладателем являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем.

Передача штамма для изготовления субстанции по договору подряда не признается  реализацией объекта интеллектуальной собственности. 

Данный штамм передавался подрядчику в качестве «давальческого материала» (статья 713 ГК РФ). Подрядчик использовал штамм для целей создания субстанции под контролем правообладателя и в его интересах. 

Доводы подателя жалобы о том, что Ответчиками было заявлено о пропуске срока исковой давности, что свидетельствует о признании нарушения исключительных прав Истца, также отклоняются апелляционным судом.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица.

Нормы права, закрепляющие понятие исковой давности, а также устанавливающие срок исковой давности и правила его исчисления, обусловлены необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота, преследуют цель достижения баланса интересов всех участников соответствующих правоотношений. При этом, как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, оспариваемые положения статьи 200 ГК Российской Федерации наделяют суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности исходя из фактических обстоятельств дела (определения от 16 июля 2015 года N 1681-О, от 29 сентября 2016 года N 1982-О, от 26 февраля 2021 года N 291-О и др.).

Таким образом, заявления Ответчиком о применении срока исковой давности само по себе не может быть расценено как признание факта нарушения исключительных прав истца.

Поскольку представленными в материалы дела доказательствами подтвержден факт правомерного использования Ответчиком - 1 в спорный период изобретения по патенту  № 2125093 для получения культуральной жидкости, содержащей в неочищенном виде человеческий эритропоэтин, и ее дальнейшую реализацию Ответчику-2 в целях создания фармацевтической композиции лекарственного препарата «Эральфон» с использованием другого патента № 2145610, не состоящего в споре, а также не представлено доказательств использования изобретения по патенту  № 2125093 непосредственно Ответчиком -2, равно как и не представлено доказательств отсутствия у ответчика-1 возможности самостоятельного получения культуральной жидкости как результата использованного патента, и доказательств использования ответчиком-2 каждого признака независимого пункта формулы (запатентованного способа получения культуральной жидкости) в создаваемом им продукте (лекарственном препарате), суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о не доказанности Истцом нарушения Ответчиками исключительных прав Истца.

Не доказанность факта использования Ответчиком-2 изобретения по патенту  № 2125093 исключает возможность удовлетворения заявленных Истцом требований.

Кроме того, апелляционный суд также считает необходимым отметить, что заявленный к взысканию размер ущерба не может быть признан обоснованным, поскольку произведен исходя из данных об объеме выручки полученной в период с 24.12.2019 по 10.02.2021 от продаж препарата «Эральфон» на рынке государственных закупок, в то время как действие патента  № 2125093 истекло 12.02.2018.

При таких обстоятельствах следует признать, что заявленные истцом требования не доказаны ни по праву, ни по размеру.

Доводы Истца, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем, не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 29.11.2022 по делу N А56-11574/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление  может  быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам     в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

Судьи

 

М.В. Будылева

 

Л.П. Загараева