ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. 8 (87934) 6-09-16, факс: 8 (87934) 6-09-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А15-4510/2023

г. Ессентуки

28 июня 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2024 года

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Егорченко И.Н., судей Сомова Е.Г., Цигельникова И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ОК» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 29.12.2023 по делу № А15-4510/2023, принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ОК», г. Махачкала (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий», с. Кума (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации,                           в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ОК» (далее – ООО «ОК», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» (далее – ООО «Меркурий», ответчик) о взыскании суммы компенсации (штрафа) в размере 1 000 000 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак (бренд, логотип, название) «БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ», выразившегося в реализации коньяка (бренди), выдержанного КВ марочный «Берегите друзей» и коньяка 5 звездочного «Берегите друзей» через магазины торговой сети ответчика, расположенные на территории Республики Дагестан (уточненные требования). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Кизлярский коньячный завод» (далее – АО «Кизлярский коньячный завод», третье лицо). 

Решением суда 29.12.2023 принят отказ истца от требований в части обязания ответчика прекратить реализацию контрафактной продукции, содержащей на товаре (алкогольной продукции) надпись (наименование, логотип, товарный знак) «Берегите друзей», производство по делу в этой части прекращено. Принято уменьшение истцом размера исковых требований в части взыскания компенсации до 1 000 000 руб. С ответчика в пользу истца взыскано 50 000 руб. компенсации. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «ОК» подана апелляционная жалоба, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований в полном объеме. Считает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. 

От ООО «Меркурий» поступил отзыв и дополнение к отзыву на апелляционную жалобу, в которыхх просит решение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении требований в полном объеме. Доводы ответчика сводятся к тому, что согласно лицензии за №05 РПА от 23.05.2023 ООО «Меркурий» не осуществлял свою деятельность в магазине, расположенном по адресу: 

<

...>. Истцом не доказан факт продажи алкогольной продукции именно ООО «Меркурий». 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва, дополнений, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 29.12.2023 по делу № А15-4510/2023 подлежит отмене, исходя из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №943230, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2023.

Истец, ссылаясь на факты реализации ответчиком 18.03.2023 и 25.05.2023 алкогольной продукции с надписями на этикетках «Берегите друзей», направил в его адрес претензию от 29.05.2023 с требованием о прекращении незаконного использования принадлежащего истцу товарного знака и о выплате компенсации.

Неисполнение требований истца в добровольном порядке послужило основанием для обращения в суд с иском.

Как следует из материалов дела, ООО «ОК» является обладателем исключительного права на товарный знак «БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ» по свидетельству Российской Федерации №943230 с 23.05.2023.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (третий абзац того же пункта).

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, квалифицируются как недобросовестная конкуренция.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Таким образом, из указанных разъяснений судов высших судебных инстанций следует, что в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств, усматривается, что зарегистрированное обозначение, ранее использовалось без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получило известность в результате именно такого использования, а товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Определением от 17.04.2024 судебная коллегия предложила ООО «ОК» представить в суд апелляционной инстанции информацию о том, является ли истец производителем алкогольной продукции. В случае наличия указанного обстоятельства, представить доказательства использования товарного знака для маркировки выпускаемой им аналогичной продукции (товаров). Также предложено ООО «Меркурий» представить пояснения с документальным обоснованием того, с какого периода товарный знак используется ответчиком и по каким договорам была получена алкогольная продукция коньяк (бренди), выдержанный КВ марочный «Берегите друзей» и коньяк 5 звездочный «Берегите друзей» от третьих лиц.

13.05.2024 от ООО «ОК» поступили пояснения, согласно которых истец не является производителем алкогольной продукции. Истец также указал, что ООО «ОК» выступает в связке с производителем продукции, которым выступает АО «Кизлярский коньячный завод» (далее – АО «ККЗ»). В преддверии начала выпуска данной продукции, ООО «Меркурий» фактически причинило репутационный ущерб новой продукции, которую должен был выпустить АО «ККЗ». 

Также от ООО «Меркурий» поступили пояснения, в которых отражено следующее: «По договору заключенному 22.01.2022 между ООО ТПП «Меркурий» (ОГРН 

<

***>) и ООО «Меркурий» (

<

***>) была получена алкогольная продукция, что подтверждается товарно-транспортной накладной №ГЛМ00051256.

Согласно товарно-транспортной накладной №ГЛМ00051256 от 26.07.2022 ООО «Меркурий» получил «коньяк пятилетний ординарный «Пять звездочек» емкостью 0,25 л - 29 шт. на сумму 132 870 руб., «коньяк пятилетний ординарный «Пять звездочек» емкостью 0,5 л. - 300 шт. на сумму 778 680 руб. и «коньяк пятилетний ординарный «Пять звездочек» емкостью 0,5 л. 100 шт. на сумму 259 560 руб.

18.03.2021 между ООО «Меркурий» и ООО «Флексо-Пак» был заключен договор поставки, согласно которому общество обязалось принимать и оплачивать товары, указанные в спецификациях или в товарных накладных. 

12.06.2021 общество по ТТН получено 1000 шт. «проба этикетки «Коньяки в ассортименте» 95x92 мм, из которых 552 шт. этикеток составляли проба этикеток «Берегите друзей».

Как следует из рекламации в адрес поставщика от 16.07.2021 из проб этикеток, полученных по ТТН от 24.06.2021 пробы этикеток «С Днем рождения в количестве 93 шт., пробы этикеток «Меркурий» в количестве 74 шт., пробы этикеток «Берегите друзей» в количестве 536 шт. оказались без клеящегося элемента и слабой цветовой гаммой, что не соответствовало техническому заданию.

Таким образом, по состоянию на 24.06.2021 в пользовании ООО «Меркурий» оказалось 16 штук проб этикеток «Берегите друзей».

Проанализировав пояснения истца и ответчика, судебная коллегия приходит к выводу о том, спорное обозначение «Берегите друзей» начало использоваться на территории Российской Федерации, в частности ответчиком, ранее регистрации истцом своего товарного знака. 

Указанное обстоятельство также подтверждается фактом выявления реализации ответчиком алкогольной продукции со спорным обозначением 18.03.2023, в то время как истец зарегистрировал исключительное право на товарный знак «БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ» только 23.05.2023.

При этом, истец в материалы дела не представил доказательства использования товарного знака для маркировки выпускаемой им аналогичной продукции (товаров).

С учетом изложенного, действия истца по отношении к ответчику, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите.

Попытка получить защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) признается судом апелляционной инстанции злоупотреблением правом со стороны истца, в связи с чем требования истца не подлежат судебной защите.

Кроме того, судебная коллегия также полагает необходимым указать следующее. 

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления № 10 разъяснено: установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Самостоятельно проанализировав товарный знак истца и спорные обозначения ответчика, суд приходит к следующим выводам.

Товарный знак «БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ» представляет собой словесное обозначение, которое исполнено стандартным шрифтом русского алфавита, где все буквы заглавные.

В качестве доказательств нарушения исключительного права на товарный знак «БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ», ООО «ОК» в материалы дела представлены фотографии бутылок, на этикетках которых, по его мнению, содержатся тождественные обозначения с товарным знаком истца. 

Этикетка № 1 выполнена в нестандартной форме с рамкой с золотым отливом. Центральное положение занимает композиция изобразительных элементов в виде изображения двух орлов, сидящих на скалах и смотрящих в левую сторону, под которыми указано словосочетание «Берегите друзей», выполненное письменным шрифтом русского алфавита, первая буква первого слова заглавная; цвета букв выполнен красным цветов с белым обрамлением. Также над орлами указано словосочетание «коньяк выдержанный кв марочный» выполненный буквами белового цвета с красным обрамлением. Сверху этикетки размещено изображение генерала ФИО1 Бутылка, на которую наклеена этикетка № 1 представлена в белом стекле с золотыми узорами. Форма бутылки является неохраняемым элементом.

Этикетка № 2 также выполнена в нестандартной форме с рамкой черного и золотого цвета. Внутри рамки изображены горы, небо и облака. В нижней части этикетки справа изображен летающий орел. Словосочетание «Берегите друзей» расположено в верхней части этикетки на фоне неба и облаков, выполнено письменным шрифтом русского алфавита в золотом цвете, первая буква первого слова заглавная. 

Сравнив товарный знак истца и спорные обозначения ответчика, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения обозначений, используемых ответчиком и товарного знака истца ввиду отличия по шрифту, стилю написания, цвету.

Апелляционный суд отмечает, что сходство между принадлежащим истцу товарным знаком и используемым ответчиком обозначением заключается только в использовании словосочетания «Берегите друзей». 

Помимо изложенного, суд принимает во внимание отсутствие доказательств широкой и долгой известности на рынке товаров, производимых либо реализуемых истцом под своим товарным знаком, что является необходимым условием коммерческого смысла использования сходного обозначения для перехвата потребительского внимания и финансовых потоков от реализации товара.

При таких обстоятельствах, применительно к рассматриваемому случаю, отсутствуют основания для удовлетворения требований истца о взыскании компенсации, в размере 1 000 000 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак (бренд, логотип, название) «БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ», выразившегося в реализации коньяка (бренди), выдержанного КВ марочный «Берегите друзей» и коньяка 5 звездочного «Берегите друзей» через магазины торговой сети ответчика, расположенные на территории Республики Дагестан.

При принятии настоящего судебного акта, судебная коллегия учитывает положения пункта 23 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 2 (2022), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.10.2022.

Право на судебную защиту подразумевает создание условий для эффективного и справедливого разбирательства дела в суде первой инстанции, допущенные же судом первой инстанции ошибки должны исправляться судом второй инстанции (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 03.02.1998 № 5-П, от 02.07.1998 № 20-П, от 06.07.1998 № 21-П, от 17.11.2005 № 11-П и от 05.02.2007 № 2-П).

Вместе с тем, апелляционный суд, принимая во внимание, что в действиях истца установлены признаки недобросовестного поведения, а также учитывая дополнения ответчика к отзыву на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции отменить в полном объеме, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости отмены решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 29.12.2023 по делу № А15-4510/2023 с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении требований истца. 

В рассматриваемом случае иной подход суда апелляционной инстанции фактически свидетельствовал бы о безосновательном сужении круга подлежащих разрешению вопросов, что не соответствует требованиям процессуального законодательства, не способствует созданию условий для всестороннего и полного рассмотрения дела, правильного разрешения спора по существу, что непосредственно является задачей арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 29.12.2023 по делу № А15-4510/2023 отменить, принять по делу новый судебный акт. 

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «ОК» от исковых требований в части обязания прекратить реализацию контрафактной продукции, содержащей на товаре (алкогольной продукции) надпись (наименование, логотип, товарный знак) «Берегите друзей», в указанной части производство по делу прекратить. 

Принять уменьшение общества с ограниченной ответственностью «ОК» размера исковых требований в части взыскания компенсации до 1 000 000 руб.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ОК» (ИНН 

<

***>) из средств федерального бюджета уплаченную государственную пошлину по платежному поручению №53 от 16.06.2023 в размере 5 000 руб. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции. 

ПредседательствующийИ.Н. Егорченко

СудьиЕ.Г. Сомов 

И.А. Цигельников