Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Волгоград      Дело № А12-22163/2020

«12» апреля 2021 года 

Резолютивная часть решения объявлена 06.04.2021

Полный текст решения изготовлен  12.04.2021 

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Пятернина Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповой А.И. (с использованием средств аудиозаписи), рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Просвет» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

в судебном заседании участвуют:

от истца – ФИО1 по доверенности от 27.03.2020

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 09.12.2020, ФИО3 по доверенности № 7 от 20.10.2020, директор Общества ФИО4 лично, паспорт

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (далее – ООО «Молл-ЭР»,  истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области к обществу с ограниченной ответственностью (далее – ООО «Просвет», ответчик) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), согласно которого просит обязать ответчика прекратить нарушение исключительного права ООО «Молл-ЭР» на товарный знак «Mall’ER», охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака «Mall’ER» охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован Товарный знак, а так же взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «Mall’ER» в размере 19 685 630, 00 рублей.

До принятия решения судом первой инстанции истец на основании статьи 49 АПК РФ заявил об отказе от иска в части прекратить нарушение исключительного права ООО «Молл-ЭР» на товарный знак «Mall’ER», охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака «Mall’ER» охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован Товарный знак.

Отказ истца от части требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, а поэтому суд на основании части 5 статьи 49 АПК РФ принимает заявленный отказ. 

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Mall’ER» в размере 19 685 630, 00 рублей.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве и письменных пояснениях.

В судебном заседании 30.03.2021, в порядке статьи 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 12 часов 30 минут 06.04.2021. После окончания перерыва судебное заседание продолжено.

Изучив представленные  в материалы дела документы, выслушав представителей сторон, оценив доводы, изложенные в исковом заявлении в отзыве, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) № 479982. Товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.02.2013. Приоритет Товарного знака установлен с 10 августа 2011 года.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих видов услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)

-35 класса: абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; макетирование рекламы; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; работы машинописные; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при найме на работу;

-38 класса: вещание телевизионное; Вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; радиовещание; связь волоконно- оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь радиотелефонная; связь телефонная; телеконференции (Интернет); услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телефонной связи;

-41 класса: агентства по предоставлению моделей для художников; дискотеки; игры азартные; киностудии; клубы здоровья; клубу культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; обеспечение интерактивное электронными публикациями; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; публикации с помощью настольных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); радиопередачи развлекательные; составление программ встреч (развлечение); сочинение музыки; услуги казино; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы;

-42 класса: анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; Консультации в области информационных технологий; Консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание технического программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ (нефизическое); проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Также, ООО «Молл-ЭР» является владельцем доменных имен: mall-er.ru, mall-er.com, mall-er.org, mall-er.biz, mall-er.tv, mall-er.net и рочих в основу которых положено обозначение «mall-er».

ООО «Молл-ЭР» стало известно об использовании ООО «Просвет» принадлежащего ему Товарного знака посредством:

-издательства журнала «Mall’ER», имеющее наименование, тождественное Товарному знаку (зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Регистрационный номер средства массовой информации ПИ № ТУ34-00849 от 16.04.2018г.);

-способа индивидуализации оказываемых услуг: услуги типографии, услуги SММ (продвижение в социальных сетях), услуги продвижения в сети Интернет; оказание маркетинговых услуг, разработка сайтов; разработка мобильных приложений; услуги ивентагентств и пр., в том числе, путем рекламы в сети Интернет на сайте под доменным именем: http://www.maller34.ru; публикации соответствующей информации об услугах в социальных сетях  «Фейсбук», «Вконтакте», «Инстаграм» в сети интернет по доменными именами: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er.

27.04.2019г. в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака и принять надлежащие меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав ООО «Молл-ЭР», а также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака.

Ответчик отказался удовлетворить заявленные требования истца.

Возражая против требований, ответчик ссылается на то, что истец своими действиями дал фактическое согласие на использование ответчиком Товарного знака.

Судом рассмотрены данные возражения ответчика и признаны несостоятельными.

Под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельца товарного знака.

В обоснование своего довода ответчик ссылается на имеющуюся в материалах дела переписку по сети интернет из которой якобы следует одобрение истцом использования ответчиком Товарного знака. Также, ответчик указывает на копию лицензионного договора, показания свидетеля, получение руководителем истца всевозможных преференций от третьих лиц в связи с использованием ответчиком Товарного знака.

Суд считает, что представленная ответчиком переписка не является доказательством направления сторонами юридически значимых сообщений в адрес друг друга, а так же одобрение истцом действий ответчика по использованию товарного знака, лицензионный договор между сторонами не заключен.

В рассматриваемом случае ответчиком в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлены какие-либо относимые и допустимые доказательства в подтверждение своих доводов.

Также не представлены доказательства, из которых бы следовало, что использование ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, не является существенной частью его предпринимательской деятельности; что ответчиком предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования принадлежащего истцу права на товарный знак; доказательств действия в отношении ответчика каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца, также не имеется.

В отсутствие доказательств обратного, суд приходит к выводу, что истцом представлены соответствующих доказательства использования ответчиком в спорный период товарного знака в отсутствие его согласия.

Право выбора способа определения компенсации нарушенных прав принадлежит истцу. 

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика компенсации, исчисленной исходя из двукратного объема выручки в период незаконного использования Товарного знака ответчиком.

Суд, установив факт нарушения прав истца путем незаконного использования ответчиком Товарного знака, не может согласиться с требованиями истца в части определения стоимости взыскиваемой компенсации.

 В силу пункта 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. 

При указанном виде компенсации в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. 

Пунктом 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

В соответствии с пунктом 59 Постановления № 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

Ответчиком в материалы дела представлены отчеты № 371, 372, № 380 оценки рыночной стоимости права использования Товарного знака, согласно выводам которых, стоимость права использования Товарным знаком за 2018 год составила 243 000 рублей, за 2019 год - 201 000 рублей, за 20202 года – 116 000, 00 рублей.

Представленные ответчиком отчеты  не является экспертными заключениями по смыслу статей 82, 86 АПК РФ. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что представленные отчеты  как письменные доказательства (часть 2 статьи 64 АПК РФ), соответствует признакам относимости и допустимости (статьи 67, 68 АПК РФ), в связи с чем, принимается судом как доказательства по делу.

Ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы сторонами не заявлено.

Учитывая представленные отчеты, исходя из периода использования товарного знака, заявленного истцом с апреля 2018 по сентябрь 2020 (2018 год – 9 месяцев, 2019 – 12 месяцев, 2020 – 8 месяцев) суд считает, что сумма компенсации составляет 460 583, 00 рублей.

Такой размер компенсации соответствует объему нарушения прав истца. 

При таких обстоятельствах суд находит правовые основания для удовлетворения иска  в части.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований, расходы по государственной пошлине за рассмотрение иска по правилам статьи 110 АПК РФ подлежат пропорциональному распределению между сторонами.

При обращении в суд истцу предоставлена отсрочка в оплате государственной пошлины. Соответственно, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 118 586, 96 рублей, с ответчик - 2 841, 04 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) от требований к обществу с ограниченной ответственностью «Просвет» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в части прекратить нарушение исключительного права ООО «Молл-ЭР» на товарный знак «Mall’ER», охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака «Mall’ER» охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован Товарный знак.

Производство по делу в данной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Просвет» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «Mall’ER» в размере 460 583, 00 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 118 586, 96 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Просвет» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 841, 04 рублей.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

СУДЬЯ                                                                                                               Е.С. Пятернина