АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-19591/2021

г. Новосибирск

16 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2022 года.

           Решение в полном объёме изготовлено 16 марта 2022 года.                   

    Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шишкиной С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск (ИНН 

<

***>)

к ответчикам: 1) обществу с ограниченной ответственностью "Алтайская ореховая компания", г. Барнаул (ИНН 

<

***>), 2) индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Бердск Новосибирской области (ИНН 

<

***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью  «ТД «Сибирь», г. Новосибирск

о взыскании 1 500 000 руб., обязании запретить использовать промышленный образец,

при участии представителей:

от истца: ФИО3, доверенность от 01.06.2021, паспорт, диплом; ФИО1, лично, паспорт;

от ответчиков: не явились, извещены;

от третьего лица: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1) обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Алтайская ореховая компания" (далее – ответчик 1, ООО «Алтайская ореховая компания») и индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик 2, ИП ФИО2) со следующими исковыми требованиями:

          -  обязать  общество с ограниченной ответственностью "Алтайская ореховая компания", г. Барнаул (ИНН 

<

***>) прекратить изготавливать, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в гражданский оборот изделия, в которых использован промышленный образец по патенту РФ № 120427 «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (по заявке № 2020500509 с датой приоритета 01.07.2019);

           - признать нарушением исключительного права на промышленный образец по патенту РФ № 120427 «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (по заявке № 2020500509 с датой приоритета 01.07.2019) факт реализации индивидуальным предпринимателем ФИО2, г.Бердск (ИНН 

<

***>) изделия, в котором использован данный промышленный образец;

           - взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская Ореховая Компания», г.Барнаул (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ № 120427 «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (по заявке № 2020500509 с датой приоритета 01.07.2019) в размере 1 500 000 рублей.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в уточненном виде в полном объеме.

Ответчик – ООО "Алтайская Ореховая Компания" в судебное заседание не явился, в представленном отзыве отклонил исковые требования, как необоснованные, в связи с отсутствием доказательств нарушения прав истца ответчиком, указав также на наличие у него права преждепользования на спорный промышленный образец. Более подробно позиция ответчика изложена в отзыве и дополнениях к нему.

Ответчик – ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, в представленном отзыве указал, что спорный товар был им приобретен у ответчика 1 по договору, в случае удовлетворения исковых требований, им будет решаться вопрос о расторжении договора поставки с ответчиком - ООО "Алтайская Ореховая Компания".

Третье лицо в судебное заседание не явилось, в представленном отзыве поддержало позицию ответчика – ООО «Алтайская Ореховая Компания», просило отказать в удовлетворении иска.

  В силу пункта части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчики и третье лицо считаются извещенными надлежащим образом, и суд считает возможным разрешить спор в их отсутствие на основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Истец является автором и патентообладателем патента Российской Федерации на промышленный   образец   №   120427   «УПАКОВОЧНАЯ   ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»  по  заявке  № 2020500509  с датой  приоритета  01.07.2019.

 Изделия истца, изготовленные с использованием патента на промышленный образец, представлены, в частности, в следующем варианте:

 

Истцом было обнаружено, что ответчиком – ООО «Алтайская Ореховая Компания» незаконно производятся и поставляются в розничные магазины товары в упаковке, внешний вид которой запатентован истцом в качестве промышленного образца и охраняется в соответствии с положениями действующего законодательства.

 Также истцом было обнаружено, что товары, поставляемые ООО «Алтайская Ореховая Компания», реализуются конечным потребителям в розничных магазинах, в частности, в розничном магазине, принадлежащем ответчику – ИП ФИО2.

 В целях подтверждения факта нарушения ответчиками его исключительных прав, истцом была сделана контрольная закупка по приобретению в магазине ИП ФИО2 товара – снековое ассорти, что подтверждается представленным в материалы дела чеком от 12.05.2021. На приобретенном у ответчика 2 товаре в качестве изготовителя продукции указано ООО «Алтайская Ореховая Компания».

03.06.2021 года истцом в адрес ответчиков были направлены досудебные претензии с требованием устранить нарушение. 

В ответ на претензию ИП ФИО2 указал на приобретение товаров у ООО «Алтайская Ореховая Компания», на снятие товара с реализации, просил рассмотреть вопрос о снижении размера компенсации.

ООО «Алтайская Ореховая Компания» в ответе на претензию отказалось от удовлетворения требований, изложенных в претензии.

  Истец указывает, что ООО «Алтайская Ореховая Компания» осуществляет деятельность на одном товарном рынке с истцом, компании являются конкурентами.

  Ссылаясь на то, что ореховое ассорти в упаковке, приобретенное 12.05.2021 истцом в магазине ответчика содержит каждый признак промышленного образца защищенного патентом № 120427, исключительное право на производство и продажу которого принадлежит истцу, истец обратился в арбитражный суд за защитой нарушенного права.

           Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, при этом исходит из следующего.

  Как следует из материалов дела, истец является патентообладателем на промышленный образец № 120427   «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» по  заявке  № 2020500509  с датой  приоритета  01.07.2019.

  Полагая, что ответчики нарушают его исключительные права на спорный промышленный образец, истец обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец. 

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исходя из вышеуказанной нормы, изделие признается изготовленным с использованием запатентованных промышленного образца или полезной модели, если оно содержит все их существенные признаки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом. 

В качестве доказательства нарушения ответчиками его интеллектуальных прав, истцом в материалы дела представлен чек от 12.05.2021, подтверждающий приобретение товара – снековое ассорти в упаковке, содержащей промышленный образец истца, и непосредственно сам товар в качестве вещественного доказательства.

 В ходе судебного разбирательства истцом было заявлено ходатайство о назначении по делу судебной патентоведческой экспертизы.

Учитывая, что для разрешения настоящего спора по существу необходимы специальные познания, арбитражный суд удовлетворил заявленное ходатайство по правилам статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проведение судебной экспертизы было поручено эксперту ФИО4, с постановкой на разрешение эксперта следующего вопроса:

- содержит ли изделие ООО «Алтайская Ореховая Компания» (упаковка товара снековое ассорти № 3 «ОРЕХ & ОРЕШКА») все существенные признаки промышленного образца «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» по патенту РФ № 120427, либо такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ № 120427 при условии, что изделия имеют сходное назначение?

Согласно заключению судебной экспертизы от 05.11.2021, эксперт пришёл к следующим выводам:

- изделие ООО «Алтайская Ореховая Компания» (упаковка товара снековое ассорти № 3 «ОРЕХ & ОРЕШКА») содержит все существенные признаки Промышленного образца «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» по патенту РФ № 120427;

- изделие ООО «Алтайская Ореховая Компания» (упаковка товара снековое ассорти № 3 «ОРЕХ & ОРЕШКА») имеет сходное назначение с Промышленным образцом по патенту РФ № 120427 и содержит такую совокупность признаков, которая производит на информированного   потребителя   такое   же   общее   впечатление,   какое   производит запатентованный Промышленный образец.

  В соответствии со ст. 87 АПК РФ, в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

    По смыслу части 2 статьи 87 АПК РФ и статьи 20 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" повторная экспертиза назначается, если выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, сделаны без учета фактических обстоятельств дела; во время судебного разбирательства установлены новые данные, которые могут повлиять на выводы эксперта; необоснованно отклонены ходатайства участников процесса, сделанные в связи с экспертизой; выводы и результаты исследований вызывают обоснованные сомнения в их достоверности; при назначении и производстве экспертизы были допущены существенные нарушения процессуального закона.

    Из буквального толкования указанной нормы права, в совокупности с рекомендациями, изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", следует, что при проверке достоверности заключения эксперта следует установить, компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в АПК РФ, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

    В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (далее - Закон N 73-ФЗ) эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Требования к заключению экспертов предусмотрены ч. 2 ст. 86 АПК РФ.

В силу императивного характера норм пункта 4 части 2 статьи 86 Кодекса, статьи 25 Закона  N  73-ФЗ   в  экспертном  заключении  должны  быть  отражены  запись  о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку (часть 5 статьи 55 АПК РФ).

Эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

 Квалификация эксперта была проверена судом. Отводов эксперту заявлено не было.

 Заключение эксперта выполнено экспертом ФИО4, имеющей высшее техническое образование, которая окончила в 1972 году Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ) радиотехнический факультет с присвоением квалификации инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры. Патентное образование: в 1978 г. окончила Центральный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы (ЦИПК) по специальности патентоведение. Имеет юридическое образование, окончила в 2005 году Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС) с присуждением степени бакалавра по направлению юриспруденция.

В 1999 году была присвоена квалификация Патентный поверенный Российской Федерации, per. № 34., а в 2005 году была присвоена квалификация Евразийский патентный поверенный, per. № 198.

Прошла курс повышения квалификации по программе «Промышленный дизайн». Удостоверение о повышении квалификации № 19-55438 от 24 декабря 2019г.

Сертифицированный эксперт Системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы. Сертификаты соответствия: № 7/1226 от 20.03.2009; № 7/1711 от 31.05.2012; № 7/1922 от 04.05.2015; № 7/2119 от 14.09.2018.

Стаж   практической   деятельности   в   области   охраны   интеллектуальной собственности с 1977 г.

    Заключение судебной экспертизы выполнено на основании представленных материалов дела и вещественного доказательства, экспертное исследование проведено последовательно и полно, на поставленные судом вопросы эксперт ответил вполне определенным образом, с приведением изложения методики проведения исследовательской части экспертизы, заключение содержит достоверные сведения о результатах экспертизы, противоречий в выводах эксперта не усматривается, сомнений в обоснованности заключения экспертизы судом не установлено.

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально ответчиком не опровергнуты (ст. 65 АПК РФ).

Само по себе несогласие ответчика с выводами судебной экспертизы, а также наличие у него сомнений в обоснованности заключения эксперта не свидетельствуют о его недостоверности. 

  В силу требований частей 1, 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта является одним из видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле. Кроме того, в соответствии с требованиями частей 4, 5 статьи 71, части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта является одним из видов доказательств, и подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами.

При указанных обстоятельствах, оснований для признания заключения эксперта ФИО4 несостоятельным, у суда не имеется.

 Учитывая, что каких-либо документальных доказательств, опровергающих заключение судебной экспертизы, ответчиками в материалы дела не представлено, возражения ответчика 1 по результатам судебной экспертизы, представленные в материалы дела в письменном виде, судом отклоняются, поскольку выражают субъективное мнение ответчика и сводятся к несогласию с заключением судебной экспертизы.

     Возражая в отношении удовлетворения заявленных требований, ООО «Алтайская Ореховая Компания» указывает, что является преждепользователем спорного промышленного образца, ссылаясь на следующие обстоятельства.

     Между ООО Алтайская ореховая компания» и ООО «Торговый Дом Корвус» был заключен договор №67 от 12 апреля 2017 года, на изготовление и передачу полиграфической продукции согласно эскизу (приложение 2) и техническому заданию коробку «шестиугольник», состоящую из шести секций, в соответствии с условиями которого был установлен объём заказываемой продукции в размере от 100 до 50 000 единиц ежемесячно. 

   Договор заключен с правом пролонгации и действует до настоящего времени, так как исполнение обязательств сторонами продолжается. 

Как подтверждается счетами-фактурами и товарными накладными ООО «Алтайская Ореховая Компания» с мая 2017 года по настоящее время оплачивает и получает разные объёмы (в пределах установленного договором) полиграфической продукции - коробка «шестиугольник».

   По мнению ответчика, заказываемая им по указанному договору продукция имеет тождественное решение с патентом истца, в связи с чем, у ответчика имеется право на использование такого объёма спорного промышленного образца ежемесячно, без увеличения указанного объёма.

В качестве доказательств, подтверждающих реализацию товара в спорной упаковке, ответчиком 1 в материалы дела представлен договор поставки №102 от 16.06.2014, заключенный между ответчиком 1 и третьим лицом, спецификацию №1 от 04.05.2017 к указанному договору и договор поставки №206 от 05.02.2019.

     Истцом заявлено о фальсификации представленной ответчиком 1 в материалы дела спецификации №1 от 04.05.2017 к договору поставки №102 от 16.06.2014.

      В качестве обоснования заявления о фальсификации истец ссылается на следующие обстоятельства.

 Во-первых, согласно условиям договора поставки в спецификациях согласовываются количество, ассортимент и срок поставки (п. 1.1. договора), но не вид упаковки товара, договором не предусматривается согласование внешнего вида товара, т.е. то, в какой упаковке он поставляется, при этом на второй странице спецификации изображены фотографии упакованного товара, и содержатся подписи сторон.

Во-вторых, банковские реквизиты сторон, указанные в данной спецификации и в товарной накладной № 250 от 17.05.2017 не совпадают (в товарной накладной от 17.05.2017 указаны реквизиты, аналогичные реквизитам в договоре от 16.06.2014, а в спецификации, датированной 04.05.2017 - реквизиты уже новые).

В-третьих, договор заключен в 2014 году, а первая спецификация, которая также является первым приложением к договору датирована 2017 годом (т.е. спустя 3 года с даты подписания договора), что также наводит на определенные сомнения в действительности реальных взаимоотношений сторон.

В-четвертых, ответчиком не представлено доказательств оплаты по договору в подтверждение реальности поставки.

В-пятых, указанные документы ответчиком не были представлены ранее, между тем уже прошло 6 судебных заседаний, и только к седьмому по счету заседанию ответчик представил документы, по его мнению, подтверждающие наличие у него права преждепользования.

 Учитывая изложенные выше доводы, по мнению истца, спорная спецификация была составлена и подписана гораздо позже указанной в ней даты.

           Суд, в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснил уголовно-правовые последствия такого заявления и предложил ответчику 1 исключить указанный документ из числа доказательств по делу, при этом рассмотрение дела было отложено, ответчику 1 и третьему лицу также было предложено представить в материалы дела оригинал спецификации №1 от 04.05.2017 с целью проверки заявления о фальсификации и рассмотрения вопроса о возможности назначения по делу судебной экспертизы на предмет установления давности изготовления документа.

          Ответчик 1 в судебное заседание не явился, представил письменные возражения по заявлению о фальсификации, в которых указал, что представляет оригинал спецификации №1 от 04.05.2017, однако вместо оригинала ответчиком 1 была представлена копия, заверенная печатью и подписью ответчика 1.

         Учитывая, что оригинала спорного документа ответчиком 1 представлено не было, проверить указанный документ на предмет давности его изготовления посредством назначения по делу судебной экспертизы не представляется возможным.

           Изложенные обстоятельства не позволяют суду прийти к выводу о фальсификации спецификации №1 от 04.05.2017 по заявленным истцом основаниям, однако суд полагает возможным дать оценку указанному документу в совокупности с иными представленными доказательствами по делу по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

  Проанализировав представленные в материалы дела доказательства в обоснование доводов ответчика 1 о наличии у него права преждепользования в их совокупности, арбитражный суд приходит к убеждению о недоказанности ответчиком 1 наличия у него права преждепользования по следующим основаниям.

   В соответствии с п. 1 ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из данной нормы следует, что при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а)использование преждепользователем решения, тождественногозапатентованному решению (п. 3 ст. 1358 ГК РФ);

б)создание тождественного решения независимо от автора;

в)добросовестность использования решения;

г)использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

д)объем преждепользования.

При этом право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2021 г. №10АП-16225/21 по делу №А41-18094/2021, постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2021 г. №09АП-26293/21 по делу №А40-244345/2020, постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2020 г. №11АП-1936/20 по делу №А55-24376/2019).

В п. 126 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется, что право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Как разъяснено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015, из содержания п. 2 ст. 1361 Гражданского кодекса РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Права преждепользования ограничены тем объемом применения тождественного решения, который им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ, промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие:

1.содержит все существенные признаки промышленного образца,

2.либо содержит совокупность признаков, производящую наинформированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Ответчик указывает, что с мая 2017 г. по настоящее время он «оплачивает и получает разные объёмы (в пределах установленного договором) полиграфической продукции - коробка «шестиугольник», ссылаясь на заключенный договор №67 на изготовление полиграфической продукции от 12.04.2017, счета-фактуры, универсальные передаточные документы и товарные накладные.

Между тем, само по себе наличие договора на изготовление полиграфической продукции не может свидетельствовать об использовании промышленного образца либо о совершении необходимых приготовлений для введения в оборот продукции, а также не доказывает объем преждепользования, в отсутствие доказательств последующего введения ответчиком полученной по договору продукции в гражданский оборот с мая 2017 года по июль 2019 года (до даты приоритета промышленного образца истца), а также доказательств, подтверждающих оплату по указанному договору и доказательств, которые бы подтверждали самостоятельную разработку и использование ответчиком изделий, содержащих признаки промышленного образца истца до даты приоритета.

Юридическая значимость такого критерия, как объем преждепользования, связана с формулировкой нормы п. 1 ст. 1361 ГК, которая говорит о праве преждепользования "без расширения объема такого использования", поэтому устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден (п. 28 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.)

Также суд соглашается с доводами истца о том, что ответчиком не доказано, какие именно изделия он приобретал по договору № 67.

Так, из п. 3.2 договора следует, что «Заказчик обязуется передать Исполнителю все необходимые исходные данные и материалы в электронном и печатном виде с подписью ответственного лица на каждой странице». Исходные данные и материалы, исходя из содержания договора, представляют собой визуализацию согласованной Заказчиком и изготовленной Исполнителем полиграфической продукции.

 При этом, ответчик в материалы дела не представил ни сами исходные данные с наличием на них подписи ответственного лица, ни каких-либо доказательств передачи Исполнителю таких данных и согласования эскиза.

Кроме того, суд отмечает, что приложение №3 к договору №67, содержащее фотографию изделия, не содержит даты и подписано со стороны Исполнителя ФИО5, при этом ни сам договор, ни приложения №№1 и 2, подписанные со стороны исполнителя ФИО6 таких фотографий не содержат.

Между тем, ФИО5 был назначен директором лишь с 11.02.2020, следовательно, мог подписать указанное приложение №3 не ранее 11.02.2020, то есть после даты приоритета промышленного образца истца.

С учетом изложенных выше обстоятельств, арбитражный суд считает, что договор №67 от 12.04.2017 не может служить в настоящем случае достоверным доказательством наличия у ответчика 1 права преждепользования.

 Представленные ответчиком 1 договор поставки №102 от 16.06.2014, заключенный между ответчиком 1 и третьим лицом, спецификация №1 от 04.05.2017 к указанному договору и договор поставки №206 от 05.02.2019 суд оценивает критически и считает, что указанные документы не могут быть приняты в качестве достоверных и однозначных доказательств, подтверждающих право преждепользования ответчика 1, поскольку ответчиком 1 также не представлено доказательств исполнения указанных договоров, оплаты по указанным договорам, учитывая наличие заявления о фальсификации и не представление ответчиком 1 оригинала спецификации №1.

Таким образом, в отсутствие доказательств изготовления и введения в гражданский оборот до даты приоритета промышленного образца изделия, содержащего все существенные признаки промышленного образца или такую совокупность признаков, которая производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, лицом, утверждающем о наличии у него права преждепользования, довод о преждепользовании является недоказанным и отклоняется судом.

  В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250,1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Согласно п. 62 постановления № 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

 Истец определил компенсацию, подлежащую взысканию с ответчика 1 в общем размере 1500000 рублей, учитывая следующие обстоятельства:

- после получения претензии ООО «Алтайская Ореховая Компания» не устранило нарушение, не прекратило производство и поставку товаров, отказалось удовлетворять требования, изложенные в претензии;

- ответчик 1 является прямым конкурентом истца, осуществляетдеятельность на том же товарном рынке, что и истец (производит закуски, состоящие из орехов, рыбы и т.д., что является существенной частью его хозяйственной деятельности;

- ООО «Алтайская Ореховая Компания» реализует товары в упаковке, в которой использован внешний вид запатентованного истцом изделия, не только на территории Новосибирской области, но и, в том числе, на территории Алтайского края, Омской области по 6 различным адресам, что подтверждается представленными в материалы дела чеками от 22.06.2021, 25.06.2021, 22.06.2021, 25.06.2021, 22.06.2021, 22.06.2021 и фотографиями приобретенного товара;

- ООО «Алтайская Ореховая Компания» является действующей компанией с высокими показателями выручки. За 2020 год сумма выручки составила 11110000 рублей, что подтверждается выпиской по бухгалтерской отчётности ответчика 1 с 01.01.2020 по 31.12.2020, сформированной с сайта «Гарант».

Каких – либо доказательств опровергающих доводы истца, ответчиком 1 в материалы дела не представлено.

Ходатайства о снижении размера компенсации ответчиком 1 заявлено не было.

  При определении размера компенсации в данном споре суд исходит из характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, неисполнение претензионных требований истца о прекращении нарушения исключительного права, вероятные убытки правообладателя, учитывая, что ответчик также осуществляет деятельность на том же товарном рынке, что и истец, и полагает разумным и справедливым размер компенсации в пределах заявленной суммы в размере 1500000 руб., что сохранит баланс интересов сторон и будет способствовать восстановлению нарушенного права истца.

 При указанных обстоятельствах, с учётом результатов проведённой судебной экспертизы, арбитражный суд приходит к выводу, что истец доказал факт использования ответчиками промышленного образца, принадлежащего истцу, в связи с чем, заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

 В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина и расходы по проведению судебной экспертизы подлежат отнесению на ответчиков.

  Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать  общество с ограниченной ответственностью "Алтайская ореховая компания", г. Барнаул (ИНН 

<

***>) прекратить изготавливать, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в гражданский оборот изделия, в которых использован промышленный образец по патенту РФ № 120427 «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (по заявке № 2020500509 с датой приоритета 01.07.2019).

Признать нарушением исключительного права на промышленный образец по патенту РФ № 120427 «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (по заявке № 2020500509 с датой приоритета 01.07.2019) факт реализации индивидуальным предпринимателем ФИО2, г.Бердск (ИНН 

<

***>) изделия, в котором использован данный промышленный образец.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская Ореховая Компания», г.Барнаул (ИНН 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ № 120427 «УПАКОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (по заявке № 2020500509 с датой приоритета 01.07.2019) в размере 1 500 000 рублей, 15000 рублей расходов за проведение судебной экспертизы и 34000 рублей расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Бердск (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск (ИНН 

<

***>) 15000 рублей расходов за проведение судебной экспертизы и 6000 рублей расходов по оплате госпошлины.

           Перечислить с депозита Арбитражного суда Новосибирской области на расчётный счёт эксперта ФИО4 (ИНН 

<

***>) 30000 рублей, перечисленных по платёжному поручению №1233 от 13.09.2021, в счет оплаты судебной экспертизы.

           Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

           Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

            Судья                                                                    Ю.Н.Голубева