СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск                                                                              Дело № А45-23090/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 26 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 декабря 2022 года.

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Зайцевой О. О., Павлюк Т. В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  с использованием средств аудиозаписи в режиме веб-конференции рассмотрел апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» (№ 07АП-10905/2022) на решение от 11.10.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-23090/2022 (судья Надежкина О.Б.), по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск о взыскании компенсации за использование товарного знака за период с 26.05.2021 по 09.08.2021 в размере 844 516 рублей 12 копеек,

В судебном заседании принимают участие:

От истца: ФИО3 по дов. от 21.09.2021, диплом,

От ответчика: ФИО4 по дов. от 11.03.2021, диплом,

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец, предприниматель, ИП ФИО2) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» (далее – ответчик, общество, ООО «Сибстройсервис») о взыскании компенсации за использование товарного знака TOPFENCE на сайте fensgar.ru за период с 26.05.2021 по 09.08.2021 в размере 844 516 рублей 12 копеек.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.10.2022 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Сибстройсервис» обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает на то, что судом первой инстанции не приняты во внимание доводы ответчика о том, что истцом в материалы дела не представлено доказательств использования товарного знака ответчиком в отношении иных товаров, кроме одного товара, относящегося к 06 классу МКТУ (конструкции и сооружения передвижные металлические); доводы ответчика о том, что он использовал товарный знак только одним способом путем его размещения на сайте fensgai\ru; судом первой инстанции неверно определен период использования товарного знака; ответчик не заявлял ходатайства о снижении размера компенсации за неправомерное использование товарного знака TOPFENCE, а просил суд определить другую стоимость права использования товарного знака, с учетом способа и объема, в котором его использовал ответчик.

ИП ФИО2 в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), представила  отзыв на апелляционную жалобу, в котором с доводами апеллянта не согласилась, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, а представитель истца – доводы отзыва.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции считает решение Арбитражного суда Новосибирской области не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, ФИО2 является правообладателем товарного знака TOPFENCE по свидетельству № 632017 от 10.10.2017 с приоритетом от 28.11.2016 для товаров и услуг: классы №№ 06, 19, 35, 37 (далее - Товарный знак). 

Между ИП ФИО2 и ООО «Сибстройсервис» в период с 16.03.2018 по 25.05.2021 действовал лицензионный договор от 16.03.2018 на использование товарного знака TOPFENCE (далее - Лицензионный договор), ответчик использовал товарный знак, в том числе на своем сайте fensgar.ru.

При проведении мониторинга открытых источников информации и сети Интернет после прекращения действия Лицензионного договора правообладателем были выявлены факты незаконного использования Товарного знака на страницах сайта fensgar.ru в период с 26.05.2021 по 09.08.2021 (скрин-шоты сайта fensgar.ru, а также протокол нотариального осмотра сайта прилагаются).

Право использовать Товарный знак после прекращения действия Лицензионного договора на сайте fensgar.ru Ответчику не предоставлялось.

На сайте fensgar.ru предлагаются к продаже товары и услуги, относящиеся к тем же классам товаров, в отношении которых был зарегистрирован Товарный знак:

- класс МКТУ №06: материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические;

- класс МКТУ № 19: Материалы строительные неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические;

- класс МКТУ №35: включает, в основном, услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения, в том числе: подготовка платежных документов; Предоставление деловой информации; Предоставление деловой информации через веб-сайты; Предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; Предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; Управление процессами обработки заказов товаров;

- класс МКТУ №37: Услуги строительные; услуги по установке и ремонту. Таким образом, использование Товарного знака на сайте fensgar.ru допустимо только при наличии согласия Правообладателя.

Арбитражными судами трех инстанций при рассмотрении дела №А45-16197/2021 в рамках спора между ИП ФИО2 и ООО «Сибстройсервис» о взыскании платы по лицензионному договору, заключенного в отношении товарного знака TOPFENCE, установлено, что сайт fensgar.ru используется ООО «Сибстройсервис» ( стр.5 решения Арбитражного суда Новосибирской области от 09.11.2021, стр.4 постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2022, стр. 5 постановления Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022).

Согласно условиям Лицензионного договора, лицензионное вознаграждение составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей. Оплата производится ежемесячно. В случае неполного месяца использования Товарного знака, Лицензиат оплачивает лицензионное вознаграждение пропорционального количеству дней (п. 4.1 Лицензионного договора).

В соответствии со ст. ст.1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) истец произвел расчет компенсации за незаконное использование Товарного знака TOPFENCE который составил 844 516,12 руб.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 30.05.2022 о выплате компенсации.

Ответным письмом №25/280622 от 28.06.2022 ООО «Сибстройсервис» сообщило о готовности выплатить компенсацию за использование товарного знака за период с 06.07.2021 по 09.08.2021 в размере 133 257 рублей.

Неисполнение ответчиком претензионных требований явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В статье 8 ГК РФ в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Судом из материалов дела установлено, что после прекращения действия Лицензионного договора правообладателем были выявлены факты незаконного использования Товарного знака на страницах сайта fensgar.ru в период с 26.05.2021 по 09.08.2021 (скрин-шоты сайта fensgar.ru, а также протокол нотариального осмотра сайта представлены в материалы дела).

Из обстоятельств, установленных при рассмотрении дела №А45-16197/2021, имеющих преюдициальное значение, следует, что нарушителем права на Товарный знак является ООО «Сибстройсервис», следовательно компенсация правомерно взыскана судом в пользу истца с ответчика.

Доводам ответчика относительно периода неправомерного использования товарного знака, дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

В п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» указано, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Следовательно, скриншоты, представленные истцом, правомерно учтены судом в качестве надлежащего доказательства.

Судом первой инстанции принято во внимание, что содержание страниц сайта ответчика на любую истекшую дату можно установить путем получения информации от организации, занимающейся сбором и сохранением информации, собранной в сети Интернет.

Истцом представлены распечатки сайта fensgar.ru, из которых следует, что в период действия Лицензионного договора знак TOPFENCE использовался на сайте ответчика (скриншоты за 09.03.2021, 24.03.2021, 12.05.2021).

При этом в период с 26.05.2021 года по 09.08.2021, после прекращения действия Лицензионного договора, ответчик продолжал использовать спорный товарный знак на своем сайте (страницы 6-20 Приложения №1, сделанные в период с 26.05.2021 по 09.08.2021).

Факт продолжения использования товарного знака ответчиком подтвержден скрин-шотами одних и тех же страниц, сделанных как в период действия Лицензионного договора, так и после его прекращения.

Так, товарный знак TOPFENCE, нанесенный на фотографию, иллюстрирующую новость на сайте fensgar.ru с заголовком «Заборы из евроштакетника», использовался 12.05.2021 (страница 5 Приложения №1). Но после прекращения действия Лицензионного договора эта фотография продолжала использоваться ответчиком, что зафиксировано скриншотами от 07.06.2021 (стр.8), 16.06.2021 (стр.9), 26.07.2021 (стр.13), 04.08.2021 (стр.17).

Фотография с товарным знаком TOPFENCE находилась сайте ответчика с названием «Заборы и ограждения для жилых комплексов (фото№57) на следующий день после прекращения действия Лицензионного договора 26.05.2021 (стр.6) и эта же фотография была зафиксирована на сайте ответчика позднее: 12.07.2021 (стр.11), 04.08.2021 (стр.18).

Один из разделов сайта ответчика был озаглавлен TOPFENCE|Проектировщикам, что зафиксировано как 26.05.2021 (стр.7), так и позднее: 26.07.2021 (стр.16), 04.08.2021 (стр.19).

С учётом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что допустимыми доказательствами, представленными в материалы дела, подтверждается факт использования товарного знака на сайте ответчика как в период действия Лицензионного договора, так и факт неправомерного использования товарного знака истца в течение всего заявленного периода, с 26.05.2021.

Доводам ответчика о том, что истцом в материалы дела не представлено доказательств использования товарного знака ответчиком в отношении иных товаров, кроме одного товара, относящегося к 06 классу МКТУ, также дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

При осмотре сайта было установлено, что товарный знак TOPFENCE использовался ответчиком для идентификации не отдельных товаров, а своей компании в целом, используя словосочетания:

- «Фотогалерея компании TOPFENCE»: скрин-шоты от 26.05.2021 (стр.6), от 12.07.2021 (стр.11), 12.07.2021 (стр.12), от 04.08.2021 (стр.18);

- «TOPFENCE|Проектировщикам»: скрин-шоты от 26.05.2021 (стр.7), от 26.07.2021 (стр.16), от 04.08.2021 (стр.19);

- «представленных на сайте компании TOPFENCE»: скрин-шоты от 22.06.2021 (стр.10), от 26.07.2021 (стр.14)

- «TOPFENCE|Сотрудники»: скрин-шоты от 26.07.2021 (стр.15), от 09.08.2021 (стр.20).

Подобное использование вводит потребителей в заблуждение в целом, заставляя думать, что все товары и услуги, предлагаемые на сайте ответчика, относятся к товарному знаку TOPFENCE.

На сайте fensgar.ru предлагаются к продаже товары и услуги, относящиеся ко всем классам товаров, в отношении которых был зарегистрирован Товарный знак:

- класс МКТУ №06: материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические;

- класс МКТУ № 19: Материалы строительные неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические;

- класс МКТУ №35: включает, в основном, услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения, в том числе: подготовка платежных документов; Предоставление деловой информации; Предоставление деловой информации через веб-сайты; Предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; Предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; Управление процессами обработки заказов товаров;

- класс МКТУ №37: Услуги строительные; услуги по установке и ремонту. 

Ответчик использовал товарный знак истца для идентификации своей компании в качестве «компании TOPFENCE». На сайте ответчика к продаже предлагаются как товары, относящиеся к классу МКТУ№06, так и товары, относящиеся к классу МКТУ №19, кроме того, на сайте ответчика предлагаются услуги и относящиеся к классу МКТУ №35, и к классу МКТУ №37. Более того, использование товарного знака носило не разовый, а длительный характер, товарный знак TOPFENCE после прекращения действия Лицензионного договора использовался на сайте Ответчика на протяжении нескольких месяцев. Таким образом, условия Лицензионного договора от 16.03.2018, предусматривающие возможность использования товарного знака для четырех классов МКТУ и помесячную оплату, совпадают со способом использования товарного знака ответчиком.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что товарный знак использовался ответчиком в отношении всех своих товаров и услуг, относящихся к классам МКТУ 06, 19, 35, 37, своей деятельности, в связи с чем компенсация за его использование должна рассчитываться исходя из стоимости использования данного товарного знака, предусмотренной Лицензионным договором, действовавшим между истцом и ответчиком до 25.05.2021, за испрашиваемый истцом  период времени.

Судом первой инстанции установлено отсутствие оснований для снижения размера компенсации за неправомерное использование товарного знака TOPFENCE.

В апелляционной жалобе общество ссылается на то, что ответчик не заявлял ходатайства о снижении размера компенсации за неправомерное использование товарного знака TOPFENCE, а просил суд определить другую стоимость права использования товарного знака, с учетом способа и объема, в котором его использовал ответчик. И приводит расчет с учетом использования ответчиком товарного знака «TOPFENCE» только одним способом (размещение на сайте) и в отношении только одного товара (металлические ограждения), а также периода его размещения.

Вместе с тем, расчет ответчика не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку как указывалось выше, материалами дела установлен как факт использования товарного знака на сайте ответчика в период действия Лицензионного договора, так и факт неправомерного использования товарного знака Истца в течение всего заявленного периода, а также товарный знак использовался ответчиком в отношении всех своих товаров и услуг, относящихся к классам МКТУ 06, 19, 35, 37.

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель при выявлении факта незаконного использования Товарного знака, вправе потребовать компенсации в размере двойной стоимости права использования товарного знака, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом правомерно в порядке ст. ст. 1229, 1515 ГК РФ произведен расчет компенсации за незаконное использование Товарного знака TOPFENCE, который составил 844 516,12 руб.

Суд первой инстанции, проверив расчет неустойки, признал его верным и подлежащими удовлетворению исковые требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции полагает, что, исходя из заявленных требований, с учетом обстоятельств, входящих в предмет доказывания и установленных по делу, оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы сторон, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в полном объеме.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее подателя, учитывая результат рассмотрения дела в апелляционном суде. 

            Руководствуясь статьями  258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд   

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 11.10.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-23090/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» – без удовлетворения.

            Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

 

Председательствующий                                                          С. В. Кривошеина 

Судьи                                                                                        О.О. Зайцева

                                                                                                   Т. В. Павлюк