Именем Российской Федерации

Арбитражный суд Тульской области

РЕШЕНИЕ

г. ТулаДело № А68-9690/2016

Дата объявления резолютивной части решения «24» июля 2017 года

Дата изготовления решения в полном объеме    «31» июля 2017 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Тажеевой Л.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев исковое заявление

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 310715424900065, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Респект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о запрете незаконного использования и обязании удалить обозначения Respeсt и Respeсt-Tula, сходные до степени смешения с товарным знаком индивидуального предпринимателя ФИО2 по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 582266 с материалов, которым сопровождается введение в гражданский оборот, а именно с рекламных материалов и с интернет сайта http://www.respect-tula.ru/, взыскании за нарушение исключительного права на товарный знак компенсации в сумме 100000 руб.

при участии:

от истца – ФИО3 пасп., доверен.;

от ответчика – не явились, ув. надлежаще;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Тульской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Респект» о  запрете незаконного использования и обязании удалить обозначения Respekt и Respekt-Tula, сходные до степени смешения с товарным знаком индивидуального предпринимателя ФИО2 по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 582266 с материалов, которым сопровождается введение в гражданский оборот, а именно с рекламных материалов и с интернет сайта http://www.respect-tula.ru/, взыскании за нарушение исключительного права на товарный знак компенсации в сумме 100000 руб.

Истец пояснил, что он является обладателем по свидетельству исключительных прав на товарный знак РФ № 582266 РЕСПЕКТАВТО (дата регистрации - 27.07.2016, дата приоритета товарного знака - 26.06.2015) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ по следующим заявленным кодам: 350071 Продвижение продаж для третьих лиц; 370006 Ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 370007 Мытье автомобилей; 370049 Смазка транспортных средств; 370082 Обработка антикоррозийная транспортных средств; 370085 Обслуживание техническое транспортных средств; 370105 Информация по вопросам ремонта; 370138 Услуги по балансировке колес.

Согласно выписке из ЕГРП истец осуществляет следующие виды экономической деятельности: основной код ВЭД: 45.3 торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, дополнительные виды деятельности: 65.1 страхование, 68.20 аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом, 45.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.40 торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

Истец осуществляет деятельность по продаже для третьих лиц автозапчастей по следующим адресам: г. Тула, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>. Информация о деятельности истца по продвижению товаров для третьих лиц размещена на сайте истца: http://respect-auto71.ru.

Истцу стало известно, что ответчик (ООО «Респект»), осуществляет аналогичную деятельность по следующим адресам: 

<

...>, 

<

...>, используя обозначения сходные до степени смешения: Respect и Respect-Tula. Из содержания сайта ответчика http://www.respect-tula.ru следует, что ООО «Респект» продвигает для третьих лиц широкий ассортимент запасных частей (см. http://www.respect-tula.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-toplivnoi-apparatury). Кроме того, ООО «Респект» осуществляет услуги ремонта (см. страницу http://www.respect-tula.ru/remont-toplivnoi-apparatury-dizelnykh-dvigatelei). Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Респект» осуществляет такие виды деятельности, как: 45.1 торговля автотранспортными средствами, 45.2 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.3 торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

В своей предпринимательской деятельности ответчик использует обозначения Respect и Respect-Tula, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, что подтверждается протоколом осмотра письменных доказательств (в порядке обеспечения доказательств) 71 ТО 1136422 от 26.10.2016, оригиналами журналов Регион71 Авто № 10 (063) октябрь 2016 года с рекламой ответчика на обложке.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. 

Согласно ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в т.ч. с учетом неохраняемых элементов. По смыслу ст. 1515 ГК РФ, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. 

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом, по усмотрению суда. Истец считает сумму компенсации в 100 000 рублей соразмерной последствиям нарушения ответчиком прав истца.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв по исковым требованиям истца не представил.

Судом установлено следующее:

Выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается, что ответчик ООО «Респект» было зарегистрировано 25.07.2012. В качестве основного вида деятельности указано 45.1 - торговля автотранспортными средствами. В числе дополнительных видов деятельности значатся: 45.2 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.3 торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Истцу Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №582266 РЕСПЕКТАВТО (дата регистрации - 27.07.2016, дата приоритета товарного знака - 26.06.2015) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ: продвижение продаж для третьих лиц; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; мытье автомобилей; смазка транспортных средств; обработка антикоррозийная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; информация по вопросам ремонта; услуги по балансировке колес.

Согласно выписке из ЕГРП  основным видом деятельности истца является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код 45.3), в качестве дополнительных видов деятельности значатся: 65.1 страхование, 68.20 аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом, 45.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.40 торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

В дело представлены доказательства, что истец и ответчик осуществляют деятельность в одном регионе – г. Тула и часть видов деятельности истца и ответчика является одинаковой (коды ВЭД 45.3 и 45.2).

В качестве доказательства незаконного использования ответчиком обозначений Respeсt и Respeсt-Tula, сходных до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком №582266, истец представил составленный нотариусом г. Тулы ФИО4 протокол осмотра письменных доказательств (в порядке обеспечения доказательств) 71 ТО 1136422 от 26.10.2016, в котором закреплены результаты осмотра содержания информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в сети Интернет на странице сайта, расположенного по адресу http://www.respect-tula.ru и копию обложки  журнала Регион71 Авто № 10 (063) октябрь 2016 года содержащую рекламу ответчика.

По делу была назначена судебная экспертиза, на разрешение которой поставлен вопрос: сходны ли обозначения «Respect» и «Respect-Tula» до степени смешения с товарным знаком индивидуального предпринимателя ФИО2 по свидетельству на  товарный знак № 582266?

Производство экспертизы поручено ООО «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности», эксперту ФИО5

Согласно экспертному заключению от 07.06.2017 о проверке обозначений на сходство до степени смешения обозначения «Respect» и «Respect-Tula», используемые на сайте http://www.respect-tula.ru, в доменном имени этого сайта и в рекламных материалах сходны до степени смешения с товарным знаком ИП ФИО2 по свидетельству на товарный знак 3582266.

В экспертном заключении указано следующее:

Товарный знак №582266 представляет собой комбинированный товарный знак. Словесный элемент товарного знака выполнен в виде сочетания двух слов - «РЕСПЕКТ» и «АВТО». Слова не разделены пробелом, однако они заметно выделяются благодаря тому, что изображены разными цветами – черным и красным соответственно Словесный элемент исполнен заглавными буквами русского алфавита, расположен в нижней части товарного знака. Изобразительный элемент состоит из нескольких изогнутых линий черного и красного цветов, которые вместе образуют силуэт автомобиля, располагается в верхней части изображения. 

Обозначение «Respect» является комбинированным обозначением в том виде, в каком оно представлено в материалах дела №А68-9690/2016. Словесный элемент комбинированного обозначения «Respect» представляет собой слово «Respect», выполненное стандартным шрифтом без засечек буквами белого цвета латинского алфавита. Изобразительный элемент выполнен в виде усеченной механической детали - шестеренки, переходящей в линию, подчеркивающую словесный элемент. Данный элемент выполнен в красном цвете. Само обозначение расположено на темном фоне с градиентной заливкой, т.е. цвет фона плавно переходит от одного оттенка к другому от черного до темно-серого.

Обозначение «Respect-Tula» использовано как в доменном имени сайта интернет-магазина www.respect-tula.ru в качестве словесного обозначения, так и в рекламных материалах в качестве комбинированного обозначения. Комбинированное обозначение состоит из словесного элемента «Respect-Tula», выполненное стандартным шрифтом без засечек буквами белого цвета латинского алфавита, а также изобразительного элемента, выполненного в виде усеченной механической детали - шестеренки, переходящей в линию, подчеркивающую словесный элемент. В целом оформление обозначений «Respect» и «Respect-Tula» является сходным.

Проверяя подлежащие экспертному исследованию обозначения на тождество и сходство, эксперт, со ссылкой на п. 4.2.1.3 утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (далее – Методическое рекомендации №197) указал, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания, а также неохраняемые обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. 

Элемент «АВТО» в товарном знаке №582266 представляет собой неохраняемый элемент и является слабым. Необходимо учитывать сходство именно сильных (охраняемых) элементов - «РЕСПЕКТ» и «Respect» - в товарном знаке №582266 и обозначении «Respect» соответственно. 

Исследуя звуковое (фонетическое) сходство охраняемых словесных элементов обозначений, эксперт пришел к выводу, что охраняемые словесные элементы обозначения «Respect» и товарного знака №582266 тождественны друг другу при произношении. Слабый элемент «АВТО» лишь незначительно влияет на сходство обозначений. 

Исследуя графическое (визуальное) сходство охраняемых словесных элементов представленных на экспертизу обозначений эксперт указал, что словесный элемент «Respect» и словесный элемент «РЕСПЕКТ» написаны буквами разного алфавита (латинского и русского соответственно), при этом оба являются транслитерацией друг друга; использована сходная цветовая гамма (белые буквы на черном фоне с дополнительными элементами красного цвета в обозначении «Respect», и черные буквы на белом фоне с неохраняемым элементом красного цвета в товарном знаке № 582266); шрифт в обоих случаях наклонный, без засечек, углы букв скруглены сходным образом, большинство букв имеет внешний контур, похожий на квадрат. Учитывая то, что при прочтении слова «Respect» и «Респект» воспринимаются в сознании практически одинаково, в т.ч. визуально, отличие алфавита, которым написаны сравниваемые словесные элементы, не является столь значительным отличием. Поэтому можно сделать вывод, что охраняемые словесные элементы сравниваемых обозначений сходны по графическому (визуальному) признаку. 

Сравнивая смысловое (семантическое) сходство охраняемых словесных элементов сравниваемых обозначений, эксперт указал, что стоит отметить, что слово «respect» переводится с английского языка как «уважение», «почтение», в русском языке оно употребляется как заимствованное и производное от английского слова «respect», синоним слова русского языка «уважение». Поэтому сходство охраняемых словесных элементов по смысловому (семантическому) признаку очевидно. 

На основании вышеприведенного исследования эксперт пришел к выводу о том, что словесные элементы обозначения «Respect» и товарного знака №582266 сходны до степени смешения ввиду наличия звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства. При этом особо важное значение имеет звуковое сходство. 

Сравнивая изобразительные элементы (соответственно - усеченную механическую деталь (шестеренку), переходящую в пинию, подчеркивающую словесный элемент и изогнутые линии, образующие силуэт автомобиля), эксперт пришел к выводу, что сходство до степени смешения между ними полностью отсутствует: изображения имеют разный характер, отличные друг от друга внешние контуры, различные цветовые гаммы.

По смыслу раздела 3 Методических рекомендаций №197 перечни услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №582266 и используется обозначение «Respect-Tula», однородны, поэтому больше вероятность смешения обозначений.

Сославшись на Методические рекомендации №197, эксперт указал, что если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения. Словесные элементы в исследуемых обозначениях занимают доминирующее положение, поэтому они запоминаются в первую очередь.

Следовательно, комбинированное обозначение «Respect-Tula» сходно до степени смешения с товарным знаком № 582266.

Исследовав вопрос о сходстве словесного обозначения «Respect-Tula», использованного в доменном имени сайта интернет-магазина www.respect-tula.ru, с товарным знаком № 582266, эксперт отметил, что так как словесный элемент «РЕСПЕКТ АВТО» является доминирующим в товарном знаке № 582266, его сходство до степени смешения со словесным обозначением «Respect-Tula» будет главным образом обуславливать сходство до степени смешения и всего товарного знака с указанным обозначением, наличие в товарном знаке изобразительного элемента не повлияет на степень сходства обозначений. Поэтому можно прийти к выводу о том, что словесное обозначение «Respect-Tula» сходно до степени смешения с товарным знаком № 582266.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований истца к ответчику, руководствуясь следующим.

Согласно ст. 1225 ГК РФ к охраняемым результатам  интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются как  товарные знаки, так и фирменные наименования.

В рассматриваемом случае фирменное наименование ответчика возникло ранее даты приоритета товарного знака (соответственно 25.07.2012 и 26.06.2015).

В соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно ст. 8 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности  фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Ст. 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации  оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 

С учетом вышеназванных правовых норм суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований истца, право на товарный знак у которого возникло на несколько лет позднее чем право ответчика на свое фирменное наименование.

Кроме того, суд, в отличие от эксперта, пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между используемыми ответчиком в своей деятельности обозначениями «Respect» и «Respect-Tula» и принадлежащим истцу товарным знаком № 3582266.

Эксперт  свои выводы обосновал, в частности п.п. 6.3 - 6.3.2 Методических рекомендаций №197, в соответствии с которыми сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов определяется с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в т.ч. благодаря неохраняемым элементам. Должен учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. 

П. 6.3.3 Методических рекомендаций №197 разъяснено, что изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Согласно разделу 3 Методических рекомендаций №197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в т.ч. с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 

  По мнению суда,  в рассматриваемом случае в сравниваемых комбинированных обозначениях существенную роль играют изобразительные элементы, являющиеся существенными по своим размерам и отличающиеся оригинальностью исполнения.

Усиливает различие между сравниваемыми обозначениями и значительная совокупность различающихся элементов: графическое исполнение (в одном случае заглавные буквы, в другом – строчные, за исключением первой буквы), алфавит (в одном случае - латинский, в другом - русский), различное цветовое решение (в одном случае белые буквы на черном фоне, а в другом – черные буквы на белом фоне с неохраняемым элементом красного цвета), оригинальное графическое выполнение первой буквы в словосочетании «РЕСПЕКТАВТО», а также наличие в товарном знаке  слабого элемента «АВТО».

П. 5.2.1 Методических рекомендаций №197 предусмотрено, что при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. 

По мнению суда, сравниваемые комбинированные обозначения в целом воспринимаются как оригинальные и отличные друг от друга, поэтому не являются сходными до степени смешения.

Основания для удовлетворения исковых требований истца к ответчику отсутствуют.  

Судебные расходы по делу состоят из уплаченных истцом государственной пошлины в сумме 10000 руб. и расходов на экспертизу в сумме 35000 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, исходя из принятого по делу решения, судебные расходы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Отказать полностью индивидуальному предпринимателю ФИО2 в удовлетворении исковых требований к ООО «Респект»

 Судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10000 руб. и на производство судебной экспертизы в сумме 35000 руб. отнести на индивидуального предпринимателя ФИО2. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области.

СудьяЛ.Д. Тажеева