Арбитражный суд Воронежской области

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж                                                                                               Дело № А14-14793/2022

« 10 » апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена «28» марта 2024 г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания судьей Барковой Е.Н., с согласия лиц, участвующих в деле,                                                                                                                                                       

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

акционерного общества «Янтарь», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

к главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Сытный край» индивидуальному предпринимателю ФИО1, с.Землянск, Семилукский район, Воронежская область, 

и индивидуальному предпринимателю ФИО2, г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о пресечении нарушения исключительного права на использование географического указания № 258/1, и взыскании 5000000 руб. компенсации за незаконное использование географического указания,

при участии в заседании:

от истца – ФИО3, представитель, по доверенности от 21.11.2022, ФИО4, представитель, по доверенности № 1 от 29.12.2023, 

от ответчика главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Сытный край» ИП ФИО1 – ФИО5, представитель, по доверенности № 4 от 18.11.2022, 

от ответчика ИП ФИО2 – ФИО6, адвокат, по доверенности от 26.06.2023, ФИО7, представитель, по доверенности от 14.07.2023,  

установил:

акционерное общество «Янтарь» (далее – истец, АО «Янтарь») обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Сытный край» индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, ИП ФИО1) о пресечении использования исключительного права на использование географического указания на товаре – мороженое бренд «Воронежский пломбир» путем изъятия из производства и оборота и уничтожения за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено географическое указание; о взыскании 5000000 руб. компенсации за незаконное использование географического указания.

Определением суда от 06.10.2022 после устранения обстоятельств, послуживших основаниями оставления искового заявления без движения, принято исковое заявление, возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 21.11.2022.

В представленном суду письменном отзыве на иск ответчик ИП ФИО1 полагал их необоснованными и не подлежащими удовлетворению, указывая следующее:

- между ИП ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор № 23-3 от 22.03.2019 на поставку товаров СТМ, согласно которому ИП ФИО1 обязуется поставить ИП ФИО2 товар собственной торговой марки;

- согласно пункту 8.1 указанного договора ИП ФИО2 гарантирует ИП ФИО1 соблюдение и не нарушением прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; лицом, вводящим продукцию в оборот, является ИП ФИО2;

- в этой связи, ИП ФИО1 полагает себя ненадлежащим ответчиком по иску;

- кроме того, ИП ФИО1 указывает на то, что заявленный ко взысканию в размере 5000000 руб. размер компенсации необоснован и чрезмерно завышен;

- также ответчик полагает, что каких-либо доказательств сходности до степени смешения географического указания «Воронежское мороженое» и бренда «Воронежский пломбир», в материалах дела не содержится, как и отсутствуют доказательства, подтверждающие, что наименование бренда «Воронежский пломбир» вводит в заблуждение потребителей относительно географического указания «Воронежское мороженое»;

- согласно сведений Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Воронежское мороженое» соответствует ГОСТ 31457-2012, а производимый ответчиком товар «Варюшка ледышка» применяется ГОСТ Р55625-2013, то есть в составе «Воронежского мороженого» применяется молочная продукция, в «Варюшка ледышка» молочная продукция не применяется.

Определением суда от 21.11.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – третье лицо, ИП ФИО2), предварительное судебное заседание отложено, судебное разбирательство назначено на 16.01.2023.

В представленном суду отзыве на иск ИП ФИО2 возражала против его удовлетворения, указывая следующее:

- истцом не представлено доказательств незаконного использования ответчиком географического указания «Воронежское мороженое»;

- необоснованны и не подтверждены доказательствами ссылки на причинение материального ущерба в виде неполучения дополнительной выручки от продажи товаров с товарным знаком «Воронежское мороженое»;

- при этом, правообладателем товарного знака «Воронежский пломбир», зарегистрированного под номером 747500 в отношении товаров 30 класса МКТУ – мороженое, является не АО «Янтарь», а аффилированное с ним юридическое лицо – ООО «ТД «Воронеж-Холод»;

- летом 2020 года в адрес ИП ФИО2 и её контрагентов от ООО ТД «Воронеж Холод» поступили претензии о прекращении использования товарного знака «Воронежский пломбир»;

- полагая действия ООО «ТД «Воронеж Холод» по приобретению исключительного права на спорный товарный знак «Воронежский пломбир» актом недобросовестной конкуренции, ИП ФИО2 обратилась в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, решением от 02.08.2021 по делу № 036/01/14.4-213/2021 ООО ТД «Воронеж Холод» было выдано предупреждение по статье 14.8 ФЗ «О защите конкуренции» об устранении причин и условий, способствовавших возникновению нарушения;

- антимонопольный орган пришел к выводу о наличии в действиях ООО ТД «Воронеж холод» нарушения положений статьи 14.8 ФЗ «О защите конкуренции», которые повлекли нарушение прав и законных интересов ИП ФИО2, поскольку дизайн этикетки и рецептура мороженого «Воронежский пломбир» был разработан по индивидуальному заказу ИП ФИО2 в 2017 году, в начале 2018 года мороженое «Воронежский пломбир» было введено в оборот именно ИП ФИО2; ООО ТД «Воронеж Холод» не занимался и не занимается продажей мороженого «Воронежский пломбир»;

- также анимонопольный орган отметил, что в спорном товарном знаке слова «Воронежский пломбир» являются неохраняемым элементом, то есть использование словосочетания «Воронежский пломбир» иными хозяйствующими субъектами в настоящее время не запрещено;

- в ходе рассмотрения дела в УФАС по Воронежской области, ввиду отказа торговых сетей от приемки товара, в отношении которого заявлены претензии, ИП ФИО2 с целью недопущения убытков, произвела ребрендинг и изменила этикетку спорного мороженого;

- по мнению ИП ФИО2, ООО ТД «Воронеж Холод» и АО «Янтарь», понимая, что их действия незаконны и не достигнут ожидаемого результата, приняли решение зарегистрировать географическое указание «Воронежское мороженое»;

- ИП ФИО2 полагает, что словосочетания «Воронежское мороженое» и «Воронежский пломбир» не являются тождественными;

- ИП ФИО2 утверждает, что она никогда не использовала на этикетках или иных печатных материалах географическое указание «Воронежское мороженое»;

- заявленный размер компенсации необоснованно завышен.

Определением суда от 16.01.2023 по ходатайству истца ИП ФИО2 привлечена к участию в деле в качестве соответчика, исключена из числа третьих лиц по делу; предварительное судебное заседание отложено, судебное разбирательство по делу назначено на 06.03.2023.

В предварительном судебном заседании 06.03.2023 представитель истца заявил об уточнении заявленных исковых требований, в котором просил:

- запретить ИП ФИО2 размещать на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, предлагать к продаже, и другим образом вводить в гражданский оборот товары, маркированные обозначением «Воронежский пломбир», а также изъять данные товары из производства, оборота и уничтожить контрафактные товары за счет ИП ФИО2;

- взыскать с ИП ФИО1 100000 руб. компенсации за незаконное использование географического указания;

- взыскать с ИП ФИО2 4900000 руб. компенсации за незаконное использование географического указания.

На основании статьи 49 АПК РФ судом принято к рассмотрению уточненное исковое заявление в части требований о взыскании с ИП ФИО1 100000 руб. компенсации за незаконное использование географического указания, с ИП ФИО2 4900000 руб. компенсации за незаконное использование географического указания; в части требований о запрете ИП ФИО2 размещать на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, предлагать к продаже, и другим образом вводить в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «Воронежский пломбир», а также изъятия данных товаров из производства, оборота и уничтожения контрафактных товаров за счет ИП ФИО2 отказано в принятии уточнения исковых требований, поскольку заявлено новое самостоятельное требование.

В ходе предварительного судебного заседания также были приняты к рассмотрению ходатайства истца об истребовании доказательств у ИП ФИО8, о назначении по делу судебной экспертизы по вопросу: «Являются ли сходными до степени смешения географическое указание «Воронежской мороженое» принадлежащее АО «Янтарь» номер патента 258/1 и используемое ИП ФИО2 на этикетках словосочетание «Воронежский пломбир»? Если имеется указать, за счет чего достигается сходство до степени смешения». 

Определением суда от 06.03.2023 окончена подготовка дела к судебному разбирательству, которое назначено на 19.04.2023.

Протокольным определением от 19.04.2023 судом оставлено без удовлетворения ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы ввиду того, что заявленные вопросы подлежат разрешению судом с позиции простого потребителя и не требуют специальных познаний; судебное разбирательство по делу отложено на 18.07.2023.

В представленном суду 18.07.2023 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» отзыве на иск ответчик ИП ФИО2 также указала, что товары «мороженое» и «пищевой лед» не являются однородными, не соотносятся друг с другом как род/вид, имеют разные назначение, способ производства и потребителя, что свидетельствует о том, что даже в случае тождественности словесных элементов, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку предназначены для маркировки неоднородных товаров, что исключает возможность их смешения потребителем. Кроме того, ответчик полагает, что ссылка истца на необходимость расчета компенсации с учетом розничной цены спорного товара, является необоснованной, поскольку ИП ФИО2 не может контролировать уровень торговой наценки. При расчете необходимо учитывать оптовую цену продукции, которая составляет 6,63 руб.

В судебном заседании 18.07.2023 представитель истца заявил ходатайство об истребовании у индивидуального предпринимателя ФИО8 (606461, Нижегородская область, г.бор, кв.Дружба, д.19а) сведений о размере (количестве) и стоимости произведенной продукции с указанием на этикетке «Воронежский пломбир» за период с 16.02.2021 по 31.12.2022 для индивидуального предпринимателя ФИО2 (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Определением суда от 18.07.2023 у индивидуального предпринимателя ФИО8 были истребованы дополнительные доказательства, индивидуальному предпринимателю ФИО8 надлежало до 04.09.2023 представить истребуемые судом доказательства, судебное разбирательство по делу отложено на 19.09.2023.

Судом установлено, что определение суда от 18.07.2023 в части предоставления доказательств ИП ФИО8 не исполнено, истребованные доказательства в материалы дела не поступили.

Определением суда от 19.09.2023 ИП ФИО8 был установлен новый срок для исполнения определения Арбитражного суда Воронежской области от 18.07.2023 в части предоставления документов до 27.10.2023; судебное разбирательство по делу отложено на 31.10.2023, а также было назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа на ИП ФИО8 за неисполнение определения суда на 31.10.2023.

В судебном заседании 31.10.2023 было установлено, что ИП ФИО8 определение суда от 18.07.2023 с учетом определения от 19.09.2023, которыми на нее возложена обязанность по представлению доказательств, не исполнила, о невозможности представления суду истребуемых доказательств не известила арбитражный суд в установленный срок.

В представленном суду ответе, ссылалась на положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, отказалась предоставлять истребованные судом доказательства.

Протокольным определением суда от 31.10.2023 судебное заседание было отложено на 05.12.2023. 

Определением суда от 08.11.2023 (резолютивная часть объявлена 31.10.2023) с ИП ФИО8 в доход федерального бюджета взыскан судебный штраф в сумме 5000 руб. за непредставление истребованных арбитражным судом доказательств. На ИП ФИО8 возложена обязанность представить в арбитражный суд истребуемые доказательства, а именно: сведения о размере (количестве) и стоимости произведенной продукции с указанием на этикетке «Воронежский пломбир» за период с 16.02.2021 по 31.12.2022 для индивидуального предпринимателя ФИО2 (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в срок до 30.11.2023.

Определением суда от 05.12.2023 ИП ФИО8 был установлен новый срок для исполнения определения Арбитражного суда Воронежской области от 18.07.2023 в части предоставления документов до 22.01.2024; судебное разбирательство по делу отложено на 29.01.2024, а также было назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа на ИП ФИО8 за неисполнение определения суда на 29.01.2024.

В судебном заседании 29.01.2024 было установлено, что ИП ФИО8 определение суда от 18.07.2023 с учетом определения от 05.12.2023, которыми на нее возложена обязанность по представлению доказательств, не исполнила, о невозможности представления суду истребуемых доказательств не известила арбитражный суд в установленный срок.

Представители истца в судебном заседании 29.01.2024 настаивали на истребовании сведений у индивидуального предпринимателя ФИО8, кроме того полагали необходимым наложить судебный штраф на  индивидуального предпринимателя ФИО8

Определением суда от 12.02.2024 (резолютивная часть объявлена 29.01.2024) с ИП ФИО8 в доход федерального бюджета взыскан судебный штраф в сумме 5000 руб. за непредставление истребованных арбитражным судом доказательств; на ИП ФИО8 возложена обязанность представить в арбитражный суд истребуемые доказательства, а именно: сведения о размере (количестве) и стоимости произведенной продукции с указанием на этикетке «Воронежский пломбир» за период с 16.02.2021 по 31.12.2022 для индивидуального предпринимателя ФИО2 (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Определением суда от 29.01.2024 судебное разбирательство по делу отложено на 04.03.2024, а также назначено судебное заседание по вопросу о наложении на ИП ФИО8 судебного штрафа за неисполнение судебного акта.

В судебное заседание 04.03.2024 ИП ФИО8 не явилась, истребованные судом доказательства в материалы дела не представила, в установленный судом срок не представила сведений о причинах неисполнения определения суда.

Вместе с тем, принимая во внимание то обстоятельство, что в судебном заседании 04.03.2024 представитель истца заявил, что не настаивает на получении истребованных судом доказательств, суд полагает возможным не налагать на ИП ФИО8 судебный штраф.

Представитель истца в судебном заседании 04.03.2024 поддержал заявленные исковые требования.

Представители ответчиков в судебном заседании 04.03.2024 полагали иск не подлежащим удовлетворению.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв с 04.03.2024 до 19.03.2024, а также с 19.03.2024 до 28.03.2024.

В судебном заседании 28.03.2024 представитель истца заявил об отказе от иска в части требования о пресечении нарушения исключительного права на использование географического указания на товаре – мороженое бренд «Воронежский пломбир» путем изъятия из производства и оборота и уничтожения за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено географическое указание.

Последствия принятия судом отказа от иска в указанной части судом разъяснены и понятны.

Представители ответчиков не возражали против принятия судом отказа истца от иска в указанной части.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. При этом арбитражный суд принимает отказ от требования, если отказ не противоречит закону и не нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Рассмотрев отказ от иска в указанной части, арбитражный суд на основании частей 2, 5 статьи 49 АПК РФ принял данный отказ, в связи с чем, на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

Из материалов дела следует, что 16.02.2021 в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров было зарегистрировано географическое указание «Воронежское мороженое» за № 258/1. В качестве правообладателя указано АО «Янтарь». 

Данное географическое указание зарегистрировано в отношении товара – мороженое. Описание характеристик товара: Виды Воронежского мороженого с указанием химического состава: 

- пломбир (ванильный, шоколадный, крем-брюле, ванильный с мягкой карамелью, ванильный с арахисом): м.д.ж. (массовая доля жира) - не менее 14 %, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (далее – СОМО) - не менее 10 %, сахар - не менее 14 %, массовая доля сухих в-в - не менее 38 %;

- пломбир ванильный, шоколадный, крем-брюле, с джемом (с отделяемыми пищевкусовыми продуктами), пломбир с неотделяемыми пищевкусовыми продуктами и ягодами (клюква, вишня, смородина): м.д.ж. - не менее 12 %, СОМО - не менее 9-10 %, сахар - не менее 14 %, массовая доля сухих в-в - не менее 36 %, массовая доля сухих в-в фруктов - не менее 1 %;

- пломбир ванильный, шоколадный, крем-брюле, ванильный с мягкой карамелью: м.д.ж. - не менее 16 %, СОМО - не менее 10 %, сахар - не менее 14 %, массовая доля сухих в-в - не менее 40 %;

- пломбир ванильный с клюквой: м.д.ж. - не менее 14,5 %, СОМО - не менее 9 %, сахар - не менее 14 %, массовая доля сухих в-в - не менее 38 %, массовая доля сухих в-в фруктов - не менее 1 %;

- пломбир ванильный: м.д.ж. - не менее 18 %, СОМО - не менее 9 %, сахар - не менее 14 %, массовая доля сухих в-в - не менее 41 %;

- сливочное ванильное, сливочное шоколадное, сливочное крем-брюле: м.д.ж. - не менее 10 %, СОМО - не менее 10 %, сахар - не менее 14 %, массовая доля сухих в-в - не менее 34 %;

- сливочное ванильное: м.д.ж. - не менее 8 %, СОМО - не менее 10 %, сахар - не менее 14 %, массовая доля сухих в-в - не менее 32 %;

- молочное ванильное, молочное крем-брюле, молочное шоколадное: м.д.ж. - не менее 3,5 %, СОМО - не менее 10 %, сахар - не менее 15,5 %, массовая доля сухих в-в - не менее 29 %.

По органолептическим показателям Воронежское мороженое соответствует ГОСТ 31457-2012.

Вкус и запах: чистый, характерный для данного вида мороженого, без посторонних привкусов и запахов, консистенция - плотная, структура - однородная, без ощутимых комочков жира, стабилизатора и эмульгатора, частичек белка и лактозы, кристаллов льда. При использовании пищевкусовых продуктов в целом виде или в виде кусочков, «прослоек», «прожилок», «стержня», «спиралевидного рисунка» и другое с наличием их включений. В глазированном мороженом структура глазури (шоколада) однородная, без ощутимых частиц сахара, какао-продуктов, сухих молочных продуктов, с включением частиц орехов, арахиса, вафельной крошки и др. при их использовании.

Цвет: характерный для данного вида мороженого, равномерный по всей массе. При использовании пищевых красителей - соответствующий цвету внесенного красителя. Для глазированного мороженого - цвет покрытия, характерный для данного вида глазури и шоколада.

Внешний вид: порции однослойного или многослойного мороженого различной формы, обусловленной геометрией формующего или дозирующего устройства, формой вафельных изделий (печенья), полностью или частично покрытые глазурью (шоколадом) или без глазури.

Для производства мороженого крем-брюле используется сироп крем-брюле, изготовленный из молока цельного сгущенного с сахаром, сахара, воды питьевой путем карамелизации. Брикеты с наполнителями производятся только из натуральных ягод - например, брикет с клюквой - только натуральная клюква, брикет с чёрной смородиной - только чёрная сморода, брикет с вишней - только спелая, отборная ягода. Как известно, в плодах вишни, чёрной смородины содержатся витамины С, РР, В1, В2, В3, В6, К, Е.

Кислотность мороженого с неотделяемыми пищевкусовыми продуктами соответствует нормируемой кислотности мороженого с аналогичными или близкими по наименованию пищевкусовыми продуктами.

Диапазоны взбитости мороженого:

- взбитость мороженого, вырабатываемого на эскимогенераторах - не менее 40 %;

- для молочного мороженого - от 30 % до 90 %;

- для сливочного мороженого - от 30 % до 110 %.

В своем исковом заявлении АО «Янтарь» указало, что ему стало известно о длительном нарушении принадлежащего ему исключительного права на географическое указание «Воронежское мороженое», выразившемся в производстве мороженого с указанием на этикетке обозначения «бренд Воронежский пломбир». Согласно дате, указанной на упаковке товара, нарушение происходит с 2021 года по настоящее время (август 2022 года). 

В подтверждение указанного довода в материалы дела представлены этикетки товара - лед яблочный «Варюшка ледышка», на которых размещено обозначение «от бренда «Воронежский пломбир». Изготовителем данного товара является ИП ФИО1 Товар произведен по заказу Группы компаний «Холод Сервис» для ИП ФИО2 Дата изготовления 15.05.2022. Состав продукта: вода питьевая, пюре яблочное, стабилизатор – мука пшеничная в/с, ароматизатор пищевой сокосодержащий «Яблоко», регулятор кислотности – лимонная кислота, краситель пищевой «Зеленое яблоко».

В материалы дела представлены также копии этикеток данного товара с указанием даты производства – 25.07.2021 и 28.05.2022.

Указанное нарушение, по утверждению истца, повлекло не только нарушение действующего законодательства, но и причинило материальный ущерб истцу в виде неполучения дополнительной выручки от продажи товаров с использованием географического указания «Воронежское мороженое».

Истец также указал в уточненном исковом заявлении о том, что ИП ФИО2, выбравшая в качестве бренда обозначение «Воронежский пломбир» имела своей целью привлечение внимания потребителей к предлагаемому к продаже мороженого с брендом «Воронежский пломбир», делая акцент на известности чужого товарного знака, которая формировалась в течение продолжительного времени.

Истцом в материалы дела представлены:

- копия карточки заявки ФИО2 на государственную регистрацию географического указания «Воронежское» в отношении товара «мороженое». Ответчику было отказано в такой регистрации;

- копия требования от 23.03.2021, адресованного ИП ФИО8 о прекращении производства мороженого с использованием географического указания «Воронежское мороженое»;

- копия ответа ИП Шибаланской № 5 от 01.04.2021 на претензию от 23.03.2021, в которой индивидуальный предприниматель указала, что информация о регистрации за АО «Янтарь» исключительного права на географическое указание «Воронежское мороженое» принята к сведению, и ИП ФИО8 не намерена нарушать охраняемые законом исключительные права соответствующих правообладателей, в связи с чем, производство и реализация продукции для ИП ФИО2 будет осуществляться с использованием других брендов, не затрагивающих прав третьих лиц;

- копия уведомления АО «Янтарь» от 01.03.2021, адресованного ИП ФИО2, в котором истец указывает на наличие у него исключительных прав на географическое указание «Воронежское мороженое» (свидетельство № 258/1 от 16.02.2021), и предлагает убрать из торговли мороженое с указанием на этикетке «Воронежский пломбир» в течение 14 календарных дней с момента получения указанного уведомления;

- копия квитанции о направлении ИП ФИО2 указанного уведомления (идентификатор 39402740026685);

- дополнительные пояснения, содержащие расчет снижения реализации мороженого, выпускаемого АО «Янтарь» в период с 2020 по 2022 гг.;

- копия информации о продажах в 2020, 2021 и 2022 гг.

В представленном ответчиком отчете об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 39402740026685 отсутствует информация о его вручении адресату – ИП ФИО2 

Из материалов дела также следует, что между Главой К(Ф)Х «Сытный край» ИП ФИО1 (поставщик) и ИП ФИО2 (покупатель) 22.03.2018 был заключен договор № 23-3 на поставку товаров СТМ, по условиям которого (пункт 1.1) поставщик обязуется поставить покупателю товар в количестве и ассортименте в соответствии с предварительными заявками покупателя, а покупатель принять и оплатить его. 

Товар изготавливается в упаковке собственной торговой марки (СТМ) покупателя (пункт 1.2 договора).

Согласно пункту 8.1 договора, покупатель гарантирует поставщику соблюдение и не нарушение покупателем прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Лицом, вводящим продукцию в гражданский оборот, является покупатель. Вся ответственность за нарушение вышеуказанных прав возлагается на покупателя. В случае предъявления соответствующих исков, покупатель обязуется урегулировать спор своими силами и за свой счет.

Пунктом 9.3 договора предусмотрено, что в случае взыскания с поставщика в судебном порядке в пользу третьих лиц убытков либо компенсаций за нарушение исключительных прав, покупатель обязуется возместить поставщику взысканные денежные средства в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

Как указано в приложении № ? от 22.09.2020 к договору № 23-3 на поставку СТМ от 22.03.2018, цена товара «Лед яблочный «Варюшка-ледышка» 70 гр. За 1 шт. составляет 6 руб. 42 коп., минимальная оптовая цена – 10 руб. 38 коп. 

АО «Янтарь» направило в адрес ИП ФИО1 претензию от 14.06.2022, в которой потребовало прекратить производство и продажу контрафактного товара – мороженое бренд Воронежский пломбир Варюшка ледышка, уничтожить контрафактный товар с этикеткой бренд Воронежский пломбир Варюшка ледышка (лед яблочный), а также компенсировать убытки в размере 5000000 руб.

В ответе на указанную претензию от июня 2022 ответчик указал на заключение с ИП ФИО2 договора на поставку товаров СТМ, в соответствии с которым ИП ФИО2 несет ответственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Ссылаясь на изложенное, ИП ФИО1 указал, что претензия должна быть предъявлена к ИП ФИО2, а не к нему.

Ответчиками в материалы дела представлены:

- копия этикетки товара, производимого АО «Янтарь» с использованием географического указания «Воронежское мороженое», - Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике;

- копия этикетки товара, производимого АО «Янтарь» с использованием географического указания «Воронежское мороженое», - Мороженое «Мраморное» пломбир ванильный и шоколадный;

- копия решения УФАС по Воронежской области от 02.08.2021 по делу № 036/01/14.4-213/2021, которым рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства по части 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ООО ТД «Воронеж Холод» прекращено в связи с отсутствием в его действиях указанного нарушения, ООО ТД «Воронеж Холод» выдано предупреждение по статье 14.8 ФЗ «О защите конкуренции» об устранении причин и условий, способствовавших возникновению нарушения;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Холод» (генральный директор ФИО9);

- копия заявления ЗАО «Холод» в УФАС по Воронежской области на действия ИП ФИО2, поданного 07.03.2019 и ответа на него;

- копия информации с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации 18.02.2020 товарного знака № 747500, включающего словесное обозначение «Воронежский пломбир», за ООО ТД «Воронеж Холод»;

- сведения о продажах ИП ФИО1 ИП ФИО2 товара «Лед яблочный «Варюшка Ледышка» 70 гр. В период с 16.02.2021 по 05.04.2023 (общее количество товара составило 50550 шт.);

- этикетка товара «Лед с ароматом апельсина Варюшка ледышка» (обозначение «от бренда Воронежский пломбир» отсутствует).

Ссылаясь на то, что, при осуществлении хозяйственной деятельности по производству и реализации товара - мороженого с использованием обозначения «от бренда Воронежский пломбир» ответчики допустили нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на географическое указание «Воронежское мороженое», истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, заслушав пояснения представителей сторон, арбитражный суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара.

Статьей 1518 ГК РФ предусмотрено, что географическое указание признается и охраняется в силу его государственной регистрации. Географическое указание может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству страны происхождения товара. Лицам, зарегистрировавшим географическое указание, предоставляется исключительное право на это географическое указание при условии, что товар, в отношении которого зарегистрировано географическое указание, отвечает требованиям пункта 1 статьи 1516 настоящего Кодекса.

Исключительное право на географическое указание в отношении того же географического указания может быть в установленном настоящим Кодексом порядке предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (Государственный реестр указаний и наименований).

Согласно пункту 1 статьи 1519 ГК РФ правообладателю принадлежит право использования географического указания в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Как указано в пункте 2 статьи 1519 ГК РФ использованием географического указания считается, в частности, размещение этого географического указания:

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот;

3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

4) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу положений пункта 3 статьи 1519 ГК РФ незаконным использованием географического указания признается, в том числе:

1) использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными;

3) использование для любых товаров обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего зарегистрированное географическое указание, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использовано географическое указание, являются контрафактными (пункт 4 статьи 1519 ГК РФ).

Исключительное право истца на географическое указание «Воронежское мороженое», зарегистрированное 16.02.2021 под № 258/1 подтверждено представленными в материалы дела сведениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а также соответствующим свидетельством.

Данное географическое указание зарегистрировано в отношении товара – мороженое. При этом, к заявленному товару относится мороженое, в составе которого используются молочные продукты. По органолептическим показателям Воронежское мороженое соответствует ГОСТ 31457-2012. 

В отношении правил определения схожести обозначений действуют Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков" (утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, далее - Правила). Использование указанных Правил применительно к географическому указанию допускается в соответствии с аналогией закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) и сложившейся судебной практикой.

Согласно пунктам 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Проведя сравнительный анализ обозначения, использованного ответчиками - «от бренда Воронежский пломбир», и географического указанная «Воронежское мороженое» (свидетельство № 258/1), суд приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

При этом, имеющиеся звуковые и графические различия (использование ответчиком слова «пломбир», в то время как географическое указание зарегистрировано в отношении товара «мороженое») не влияют на общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями исходя из высокой степени смыслового сходства обозначений, поскольку пломбир является разновидностью мороженого и воспринимается потребителем именно как его вид.

Кроме того, сходство до степени смешения достигается также за счет вида товара, на этикетке которого ответчиком использованного спорное обозначение – «лед яблочный» или фруктовый лед. Такой товар обычным потребителем воспринимается как разновидность мороженого, хотя он и не содержит в данном случае молокосодержащих продуктов.

При изложенных обстоятельствах, суд полагает незаконным использование ответчиками обозначения «от бренда Воронежский пломбир» применительно к товару – «лед яблочный», поскольку данный товар хотя и не является мороженым по своим характеристикам, однако воспринимается потребителями именно в качестве разновидности мороженого. Такое использование способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара.

Кроме того, ответчики не обладают правом на использование географического указания «Воронежское мороженое».

В этой связи, соответствующие возражения ответчиков признаются необоснованными.

В силу положений пункта 2 статьи 1537 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено географическое указание или наименование места происхождения товара.

В пунктах 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

Требование о взыскании компенсации предъявлено истцом к ИП ФИО1 в размере 100000 руб. и ИП ФИО2 в размере 4900000 руб.

При разрешении заявленного истцом требования суд учитывает установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства допущенного каждым из ответчиков нарушения (ИП ФИО1 непосредственно производил спорный товар по заказу ИП ФИО2 и упаковывал его в предоставленную ИП ФИО2 упаковку, содержащую спорное обозначение; ФИО2 размещала заказы на изготовление указанной продукции, предоставляла ИП ФИО1 спорные этикетки, а также осуществляла последующее введение в гражданский оборот спорного товара); принимает во внимание, что доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца на географическое указание, ответчиками не представлено; учитывает длительность нарушения; количество произведенного контрафактного товара (50550 шт.); стоимость единицы товара для ИП ФИО1 (6 руб. 42 коп.); оптовую цену единицы товара (10 руб. 38 коп.).

Проанализировав указанные истцом доводы в обоснование размера требуемой компенсации, заявленные ответчиками возражения, установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что заявленный истцом размер компенсации является необоснованным, значительно завышенным и определяет подлежащий взысканию с ответчиков размер компенсации в общей сумме 110089 руб., в том числе – 10000 руб. – с ИП ФИО1, 100089 руб. – с ИП ФИО2

В остальной части иска следует отказать.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 48000 руб. Истец при обращении в суд с настоящим иском уплатил государственную пошлину в установленных порядке и размере. 

Учитывая изложенное, положения статьи 110 АПК РФ, результат рассмотрения дела, суд приходит к выводу о том, что с ответчика ИП ФИО1 в пользу истца следует взыскать расходы по уплате государственной пошлины в сумме 96 руб., с ответчика ИП ФИО2 – 960 руб. 85 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 150, 151, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Прекратить производство по делу в части требования акционерного общества «Янтарь» о пресечении нарушения права на использование географического указания № 258/1.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (с.Землянск, Семилукский район, Воронежская область, ОГРНИП 304362836100830, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Янтарь» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 10096 руб., в том числе 10000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на географическое указание «Воронежское мороженое», 96 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Янтарь» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 101049 руб. 85 коп., в том числе 100089 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на географическое указание «Воронежское мороженое», 960 руб. 85 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                           Е.Н. Баркова