АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-13869/2022

город Кемерово

13 января 2023 года

Дата оглашения резолютивной части решения 11 января 2023 года

Дата изготовления судебного акта в полном объёме 13 января 2023 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дубешко Е.В. при ведении протокола, аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект», город Новосибирск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Беловские центральные электромеханические мастерские», город Белово, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

к ФИО2, город Белово, Кемеровская область

об обязании прекратить использование товарного знака, взыскании солидарно компенсации за нарушение права на товарный знак, 

3-и лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: общество с ограниченной ответственностью «Яндекс», город Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Гугл», город Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО3, город Москва (ИНН 

<

***>), 

при участии:

от истца – ФИО4, доверенность от 27.05.2022, диплом, паспорт;

от ответчика – ФИО5, доверенность от 01.09.2022, диплом, паспорт;

от ФИО2 - ФИО5, доверенность от 29.11.2022, диплом, паспорт;

от 3-х лиц – не явились, извещены;

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» (ООО «РМЗ «Сталькомплект», истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Беловские центральные электромеханические мастерские» (ООО «БелЦЭММ», ответчик) об обязании прекратить использование товарного знака №850363 «Мулевка» в поисковых системах Yandex, Google, о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение права на товарный знак №850363 «Мулевка». Требования мотивированы использованием спорного товарного знака при размещении рекламы в поисковых системах со ссылкой на сайт, принадлежащий ответчику (belcemm.ru). Истцом также заявлено о взыскании судебных расходов по возмещению затрат по нотариальному осмотру сайта в размере 16 300 руб.

К участию в деле привлечены 3-и лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Яндекс», общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Гугл», ФИО3.

Также к участию в деле в качестве соответчика по ходатайству истца привлечен ФИО2 (ФИО2).

Все лица, участвующие в деле, извещены о рассмотрении судом дела надлежащим образом согласно ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Ответчики возразили относительно удовлетворения исковых требований, сославшись на недоказанность самого факта использования на интернет-сайте belcemm.ru товарного знака №850363 «Мулевка». Отображение указанного сайта ООО «БелЦЭММ» при вводе в поисковых системах слова «Мулевка» не является подтвеждением использования ответчиками спорного товарного знака.

ООО «Яндекс» направило пояснения с возражениями на иск, просило в удовлетворении требований ООО «РМЗ «Сталькомплект» отказать.

Судебное разбирательство по делу откладывалось на 11.01.2023.

До заседания от ответчика поступили дополнительные письменные пояснения, истец направил заявление об уточнении исковых требований, указав на солидарный характер взыскания компенсации с соответчиков по делу.

Заседание проведено судом в отсутствие неявившихся третьих лиц (ст. 156 АПК РФ).

Истец на исковых требованиях настаивал в полном объеме с учетом ходатайства об уточнении. 

Представитель ответчиков поддержал доводы, изложенные в отзыве, дополнительных письменных пояснениях, просил в удовлетворении иска отказать.

К материалам дела судом приобщены поступившие документы (ст. 41 АПК РФ).

Уточнение иска принято судом с учетом ст.49 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьям 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Как установлено судом, ООО «РМЗ «Сталькомплект» является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 850363, (заявка № 2021729927, дата приоритета: 18.05.2021, дата регистрации: 27.01.2022) в отношении услуг 07 класса МКТУ: - барабаны [детали машин]; дезинтеграторы; машины горные; машины для доводки; машины для переработки руд; машины для просеивания; машины отделочные; оборудование для переработки руд; установки для просеивания; устройства делительные.

Основным видом деятельности истца по данным ЕГРЮЛ является производство машин и оборудования. Истец указывает, что является производственно-коммерческим предприятием и осуществляет деятельность по производству оборудования для россыпных месторождений золота и платины, производству сушильного оборудования, изготовлению нестандартного оборудования, металлоконструкций и ремонт горно-шахтового оборудования.

ООО «РМЗ «Сталькомплект» выступает администратором доменного имени www.steelkomplekt.info.

Истцом заявлено, что ООО «БелЦЭММ» является машиностроительным заводом металлоконструкций и золотодобывающего оборудования, и также осуществляет производство металлоконструкций, оборудования для золотодобычи, горно-шахтного, грузоподьемного и другого оборудования, то есть ведет деятельность, аналогичную деятельности истца.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, ответчик выступает фактическим владельцем сайта www.belcemm.ru, с использованием которого размещает рекламу выпускаемой продукции.

Истцу стало известно, что при вводе в поисковой системе www.yandex.ru и www.google.ru поискового запроса «Мулевка» появляется рекламное объявление со ссылкой на Интернет-сайт www.belcemm.ru, в котором указана следующая информация:

«Мобильный промприбор МСБ-2 300 000 рублей Оформить заказ».

При переходе по ссылке на Интернет-сайт, указанный в рекламном объявлении, открывается Интернет-страница с предложениями по приобретению Мобильного промприбора МСБ-2.

Истец полагает, что использованное ООО «БелЦЭММ» в рекламе обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «МУЛЕВКА» по свидетельству о государственной регистрации № 850363. Размещение в рекламном объявлении Интернет-сайта www.belcemm.ru информации о продаже мобильного промприбора МСБ-2 является нарушением исключительных прав правообладателя, что выражается в следующем:

- продвижение на Интернет-сайте продукции с использованием в рекламном объявлении товарного знака «Мулевка» является предложением о продаже товаров с использованием без разрешения правообладателя сходного с товарным знаком обозначения для товаров: - барабаны [детали машин]; дезинтеграторы; машины горные; машины для доводки; машины для переработки руд; машины для просеивания; машины отделочные; оборудование для переработки руд; установки для просеивания; устройства делительные. (07 класса МКТУ и перечня товаров и/или услуг);

- продвижение на Интернет-сайте продукции с использованием в рекламном объявлении товарного знака «Мулевка» является предложением о продаже товаров с нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак (07 класс МКТУ и перечня товаров).

По мнению истца, указание в рекламном объявлении в составе ключевых слов при выборе функции «динамическая вставка ключевых слов» является использованием товарного знака в виде предложения о продаже товаров, объявления, рекламы, а также способом адресации и преследует цель привлечения потребителей, которые в поиске задают конкретную планируемую к приобретению продукцию (товары определенного изготовителя), а, увидев рекламу со ссылкой на товарный знак «Мулевка», идентифицируют продукцию ООО «Беловские ЦЭММ» с произведенной и реализуемой ООО «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» продукцией, защищенной товарным знаком. При этом намеренное указание в качестве ключевого слова товарного знака предполагает и предопределяет его отображение в рекламном объявлении (фактически «конструирует» (создает) предлагаемую к распространению рекламу), что подпадает под понятие использование права на товарный знак (статья 1484 ГК РФ) и, соответственно, приводит к нарушению исключительных прав истца. Слово «Мулевка» вводит потребителей в заблуждение и привлекает потребителей к объявлению, размещенному ООО «Беловские ЦЭММ», так как в тексте рекламного объявления товарный знак ООО «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» размещен в первой строке рекламного объявления ООО «Беловские ЦЭММ» и является активной ссылкой для перехода на сайт www.belcemm.ru, на котором предлагается аналогичная по своему функциональному назначению продукция. 

Ссылаясь на то, что согласия на использование ответчиком обозначения, охраняемого товарным знаком №850363, истец не давал, последний обратился 28.05.2022 с претензией с требованиями прекратить использование товарного знака по свидетельству № 850363 «Мулевка» в поисковых системах Yandex и Google в течение 30 дней с даты получения настоящей претензии, прекратить использование товарного знака по свидетельству № 850363 «Мулевка», а также выплатить ООО «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» в соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 850363 в размере 500 000 руб. в течение 30 дней с даты получения претензии.

Претензия оставлена без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Правовая охрана товарного знака, зарегистрированного за ООО «РМЗ «Сталькомплект», не прекращена. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 159 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление №10), требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

По ходатайству истца судом в порядке ст. 66 АПК РФ запрошена информация у общества с ограниченной ответственностью «Регистрант» о том, кто является администратором (владельцем) домена belcemm.ru, какая дата регистрации домена belcemm.ru, когда администратор стал владельцем домена belcemm.ru.

Из представленных ООО «Регистрант» сведений (т.2 л.д. 2) следует, что администратором доменного имени www.belcemm.ru является ФИО2. Доменное имя изначально было зарегистрировано 17.02.2016, потом администратор удалил его 28.03.2017 и вновь зарегистрировал 17.04.2017.

ФИО2 привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

Факт администрирования сайта www.belcemm.ru ФИО2, осуществлением деятельности с использованием указанного сайта ООО «БелЦЭММ» ответчиком подтверждено.

Материалами дела, в том числе протоколом осмотра доказательств от 08.06.2022, скриншотами интернет-страниц (т.1 л.д. 26-44) подтверждается, что при вводе в поисковых системах запроса «мулевка» в результатах поиска появляется ссылка на сайт ответчика - www.belcemm.ru.

Как следует из пояснений ООО «Яндекс» на сайте http://www.yandex.ru/ Яндекс предоставляет пользователям сети Интернет бесплатный сервис поиска общедоступной в сети Интернет информации. Сервис предоставляется на условиях Лицензии на использование поисковой системы Яндекса, опубликованной по адресу https://yandex.ru/legal/termsofuse/.

Принцип действия поисковой системы Яндекса, как и любой другой из представленных в России аналогичных поисковых систем, основан на автоматическом индексировании общедоступной информации, созданной и размещенной в открытом доступе в сети Интернет третьими лицами (администраторами сайтов) на сайтах, не принадлежащих Яндексу. Индексирование представляет собой регулярный и непрерывный, автоматизированный процесс обработки страниц сайтов специальной компьютерной системой — поисковым роботом, который регулярно обходит сеть Интернет по определённому маршруту. Обработка подразумевает собой анализ страниц поисковым роботом как совокупности символов и запись определенных параметров анализируемой страницы в базу данных.  

Третьи лица размещают информацию в сети Интернет независимо от Яндекса, и при размещении информации в сети Интернет они самостоятельно, посредством специальных программных средств, определяют уровень доступности размещенной ими информации для пользователей сети Интернет, а также возможность или невозможность индексирования информации поисковыми системами, в том числе поисковой системой Яндекса. 

Результатом поиска по запросу пользователя является так называемая поисковая выдача, представляющая собой информацию о том, на каких информационных ресурсах (сайтах) в сети Интернет могут находиться интересующие пользователя сведения. При этом результаты поиска формируются полностью автоматически.  

Ознакомление с информацией (доступ к ней) осуществляется пользователями непосредственно на указанных сайтах, а не на сайте http://www.yandex.ru/, при этом пользователь может осуществить доступ к информации, размещенной в общем доступе в сети Интернет независимо от того, была ли такая информация проиндексирована какой-либо поисковой системой.

Индексирование информации осуществляется поисковой системой в автоматическом режиме в соответствии с определенными алгоритмами. Индексирование (переиндексирование) информации осуществляется непрерывно с определенной периодичностью, поэтому в случае изменения информации, размещенной в сети Интернет, изменения будут учтены и в результатах поиска, а в случае удаления информации с сайта-источника такая информация впоследствии автоматически перестает отображаться в результатах поиска на сайте http://www.yandex.ru/.  

Ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Показ пользователям рекламных объявлений в системе «Яндекс.Директ» осуществляется с учетом целого ряда критериев, таких как: цена за клик, кликабельность, коэффициент качества, тематика осуществленных пользователем ранее поисковых запросов, а также ряда технических критериев, лишь одним из которых являются ключевые слова.

Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов (технически предел ограничен пятью тысячами символов). Ключевые слова могут представлять собой свободное слово или словосочетание, например, «прогноз погоды», «путешествие», или обозначение, сходное до степени смешения с каким-либо товарным знаком. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей.

Таким образом, ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива рекламных объявлений.   

Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему системой «Яндекс.Директ» рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами.

Суд отмечает, что предоставление правовой охраны товарным знакам связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров, что следует из п. 2 и п. 3 ст. 1484 ГК РФ.

Именно в силу данного ограничения указание третьими лицами товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения товаров различных лиц не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ.

Ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учётом отсутствия индивидуализирующей способности. Аналогичные выводы были сделаны Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 03.06.2014 по делу № А51-11605/2013, Постановлении от 04.12.2017 по делу № А40-55417/2017, Постановлении от 26.09.2018 по делу № А40-200682/2017, Постановлении от 07.04.2021 по делу № А56-110340/2019, Верховным Судом Российской Федерации в Определении от 16.01.2019 по делу № А40-200682/2017, в Определении от 07.06.2019 по делу № А41-93458/2018.

Таким образом, указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не может быть признано использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ, так как: не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является исключительно одним из технических критериев, учитываемых при отборе рекламного объявления в контекстной рекламе для его показа на рекламных местах.

Исходя из вышеизложенного, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением. Если же товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Исследовав представленные в материалы дела скриншоты сайта www.belcemm.ru (т.1 л.д. 41-42), протоколы автоматизированного осмотра информации в сети Интернет, подготовленные автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС», суд установил, что содержание сайта не включает в себя упоминание обозначения «мулевка», охраняемого зарегистрированным товарным знаком №850363.

Таким образом, доказательств того, что ответчик использует товарный знак истца при маркировке своих товаров, при оказании услуг, в своей документации, рекламе, а также при продвижении товаров и услуг, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован, в т. ч. размещает их на своем сайте www.belcemm.ru, ООО «РМЗ «Сталькомплект» не представлено.

Ссылка истца на Заключение эксперта ООО «Институт инноваций и права» от 27.10.2022, подготовленное патентным поверенным РФ №2340 ФИО6, оценена судом критически, поскольку предметом указанного исследования выступает сравнение изделия «Мобильный промприбор МСБ-2» и формулы полезной модели №210582U1, что не имеет отношения к рассматриваемому спору о нарушении ответчиками исключительных прав на товарный знак «Мулевка». По аналогичным основаниям суд отклоняет ссылку истца на представленные им ответы организаций о схожести и отличиях в конструкции двух обогатительных машин и отмечает, что в рассматриваемом деле истцом не заявлены требования о защите права на полезную модель №210582.

Ссылка истца на судебную практику судом не принимается как не имеющая преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела.

В соответствии с положениями ст.ст.8, 9 АПК РФ арбитражное судопроизводство осуществляется на принципах состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений по делу (ч.1 ст.65 АПК РФ).

Поскольку факт нарушения ответчиками исключительного права на товарный знак №850363 по смыслу статьи 1484 ГК РФ истцом не доказан, оснований для наступления ответственности ООО «БелЦЭММ», ФИО2 в виде взыскания компенсации и удовлетворения требования об обязании прекратить использование товарного знака не имеется.

Суд отказывает в удовлетворении иска.

Все судебные расходы по делу, включая понесенные истцом судебные издержки,  относятся на него как на проигравшую в споре сторону (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении иска отказать.

Судебные расходы по делу отнести на истца.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в арбитражный суд апелляционной инстанции посредством подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                                  Е.В. Дубешко