АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Ростов-на-Дону

«14» июня 2024 года                                                                                      Дело № А53-758/24

 

Резолютивная часть решения объявлена   «30» мая 2024 года

Полный текст решения изготовлен            «14» июня 2024 года

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Корха С.Э.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Добровольской М.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо: индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании; об обязании,

 

при участии:

от ответчика - ФИО2 (лично), адвокат Рукшис К.А. (удостоверение от 29.03.2013 № 5828) (до перерыва), 

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака № 697311 в размере 1 000 000 руб.; об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «OZON» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, посредством сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» направил дополнительные пояснения.

Представитель ответчика в судебном заседании изложила правовую позицию по делу, приобщила дополнительные пояснения, возражала против удовлетворения исковых требований в полном объеме.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании, состоявшемся 23.05.2024, объявлен перерыв до 30.05.2024.

После перерыва ответчик ранее изложенные доводы поддержал.

От истца посредством сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» поступили дополнительные пояснения.  

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствии истца. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель  ФИО1  является обладателем исключительных прав на обозначение

,

зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 697311 в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В результате поиска в сети «Интернет», правообладателем выявлен факт размещения Ответчиком рекламы комплекта нижнего белья с надписью «Love secret», а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя на маркетплейсе «OZON», а именно:

https://www.ozon.ru/product/trusy-brazilyana-stringi-amazonka-fashion-1-sht1136677999/?asb=%252BdwobS0ugi9l5vNnUlN8zij%252BRgTGWcBWgJASWHvzkXU%

253D&asb2=jXQShEWkzjaIyzH_M9qm94WMv1XfSh-8eLKjhHQNqPE48vnsGc_qBc2vdaKHu7t&avtc=1&avte=2&avts=1699611191&keywords=love.

Спорное обозначение используется ответчиком при вводе товаров в гражданский оборот/ оказании услуг, а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу.

Для дополнительного подтверждения факта нарушения, представителем правообладателя была осуществлена контрольная закупка контрафактного товара, содержащего обозначение «LOVE SECRET».

Истец не давал ответчику своего согласия на использование товарных знаков. Приобретенные в результате проверочной закупки и полученные в пункте выдачи заказов товар является не оригинальным (контрафактным).

Таким образом, в ходе осмотра карточки товара по спорной ссылки и проведения проверочной закупки был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Истец рассчитывает сумму компенсации  на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в соответствии с которой сумму компенсации составляет 1 000 000 руб.

22.11.2023 в адрес ответчика направлена претензия с требованием  прекратить дальнейшее незаконное использование товарного знака истца, выплатить компенсацию за его незаконное использование, которое оставлено без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Сравнив изображения по графическому, звуковому и смысловому критериям  суд пришел к выводу о том, что спорное обозначение ответчика является сходным до степени смешения с товарным знаком истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары (нижнее белье), для которых зарегистрирован товарный знак истца и товары, которые предлагаются к продаже ответчиком, однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, в связи с чем, указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Представленные в материалы дела доказательства в своей совокупности и взаимосвязи полностью подтверждают факт предложения ответчиком к продаже товара, относящегося к классам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на то, что  товар снят с продажи 04.12.2023.

Указанное обстоятельство подтверждается карточкой списка товаров ИП ФИО2 маркетплейса Ozon, в которой указано, что товар снят с продажи и находится в архиве.

Как пояснил ответчик, согласно договора-оферты продажи товаров на Платформе Ozon, продавец может «...удалить только те позиции, которые еще не прошли проверку. Если это случилось - товар нельзя удалить навсегда, можно только архивировать..».

Также, согласно переписки с Ozon от 11.03.2024 на вопрос ответчика «..как удалить товар из архива?..», был получен ответ следующего содержания: «..Это можно сделать, только если товар еще не прошел модерацию..».

На запрос ответчика от 28.02.2024 февраля 2024 года к администрации Ozon следующего содержания: «..Прошу удалить карточку товара из Архива, артикул товара: 110112109254, 110112108253 и 11011207252, т.к. самостоятельно удалить не получается, система не дает этого сделать..», от Ozon получен ответ: «..Дело в том, что если ваши товары уже прошли модерацию и им присвоены SKU, то удалить их уже нельзя.»

Таким образом, согласно правилам продаж на Платформе Ozon, удаление, прошедшего модерацию товара происходит только посредством его архивирования.

Указанные обстоятельства ответчик подтверждает представленной в материалы дела перепиской.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Ознакомившись с материалами дела и доводами истца и ответчика, суд пришел к выводу, что в настоящее время спорный товар снят с продажи, в связи с чем требования истца об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «OZON» являются необоснованными.

Ответчиком заявлено о недобросовестном поведении истца и злоупотреблении правом.

Согласно положениям статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права

Указанная норма закрепляет принцип недопустимости злоупотребления правом и определяет общие границы (пределы) гражданских прав и обязанностей. Суть этого принципа заключается в том, что каждый субъект гражданских правоотношений волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других лиц.

Действия в пределах предоставленных прав, но причиняющие вред другим лицам, являются в силу данного принципа недозволенными и признаются злоупотреблением правом. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Таким образом, по смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотребление гражданским правом заключается в превышении пределов дозволенного гражданским правом осуществления своих правомочий путем осуществления их с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом прав и законных интересов других лиц.

В абзаце третьем пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами  некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий каких-либо лиц злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел таких лиц был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной их целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Основания полагать, что обращаясь с настоящим иском, истец злоупотребляет правом, отсутствуют, поскольку защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем подачи иска в арбитражный суд не может рассматриваться как злоупотребление правом.

Довод ответчика о том, что истец не представил каких-либо доказательств, подтверждающих исполнение договора коммерческой концессии  в части финансовых условий, а, следовательно, он является мнимым, не может быть принят во внимание, поскольку предоставление права использования исключительного права на товарных знак по указанному лицензионному договору прошло государственную регистрацию в Роспатенте. Обстоятельства фактического исполнения этого договора лицензиатом (перечисление им лицензионных платежей или нарушение этого обязательства) не являются предметом рассмотрения в рамках настоящего дела (правовая позиция изложена в  Определении Верховного Суда РФ от 28.07.2023 № 304-ЭС23-13967 по делу № А75-5084/2022).

В соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В материалы дела истцом представлен договор коммерческой концессии от 08.02.2022 № 1/2022 между ним и индивидуальным предпринимателем ФИО3 в отношении спорного товарного знака, пунктом 3.2 которого стороны согласовали, что вознаграждение правообладателя состоит из паушального взноса и роялти, а в силу пункта 3.3.1. данного договора паушальный взнос за право использования товарного знака правообладателя составляет 500 000 руб.

Доказательства оплаты пользователем паушального взноса в размере 500 000 руб. истцом также представлены в материалы дела.

Истцом произведен следующий расчет суммы компенсации: 500 000 руб. (паушальный взнос) x 2 (двукратная стоимость права использования товарного знака) = 1 000 000 руб.

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление N 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Согласно пункту 61 постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, применительно к обстоятельствам настоящего дела должна определяться следующим образом: размер ежемесячного вознаграждения за 1 класс МКТУ /количество классов МКТУ/ срок предоставления права/ 12 месяцев х на двукратную стоимость товара.

Размер компенсации в данном случае в виде двукратной стоимости права пользования  в месяц составляет 8333 рубля 33 копейки из расчета 500 000 руб. / 2 класса МКТУ / 5 лет срок действия договора / 12 месяцев в году х 2.

Истец не представил доказательств нарушения его исключительных прав ответчиком в отношении услуг по 35 классу МКТУ.

Как следует из материалов дела, ответчик производил реализацию спорного товара на маркетплейсе OZON в период с августа 2023 по декабрь 2023 года, что составляет 4 месяца.

Поскольку судом установлен факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, размер компенсации составляет  33 333,33 руб. (8333 рубля 33 копейки (плата за 1 месяц) х 4 месяца).

Таким образом, сумма подлежащей взысканию компенсации составляет 33 333,33 руб.

В удовлетворении остальной части требований о взыскании компенсации надлежит отказать.

В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

Исходя из правил, установленных статьей 110 АПК РФ, судебные расходы по оплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового заявления и почтовые расходы, расходы на приобретение спорного товара подлежат отнесению судом на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Истец при подаче искового заявления платежным поручением от 11.01.2024 № 14 оплатил государственную пошлину в размере 29 000 руб., которая по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на ответчика в сумме 766,67 руб. поскольку иск удовлетворен частично.

На основании пункта 4 статьи 1252 ГК РФ приобщенный судом в качестве вещественного доказательства товар признан контрафактным, следовательно, подлежит уничтожению после вступления в законную силу решения суда.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за неправомерное использование товарного знака № 697311 в размере 33 333,33 руб., расходы по оплате государственной пошлины  в размере 766,67 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

В удовлетворении требований об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров на маркетплейсе «OZON» отказать.

Вещественное доказательство – трусы женские – 1 шт., по вступлении в силу решения суда уничтожить.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке в соответствии с главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                                                                                                 С.Э. Корх