ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула

Дело № А54-484/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 11.10.2017

Постановление изготовлено в полном объеме 18.10.2017

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Афанасьевой Е.И., судей Волковой Ю.А., Токаревой М.В., при ведении протокола судебного заседания  Котовской К.В., при участии в судебном заседании: от закрытого акционерного общества «Многоотраслевой производственной компании «КРЗ» – Каминского А.Г. (доверенность № 34 от 11.04.2017), Ермаковой Е.А. (доверенность № 37 от 17.04.2017), Вербицкой Л.В.(доверенность № 37 от 17.04.2017), закрытого акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ» – Токаревой О.И. (доверенность № 1-10/11-15 от 10.11.2015), Трусовой Е.А. (доверенность № 1-04/8-17 от 04.08.2017), Нефедьева А.Н. (доверенность № 1-04/8-17 от 04.08.2017), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Многоотраслевой производственной компании «КРЗ» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.09.2016 по делу № А54-484/2014 (судья Митяева Л.И.),  установил следующее.

Закрытое акционерное общество «ТехноНИКОЛЬ» (далее –                                           ЗАО «ТехноНИКОЛЬ») обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» (далее – ЗАО «МПК «КРЗ»), в котором просило запретить ответчику использовать на территории Российской Федерации в отношении гибкой черепицы и при ее введении в оборот обозначение «Shingle» или любые сходные до степени смешения или в существенном отношении сходные с этим обозначением обозначения в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866), в том числе в форме и способом, которыми обозначение «Shingle» использовано на упаковке гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком, путем размещения слова «Shingle» на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции; изъять из оборота и уничтожить контрафактную упаковку гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком на территории Российской Федерации с обозначением «Shingle» или иными сходными с ним до степени смешения обо- значениями, использованными в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866), в том числе упаковку, на которой обозначение «Shingle» размещено на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции; взыскать компенсацию за нарушение прав на товарные знаки истца (по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866) в размере 5 000 000 рублей (с учетом уточнения).

Определением от 23.09.2014 в соответствии со статьей 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к производству суда для совместного рассмотрения с первоначальным иском принято встречное исковое заявление ЗАО «МПК «КРЗ» к ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» о признании действий                 ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки №№ 308323, 237205, 287866 актом недобросовестной конкуренции (с учетом уточнения).

Решением суда от 29.09.2016 ЗАО «МПК «КРЗ» запрещено использовать на территории Российской Федерации в отношении гибкой черепицы и при ее введении в оборот обозначение «Shingle» или любые сходные до степени смешения или в существенном отношении сходные с этим обозначением обозначения в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866, в том числе в форме и способом, которыми обозначение «Shingle» использовано на упаковке гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ЗАО «МПК «КРЗ», путем размещения слова «Shingle» на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции; изъята из оборота и уничтожена контрафактная упаковка гибкой черепицы, произведенная и распространяемая ЗАО «МПК «КРЗ» на территории Российской Федерации с обозначением «Shingle» или иными сходными с ним до степени смешения обозначениями, использованными в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866, в том числе упаковка, на которой обозначение «Shingle» размещено на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции; с ЗАО «МПК «КРЗ» в пользу ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» взыскана компенсация за нарушение прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866 в размере 3 000 000 рублей; встречные исковые требования ЗАО «МПК «КРЗ» к ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» о признании действий ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки №№ 308323, 237205, 287866 актом недобросовестной конкуренции оставлены без удовлетворения.

В жалобе (с дополнением) ЗАО «МПК «КРЗ» просит решение суда от 29.09.2016 отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование своей позиции ссылается на то, что слово «SHINGLE», нанесенное на упаковку, является указанием на вид товара, данное обозначение свободно для использования любым производителем кровельного материала, а именно гибкой черепицы. Полагает, что действия истца по регистрации и использованию товарных знаков, имитирующих слово «SHINGLE» в целях устранения с рынка конкурента, добросовестно использующего  видовое наименование, являются актом недобросовестной конкуренции. Указывает на то, что ответчик первым в 1998 году на территории РФ начал производство кровельного покрытия (гибкой черепицы), которая в английском языке имеет название SHINGLE. Кроме того, Роспатент, рассмотрев требования ответчика, принял решение о признании недействительным регистрации двух товарных знаков «SHINGLE» по свидетельству  № 289343 и «Шингл» по свидетельству               № 264680, поскольку зарегистрированные в качестве товарных знаков словесные элементы являются видовыми наименованиями строительного материала «гибкая черепица». Считает, что товарные знаки истца «SHINGLAS» (свидетельство № 287866) и «ШИНГЛАС» (свидетельство № 237205) являются словесными товарными знаками, а комбинированный товарный знак по свидетельству № 308323 помимо слова «SHINGLAS» содержит изобразительный элемент в виде домика, не сходного ни с одним из графических элементов упаковки ответчика, в связи с чем вывод о смешении упаковки ответчика с товарными знаками истца связан исключительно из наличия сходства словесных обозначений: видового обозначения «Shingle» и словесных элементов товарных знаков № 308323, 237205, 287866. По мнению апеллянта, экспертное заключение имеет недостатки, в том числе свидетельствующие о неполноте исследования. Ссылается на то, что размер взыскиваемой судом области компенсации является незаконным и необоснованным, противоречит сложившейся судебной практике и фактическим обстоятельствам дела. 

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2017 решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.09.2016 отменено в части удовлетворения первоначального иска и распределения судебных расходов. В удовлетворении первоначального искового заявления ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» отказано,  в части удовлетворения встречного иска решение суда оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2017 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2017 по делу № А54-484/2014 отменено, дело передано на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

В постановлении кассационная инстанция указала на следующее, что в нарушение положений части 2 статьи 271, 71 АПК РФ судом не дана оценка представленным истцом социологическим отчетам, составленным по итогам опроса потребителей на предмет восприятия ими товарных знаков ЗАО «ТезноНИКОЛЬ» и изображения, нанесенного га упаковку товара ЗАО «МПК «КРЗ» - исследованию ВЦИОМ и исследованию ФГБОУ «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». Из содержания данных социологических отчетов усматривается, что подавляющее большинство респондентов признают возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителей товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями (75,3 % опрошенных по данным отчета ВЦИОМ и 93 % опрошенных по отчету названного образовательного учреждения). Отклоняя выводы заключения эксперта ФИО8 о сходстве используемого ЗАО «МПК «КРЗ» обозначения с товарными знаками ЗАО «ТезниНИКОЛЬ», суд не указал мотивов, исходя из которых, данное доказательство было отклонено. Кроме того кассационной инстанцией указано на то, что согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.07.20026 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во- первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. При этом в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06 выражена позиция, согласно которой на усиление различительной способности влияет наличие у правообладателя серии товарных знаков. С учетом этого при рассмотрении данного спора надлежало также учесть наличие у ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» серии товарных знаков со словесным элементом «SHINGLAS».

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2017 апелляционная жалоба принята к повторному рассмотрению после отмены ранее состоявшего судебного акта.

В судебном заседании представители ЗАО «Многоотраслевой производственной компании «КРЗ» доводы жалобы поддержали, представители ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» против доводов жалобы возражали.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268 АПК РФ в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив доводы апелляционной жалобы и материалы дела, заслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не  подлежит изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «SHINGLAS» (со стилизованным изображением дома) по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 308323 с датой приоритета от 03.06.2005, срок действия регистрации до 03.06.2015, заявка № 2005713297, в отношении товаров 17, 19, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 24-25). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 21.11.2021.

ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» также является правообладателем товарного знака «ШИНГЛАС» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 237205 с датой приоритета от 21.11.2001, срок действия регистрации до 21.11.2011, заявка № 2001735828, в отношении товаров (услуг) 17, 19, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 34-36). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 21.11.2021, что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 237205 (том 1 л.д.37).

Кроме того, ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» является правообладателем товарного знака «SHINGLAS» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 287866 с датой приоритета от 20.05.2004, срок действия регистрации до 20.05.2014, заявка № 2004710940, в отношении товаров (услуг) 17, 19, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 19-20). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 20.05.2024.

25.06.2013 истцом был установлен факт продажи гибкой черепицы с наименованием «Single Стандарт», предлагавшегося к продаже ООО «Торговый дом «Полимер» в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 14-16).  Согласно сертификату соответствия № С-RU.ИБ68.В.00510 изготовителем указанного товара является ЗАО «МПК «КРЗ»  (т. 1 л.д. 17). На упаковке гибкой черепицы, изготовленной ответчиком, использовано обозначение «Shingle» в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866.  

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком обозначения «Shingle» в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866, чем нарушаются исключительные права истца на результаты интеллектуальной деятельности (товарные знаки), причиняется вред его деловой репутации, ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования частично, суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим. 

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

 Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, в том числе, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Единственное исключение, когда законодателем разрешено использовать товарный знак без согласия правообладателя содержится в статье 1487 ГК РФ, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания  по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительного права на средство индивидуализации товаров и услуг и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Факт принадлежности ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» исключительного права на товарный  знак по свидетельству на товарный знак  (знак обслуживания) № 308323 с датой приоритета от 03.06.2005, срок действия регистрации до 03.06.2025, заявка № 2005713297, в отношении товаров 17, 19, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг, права на товарный  знак по свидетельству на товарный знак  (знак обслуживания) № 237205 с датой приоритета от 21.11.2001, срок действия регистрации до 21.11.2021, заявка № 2001735828, в отношении товаров (услуг) 17, 19, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг, а также  права на товарный  знак по свидетельству на товарный знак  (знак обслуживания) № 287866 с датой приоритета от 20.05.2004, срок действия регистрации до 20.05.2024, заявка № 2004710940, в отношении товаров (услуг) 17, 19, 37 классов Международной классификации товаров и услуг подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается (т. 1 л.д. 19-20, 24-25, 34-37).

Факт незаконного использования ответчиком на упаковке гибкой черепицы обозначения «Shingle» в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866, правообладателем которых является ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», подтверждается материалами дела, фотографиями упаковки гибкой черепицы, товарной накладной № 625-02 от 25.06.2013 (том 1 л.д. 14), сертификатом соответствия № С-RU.ИБ68.В.00510 (том 1 л.д.17), полученным представителем истца при покупке гибкой черепицы с наименованием «Single Стандарт», в ООО «Торговый дом «Полимер» в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, согласно которому изготовителем  указанного товара является ЗАО «МПК «КРЗ». Указанный в сертификате соответствия  ОГРН 

<

***> совпадает с ОГРН ответчика, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ответчика (т. 1 л.д. 118-121).  

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как видно, при визуальном осмотре и сравнении представленного в материалы дела изображения упаковки товара, приобретенного у ответчика, с представленными истцом в материалы дела свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания) № 308323, 237205, 287866, судом установлено, что на упаковке гибкой черепицы, приобретенной у ответчика имеется изображение надписи «Shinglе», сходной до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 308323, № 237205,        № 287866.

Руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а в целом (общим впечатлением), учитывая не только визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, суд области усмотрел возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Кроме того, в подтверждение факта сходства до степени смешения между товарными знаками истца и словесным обозначением, используемым ответчиком, истцом представлены социологические отчеты, составленные по итогам опроса потребителей на предмет восприятия ими товарных знаков  ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» и изображения, нанесенного на упаковку товара ЗАО «МПК «КРЗ» – исследование ВЦИОМ и исследование ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». 

В частности, согласно результатам социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, опрос потребителей показал следующие результаты:

Направление вопроса

Результат

Мнение потребителей о наличии сходства между обозначениями

Более 65% потребителей считают, что обозначение на упаковке Ответчика сходно до степени смешения с товарными знаками Истца

Мнение потребителей о принадлежности продукции линейке одного производителя

Большинство потребителей (~ 60%) могут воспринять продукцию Ответчика как продолжение линейки продукции Истца

Мнение потребителей о возможности введения в заблуждение потребителя при использовании Ответчиком спорного обозначения

По мнению подавляющего большинства потребителей (75,3%) присутствие на рынке продукции под товарными знаками Истца и обозначением, используемым Ответчиком, создает возможность введения потребителей в заблуждение относительно их производителей

Согласно результатам социологического исследования, проведенного РГУ им. С.А. Есенина, опрос потребителей показал следующие результаты:

Направление вопроса

Результат

Мнение потребителей о наличии сходства между обозначениями

Порядка 60% потребителей считают, что обозначение на упаковке Ответчика сходно до степени смешения с товарными знаками Истца

Мнение потребителей о принадлежности продукции линейке одного производителя

Большая часть потребителей (~ 60%)

считает, что продукция, маркированная товарными знаками Истца, и продукция в упаковке Ответчика относятся к линейке товаров одного производителя

Мнение потребителей о возможности введения в заблуждение потребителя при использовании Ответчиком спорного обозначения

93% потребителей считают, что присутствие на рынке продукции под товарными знаками Истца наряду с продукцией в упаковке Ответчика создает возможность введения потребителей в заблуждение относительно их производителей

Таким образом, из содержания вышеуказанных опросов следует, что подавляющее большинство респондентов признают возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителей товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями (75,3 % опрошенных по данным отчета ВЦИОМ и 93 % опрошенных по отчету названного образовательного учреждения).   

При этом судом апелляционной инстанции принято во внимание, что согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013   № 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. 

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.07.20026 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. 

Поскольку между сторонами имелся спор относительно наличия сходства между товарными знаками, принадлежащими истцу и обозначениями, используемыми ответчиком при продаже гибкой черепицы, суд области в силу части 1 статьи 82 АПК РФ, определением от 26.04.2016 назначил по делу судебную экспертизу, проведение которой поручил ООО «Попеленский, Патентные поверенные», эксперту ФИО8.

Согласно экспертному заключению, выполненному экспертом ООО «Попеленский, Патентные поверенные» ФИО8, комбинированное обозначение, включающее элемент «Shingle», использованное ЗАО «МПК «КРЗ» в форме и способом, приведенным на лицевой части, представленных в материалы дела упаковок гибкой черепицы, является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 308323, № 237205, № 287866; использование комбинированного обозначения  «Shingle» влечет вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности разных товаров одному производителю; на лицевой части упаковки продукции ЗАО «МПК «КРЗ» не используются товарные знаки по свидетельствам № 490354, № 495836; на лицевой части упаковки продукции ЗАО «МПК «КРЗ» не используются товарные знаки по свидетельствам № 308323, № 237205,    № 287866; на лицевой части упаковки продукции ЗАО «МПК «КРЗ» используется обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам         № 308323, № 237205, № 287866; ЗАО «МПК «КРЗ» не вправе использовать при маркировке своей продукции «гибкая черепица» неохраняемое обозначение «Shingl», входящее в состав товарных знаков по свидетельствам № 490354, 495836, правообладателем которых является ЗАО «МПК «КРЗ», в форме и способом, приведенными на представленных в материалы дела упаковках, поскольку в результате такого использования возникает вероятность смешения с зарегистрированными товарными знаками третьих лиц, что запрещено без разрешения владельца названных товарных знаков согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ; не допускается использование неохраняемого элемента товарного знака в ситуации, когда конкретная форма и способ использования подобного обозначения или элемента вызывает смешение с продукцией третьих лиц.

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что эксперт пришел к однозначному выводу о наличии сходства до степени смешения товарных знаков истца и упаковки ответчика.

Оценив экспертное заключение, выполненное экспертом ФИО8, арбитражный суд обоснованно пришел к выводу, что судебная экспертиза проведена в полном соответствии с требованиями статей 82, 83 и 86 АПК РФ,  в связи с чем экспертное заключение принято судом в качестве доказательства по делу.

Судом апелляционной инстанции также принято во внимание, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, на усиление различительной способности влияет наличие у правообладателя серии товарных знаков. 

Из материалов дела следует, что истец около 15 лет является правообладателем серии товарных знаков:  комбинированный товарный знак   (свидетельство) № 308323, приоритет 2005 г..); словесный товарный знак «ШИНГЛАС» (свидетельство       № 237205, приоритет  2001 г..);  словесный товарный знак «SHINGLAS» (свидетельство     № 287866, приоритет 2004 г.).

Соответственно, наличие у истца серии товарных знаков дополнительно усиливает угрозу смешения в глазах потребителя при появлении обозначения, сходного с серией в целом, поскольку в таком случае потребитель будет полагать, что новая продукция является продолжением линейки одного производителя.

Доказательств, подтверждающих, что ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» передал ЗАО «МПК «КРЗ» исключительные права на использование спорных товарных знаков, ЗАО «МПК «КРЗ»  в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности предусмотрены статьей 1252 ГК РФ, и включают в себя, помимо прочего, возможность предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд обоснованно пришел к выводу о том, что ответчик не представил доказательств, опровергающих факт совершения им действий, нарушающих исключительные права истца, равно как и доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование спорных товарных знаков, принадлежащих истцу.

Учитывая изложенное, арбитражный суд правомерно посчитал требования истца о запрете ответчику использовать на территории Российской Федерации в отношении гибкой черепицы и при ее введении в оборот обозначение «Shingle» или любые сходные до степени смешения или в существенном отношении сходные с этим обозначением обозначения в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866, в том числе в форме и способом, которыми обозначение «Shingle» использовано на упаковке гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком, путем размещения слова «Shingle» на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истец также просит изъять  из оборота и уничтожить контрафактную упаковку гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком на территории Российской Федерации с обозначением «Shingle» или иными сходными с ним до степени смешения обозначениями, использованными в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866), в том числе упаковку, на которой обозначение «Shingle» размещено на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции.

Согласно части 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Учитывая изложенное, выводы суда области, что требование истца об изъятии из оборота и уничтожении контрафактной упаковки гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком на территории Российской Федерации с обозначением «Shingle» или иными сходными с ним до степени смешения обозначениями, использованными в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866, в том числе упаковки, на которой обозначение «Shingle» размещено на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 308323, 237205, 287866 и, руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определяет ее в размере 5 000 000 рублей.

В пунктах 43.1-43.4. постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» разъяснено, что требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. По смыслу указанных норм и разъяснений, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом отсутствие вины или степень вины нарушителя не освобождает его от ответственности за нарушение исключительного права, однако может быть учтена судом при определении размера компенсации.

Компенсация за нарушение исключительных прав является мерой гражданско-правовой имущественной ответственности и имеет своей целью восстановление нарушенных интересов, то есть выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права.

Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака, по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным.

При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (ст. 65 Кодекса). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

Как установлено судом первой инстанции, в обоснование размера компенсации, заявленной ко взысканию, истцом в материалы дела представлены письменные объяснения, из которых следует, что ответчик использует обозначения сходные с товарными знаками истца без заключения лицензионных договоров, а следовательно, без уплаты каких-либо вознаграждений истцу. Это означает наличие упущенной выгоды в виде лицензионных платежей по лицензионным договорам, которые истец мог бы получить, но не получил. Как следует из лицензионных договоров, заключенных истцом в отношении спорных товарных знаков, размер ежемесячных лицензионных платежей за каждый товарный знак составляет порядка 53 100 рублей. Следовательно, размер лицензионных платежей за каждый из товарных знаков составляет 637 200 рублей в год, за три товарных знака –  1 911 600 рублей в год. Истец указывает, что компенсация за те случаи нарушений прав на товарные знаки, которые имели место в течение 3 лет, предшествовавших подаче искового заявления (2011-2014), в виде неполученных истцом лицензионных платежей за три товарных знака составляет 5 734 800 рублей. Между тем, истец заявляет ко взысканию компенсацию в размере 5 000 000 рублей, что свидетельствует об обоснованности и разумности размера компенсации, который направлен на реальную компенсацию понесенных истцом расходов, носит правовосстановительный, а не карательный характер. Кроме того, истец указал, что после начавшегося судебного процесса ответчик не прекратил использование спорного обозначения, продолжая утверждать об отсутствии в его действиях нарушений исключительных прав истца, что свидетельствует о продолжении несения истцом убытков и в 2015, и в 2016 г. Таким образом, ответчик использует обозначение, сходное с товарными знаками истца как минимум 5 лет. Из отзыва и пояснений ответчика следует, что обозначение «Shingle» используется им при производстве своей продукции на протяжении 10 лет.      

Определяя размер компенсации, арбитражный суд обоснованно учел, что правообладатель в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации, в том числе за каждый случай размещения товарного знака на одном материальном носителе (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 № 9414/12).

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что суд, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, пунктом 1 части 4 статьи 1515 или пунктом 1 части 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, судом учтена правовая позиция, изложенная в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 согласно которой если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Данные выводы суда области подтверждаются судебной практикой, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 и  Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 № А40-40634/2012.

При изучении товарных знаков истца судом первой инстанции установлены такие признаки.

Принимая во внимание характер правонарушения и степень вины ответчика, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, арбитражный суд правомерно пришел к выводу, что с ответчика подлежит взысканию компенсация как за одно правонарушение в размере 3 000 000 рублей. При этом судом учтено, что ответчик использует обозначение, сходное с товарными знаками истца как минимум 5 лет.

Довод заявителя жалобы о том, что слово «SHINGLE», нанесенное на упаковку, является указанием на вид товара, данное обозначение свободно для использования любым производителем кровельного материала, а именно гибкой черепицы, не может быть приняты во внимание.

В ответе Роспатента от 18.06.2014 № 18/5-112 о возможности использования обозначения «Shingle» указано на то, что использование неохраняемых элементов допускается при условии, что в результате такого использования не возникает вероятности смешения.

Доводы заявителя жалобы о том, что действия истца по регистрации и использованию товарных знаков, имитирующих слово «SHINGLE» в целях устранения с рынка конкурента, добросовестно использующего  видовое наименование, являются актом недобросовестной конкуренции и том, что Роспатент, рассмотрев требования ответчика, принял решение о признании недействительным регистрации двух товарных знаков «SHINGLE» по свидетельству  № 289343 и «Шингл» по свидетельству   № 264680, не имеют правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Следует отметить, что решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.06.2015 и от 29.06.2015 (т. 11 л.д.31, оборотная сторона, л. д. 41, оборотная сторона, 51, оборотная сторона) правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №287866, №237205, №308323 оставлена в силе.

Довод заявителя жалобы о том, что размер взыскиваемой судом области компенсации является незаконным и необоснованным, противоречит сложившейся судебной практике и фактическим обстоятельствам дела, подлежит отклонению, поскольку является лишь субъективным мнением самого заявителя жалобы.

Иные доводы заявителя, содержащиеся в жалобе, не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, сводятся к несогласию с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Объяснения ответчика на постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2017 по делу № С01-501/2017 не могут быть приняты во внимание судом апелляционной инстанции и не подлежат оценке, поскольку в силу части 2.1 статьи 289 АПК РФ указания суда кассационной инстанции являются обязательными для суда апелляционной инстанции.

Кроме того, судебная коллегия считает необходимым отметить, что определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2017 № 310-ЭС17-12999 в передаче кассационной жалобы закрытого акционерного общества «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы закрытого акционерного общества «Многоотраслевой производственной компании «КРЗ» и отмены вынесенного решения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 271 АПК РФ в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом результатов рассмотрения апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в сумме 3 000 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.09.2016  по делу № А54-484/2014 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Многоотраслевой производственной компании «КРЗ»  в пользу закрытого акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ» расходы по государственной пошлине за подачу кассационной жалобы в сумме 3 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам г. Москва в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление суда подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи                                                                                                                                                                          

Е.И. Афанасьева

Ю.А. Волкова

М.В. Токарева