Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-44077/2020

19 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  11 марта 2021 года. Полный текст решения изготовлен  19 марта 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нефедовой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:

истец общество с ограниченной ответственностью "Эндомаркет" (443125, 

<

...>, этаж 3, офис 306, ОГРН: 

<

***>)

ответчики:

1) общество с ограниченной ответственностью "Медтрейд" (196084, 

<

...>, литер А, помещение 3Н, 4Н, помещение 122, ОГРН: 

<

***>)

2) общество с ограниченной ответственностью "Медтрейд СПБ" (196084, 

<

...>, литер А, помещение 3Н, 4Н, помещение 123, ОГРН: 

<

***>)

третье лицо: иностранная компания  Shanghai Aohua  Photoelectricity Endoscope Co., Ltd (Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед)

-  о взыскании солидарно 6 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "AOHUA" по свидетельству №449267, а также 7 100 рублей расходов по оплате услуг нотариуса по составлению протокола осмотра доказательств, 70 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 59 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 

- о запрете ООО "Медтрейд СПБ" ООО "Медтрейд" использовать товарный знак "AOHUA" по свидетельству РФ №449267 в том числе вводить в товарный оборот на территории РФ товары 10-го классов МКТУ с размещением на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием "AOHUA" хранить товары с размещенным на них ( этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием "AOHUA", продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак "AOHUA" на интернет сайте под доменами cmtrade.ru и aohua.pro  в том числе в доменном имени и при других способах адресации, ООО"Медтрейд СПБ" ООО "Медтрейд" обязать изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары с размещенным на них наименованием "AOHUA"

при участии

согласно протоколу судебного заседания от 11.03.2021

установил:

Истец – общество с ограниченной ответственностью "Эндомаркет"  (далее – ООО "Эндомаркет"), обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчикам - обществу с ограниченной ответственностью "Медтрейд" (далее – ООО "Медтрейд") и обществу с ограниченной ответственностью "Медтрейд СПБ" (далее – ООО "Медтрейд СПБ") -  о взыскании солидарно 6 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "AOHUA" по свидетельству №449267, а также 7 100 рублей расходов по оплате услуг нотариуса по составлению протокола осмотра доказательств, 70 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 59 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, о запрете ООО "Медтрейд СПБ" ООО "Медтрейд" использовать товарный знак "AOHUA" по свидетельству РФ №449267 в том числе вводить в товарный оборот на территории РФ товары 10-го классов МКТУ с размещением на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием "AOHUA" хранить товары с размещенным на них ( этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием "AOHUA", продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак "AOHUA" на интернет сайте под доменами cmtrade.ru и aohua.pro  в том числе в доменном имени и при других способах адресации, ООО"Медтрейд СПБ" ООО "Медтрейд" обязать изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары с размещенным на них наименованием "AOHUA.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2020 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное заседание  на  03.09.2020 в 17 час. 00 мин..

Ответчик - ООО "Медтрейд", представил отзыв на иск, в удовлетворении которого  просил отказать, а также ходатайства:

-   о приостановлении производства по настоящему делу до вынесения решения судом по делу №СИП-970/2019, 

- о привлечении к участию в настоящем  деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора иностранной компании Shanghai Aohua  Photoelectricity Endoscope Co., Ltd (Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед). 

В заседании 03.09.2020 представитель ООО "Медтрейд" поддержал ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранной компании Shanghai Aohua  Photoelectricity Endoscope Co., Ltd (Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед) (119121, Москва, 1-й Тружеников переулок, д.12, стр.3) (далее - Компания). По мнению  заявителя,  поскольку Компания является производителем спорной продукции, данная продукция не является контрафактной и приобретена ответчиками у Компании, в случае если исковые требования будут удовлетворены, ответчики буду обращаться в суд с регрессными требованиями к Компании. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.09.2020 по ходатайству ООО "Медтрейд" к участию в настоящем деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований  относительно предмета спора, привлечена иностранная компания  Shanghai Aohua  Photoelectricity Endoscope Co., Ltd (Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед) (119121, Москва, 1-й Тружеников переулок, д.12, стр.3), предварительное разбирательство отложено на 05.11.2020 в 11 час. 00 мин.

Третье лицо представило отзыв, поддержало позицию ответчика, в удовлетворении  иска просило отказать.

Представитель  ООО "Медтрейд" отказался от поданного  ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу до вынесения решения судом по делу №СИП-970/2019, о чем расписался в  протоколе судебного заседания от 05.11.2020. Отказ от  ходатайства принят  судом применительно к  п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК  РФ.

Протокольным определением от 05.11.2020 по  настоящему делу назначено судебное разбирательство на  03.12.2020 в 14 час. 40 мин., истцу предложено  представить  письменную позицию с учетом решения СИП.

ООО "Эндомаркет" представило письменные пояснения по правовому обоснованию  заявленных требований.

В  связи с тем, что решение  Суда по  интеллектуальным правам 23.09.2020 по делу №СИП-970/2019 обжаловано в  кассационном  порядке, судебное заседание по рассмотрению  кассационной жалобы назначено на 18.01.2021 в 15 -00, протокольным  определением  судебное разбирательство по  настоящему делу  отложено на  28.01.2021 на 11 час. 10 мин.

25.01.2021 Судом по  интеллектуальным правам  вынесено постановление по делу № СИП-970/2019 об оставлении без  изменения решения СИП  от 23.09.2020.

Представителем  ООО "Медтрейд СПБ" представлено ходатайство  о  привлечении к участию в настоящем деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, являющегося лицензиатом на товарный  знак "AOHUA", дата регистрации договора – 25.12.2020.

ООО "Эндомаркет" и иностранная компания Shanghai Aohua  Photoelectricity Endoscope Co., Ltd в заседание 28.01.2021 не явились, ООО "Эндомаркет" представило в электронном виде ходатайство об отложении рассмотрения дела  в связи с невозможностью  участия представителя ФИО3 по причине ее нахождения в  другом судебном процессе.

Поскольку ООО "Медтрейд СПБ" документально не подтвердило направление ходатайства  истцу и третьему лицу; не обосновало, каким образом, принятый  по настоящему делу судебный акт, может повлиять  на права и обязанности ФИО2, являющегося лицензиатом на товарный  знак "AOHUA", дата регистрации договора – 25.12.2020,  с  учетом заявленного истцом ходатайства, суд счел возможным  судебное разбирательство по настоящему  делу отложить.

Определением Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 28.01.2021 судебное разбирательство отложено на 11.03.2021 на 09 час. 50 мин., ООО "Медтрейд СПБ" предложено представить письменное обоснование необходимости привлечения ФИО2 в  порядке статьи 51  АПК  РФ к участию в настоящем  деле в качестве  третьего  лица, а также доказательства направления (получения) мотивированного ходатайства истцу  и третьим  лицом.

В настоящем заседании ООО "Медтрейд СПБ" отказалось от поданного  ходатайства о  привлечении к участию в настоящем деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, о чем представитель расписался в  протоколе судебного заседания от 11.03.2021. Отказ от  ходатайства принят  судом применительно к  п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК  РФ.

Представителем ответчика заявлено ходатайство о приобщении дополнительных документов – электронной переписки. Указанное ходатайство судом отклонено судом по следующим основаниям.

Как указано в ч. 2 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

В ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, ознакомлены заблаговременно.

На основании ч. 5 ст. 159 АПК РФ арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Между тем, ходатайство о приобщении дополнительных документов подано непосредственно в настоящем заседании, иным лицам заблаговременно не направлено, следовательно, такие документы, которые, по мнению ответчика, имеют значение для рассмотрения настоящего спора им же не раскрыты, ввиду чего, ответчик по правилам  ст.ст. 9, 41 АПК РФ несет риск неблагоприятных последствий в виде отказа в  удовлетворении такого ходатайства.

Иностранная компания Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед, представителя в настоящее заседание не направила, возражений относительно рассмотрения дела по существу спора в ее отсутствие не представило.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Представители сторон поддержали заявленные требования/возражения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "Эндомаркет" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "AOHUA" по свидетельству № 449267 с приоритетом от 16.07.2010, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.12.2011, в отношении товаров и услуг 10 класса МКТУ что подтверждаются свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) " AOHUA", за номером 449267, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент).

Как утверждает истец в 2020 году в рамках мониторинга рынка выявлено, что на сайтах https://cmtrade.ru/, https://bimedis.ru/, http://aohua.pro/ ответчиками рекламируется и реализуется товар со словесным обозначением "AOHUA", сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Товар, реализуемый и рекламируемый ответчиком, в том числе посредством интернет сайта со словесным обозначением "AOHUA" однороден товарам 10 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак "AOHUA" по свидетельству №449267.

Как полагает истец, нарушение прав истца на товарный знак подтверждается   следующим доказательствами:

- протоколом осмотра сайта https://cmtrade.ru/ от 31.01.2020.

- протоколом осмотра сайта http://aohua.pro/ от 18.05.2020.

- распечатками с сайта и принт-скринами ответчиков https://cmtrade.ru/ иhttp://aohua.pro/ с сайта торговой площадки https://bimedis.ru/.

- коммерческими предложениями о продаже.

- распечатками с сайтов о проведении электронных аукционов с участием ответчика.

Сравнение товарного знака истца с названием предлагаемого к продаже и продаваемого ответчиком товара выявляет их сходство до степени смешения в связи с следующим:

В соответствии с п. 41 Правил составления подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 года №482 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п. 42 Правил сходство словесного обозначения оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы иска и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, суд приходит к выводу о необоснованности требований искового заявления ввиду следующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее также - Постановление № 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На основании п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления № 10 в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак "AOHUA" подтвержден представленными доказательствами и ответчиком не оспаривается.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 154 Постановления № 10 суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно правовому подходу Верховного суда РФ, изложенному в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам от 23.07.2015 по делу №310-ЭС15-2555, от 20.01.2016 по делу №310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Оценив представленные в дело доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд установил факт злоупотребления истцом правом при обращении в суд с настоящим иском.

Суд на основании представленных в дело доказательств установил, что обозначение AOHUA является известным среди потребителей эндоскопического оборудования, производящегося в Китае компанией Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co. Ltd, основанной в 1994 году. 

Под названным брендом AOHUA Шанхай Аохуа выпускает несколько групп товаров: медицинские видеоэндоскопы; аксессуары для эндоскопов; периферийные устройства; ветеринарные эндоскопы. 

Также судом установлено, а истцом не оспаривается, что Шанхай Аохуа широко использует собственную серию средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками истца с более ранней датой приоритета (фирменное наименование, товарные знаки, зарегистрированные на территории КНР), чем средства индивидуализации истца для формирования у потребителей устойчивой ассоциативной связи между продукцией и производителем. 

При этом судом установлено, что истец не производит собственное эндоскопическое оборудование, не маркирует свое оборудование товарными знаками AOHUA, а использует указанные обозначения для предложений к продаже товаров производства Шанхай Аохуа, однако соответствующие договоры, заключенные с Шанхай Аохуа, равно как иные доказательства введения истцом в оборот на территории Российской Федерации оригинальной продукции в качестве первого лица от завода-изготовителя, в материалы дела не представлены.

Таким образом, на момент государственной регистрации исключительного права на товарный знак "AOHUA" оригинальная продукция (оборудование) AOHUA была легально введена в оборот на территории Российской Федерации.

Установленные судом обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствуют о том, что действия истца по регистрации товарных знаков совершены не с намерением использовать их в предпринимательской деятельности с целью индивидуализации производимых товаров и услуг и продвижения их на рынке, а намерением запретить использовать третьим лицам соответствующих обозначений, тем самым запретить производителю оригинального оборудования реализовывать на территории Российской Федерации товаров через официальных дистрибьюторов.

Данный вывод подтверждается также тем обстоятельством, что после приобретения исключительных прав на товарный знак AOHUA истец приступил к принудительному взысканию компенсаций с официальных поставщиков продукции третьего лица (№А82-24270/2019, № А45-12625/2020, № А40- 160247/2020).

Как следует из материалов настоящего дела Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. (третье лицо по настоящему делу) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями к ООО "Эндомаркет" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "AOHUA" по свидетельству Российской Федерации № 449267 в связи с его неиспользованием.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2020 по делу № СИП-970/2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2021, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 449267 в отношении:

- части товаров 10-го класса МКТУ «аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; вибраторы горячего воздуха; гематиметры; дефибрилляторы сердца; диализаторы; зонды уретральные; иглы медицинские; ингаляторы; инструменты для электроиглоукалывания; кардиостимуляторы; катетеры; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы; маски наркозные; насосы для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; приборы аэрозольные; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты хирургические, стоматологические; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для промывания полостей тела; пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; респираторы для искусственного дыхания; спирометры медицинские; стетоскопы; электрокардиографы»;

- части услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасервисах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- всех услуг 37-го класса МКТУ, вследствие его неиспользования.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также совершение истом действий по подаче настоящего иска о защите исключительного права на товарный знак № 449267 после возбуждения дела по иску о досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о необоснованности исковых требований в полном объеме.

Указанные выводы также находят своё отражение в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 10.02.2021 по делу № А82-24270/2019, которое истцом не обжаловано. 

Применительно к положениям ч. 1 ст. 110 АПК РФ ввиду признания требований иска необоснованным как по праву, так и по размеру, расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на истца.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд решил:

В  иске отказать.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Судья                Нефедова А.В.