АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-19508/23

г. Уфа

08 июля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 24.06.2024

Полный текст решения изготовлен 08.07.2024

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Жильцовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Биккуловой А.Д, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» (ИНН: 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1  (ИНН: 

<

***>) о взыскании 1 700 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, об обязании прекратить использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком № 937216, о взыскании 98 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, а также 9 600 руб. в возмещение расходов на услуги нотариуса,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились, извещены в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

от ответчика: ФИО2, доверенность от 24.09.2023, диплом, личность установлена на основании паспорта.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление ООО «МНТДЛ» к ИП ФИО1 о взыскании 1 700 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, об обязании прекратить использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком № 937216, о взыскании 98 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, а также 9 600 руб. в возмещение расходов на услуги нотариуса.

В материалы дела от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что действия истца являются злоупотреблением правом, поскольку непосредственно само ООО «МНТДЛ» не является производителем продукции и не оказывает реальных услуг и не использует товарные знаки, правообладателями которых являются, для индивидуализации товаров, работ и услуг. Цель приобретения спорных товарных знаков ООО «МНТДЛ» противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении ООО «МНТДЛ» своим правом, в связи с чем в силу статьи 10 ГК РФ заявленные ООО «МНТДЛ» требования не подлежат удовлетворению.

От истца поступили возражения на доводы ответчика, изложенные в отзыве.

 В материалы дела от истца также поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов с приложением копии договора коммерческой концессии от 20.05.2023, копии договора о намерениях от 20.05.2023, акта приемки товаров, скриншоты сайтов, а также возражения на отзыв.

В материалы дела ответчик представил письменную позицию с учетом рассмотрения дела СИП-1014/2023 о признании действия по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству РФ №937216 актом недобросовестной конкуренции. 

Истец определение суда не исполнил, письменную позицию на возражения ответчика не представил, явку в судебное заседание также не обеспечил.

Заслушан представитель ответчика, просит в удовлетворении требований отказать.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие истца, надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного заседания.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» является обладателем исключительного права на товарный знак «sweetsex» по свидетельству №937216 Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исполненный следующим образом: sweetsex.

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 21.04.2023 г. сроком до 14.12.2032 г., дата приоритета 14.12.2022 г. в отношении товаров и/или услуг в частности, товаров 10-го класса МКТУ «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки».

Как указывает истец, индивидуальный предприниматель ФИО1 незаконно использует товарный знак №937216 «sweetsex» и осуществляет деятельность, направленную на рекламу и продажу презервативов на площадке маркетплейса wildberries с обозначением «SweetSex», сходный до степени смешения с товарным знаком правообладателя (истца), путем размещения соответствующей информации в сети интернет: https://wvvw.wildberries.ru.

При поиске и выборе товаров бренда истца система маркетплейса OZON, также предлагал к покупке товары ответчика.

После выявления незаконного использования ответчиком товарного знака №937216 истец зафиксировал нарушение. Так, ФИО3, временно исполняющей обязанности нотариуса Красноярского нотариального округа, ФИО4 04.05.2023г. оформлен протокол осмотра доказательств зарегистрированный в реестре: №24/49-н/24-2023-1-160.

По мнению истца, используемые ответчиком обозначения «SweetSex» и спорный товарный знак №937216 идентичны по фонетическим и смысловым признакам, графическое написание букв (печатное) также позволяет говорить о графической схожести, то есть используемое ответчиком обозначение «SweetSex» имеет сходство до степени смешения с товарным знаком №937216. 

Ссылаясь на то, что не передавал ответчику право использования спорного средства индивидуализации (товарного знака), истец направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца и выплатить компенсацию, а последствии обратился в суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания. 

В соответствии с п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

 Как следует из положений ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным способом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся в этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Иные лица не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. 

По смыслу положений ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»). 

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительного прав на товарный знак, зарегистрированный под №937216.

Возражая относительно требований истца, ответчик указал, что действия истца являются злоупотреблением правом, поскольку непосредственно само ООО «МНТДЛ» не является производителем продукции и не оказывает реальных услуг и не использует товарные знаки, правообладателями которых являются, для индивидуализации товаров, работ и услуг. Цель приобретения спорных товарных знаков ООО «МНТДЛ» противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении ООО «МНТДЛ» своим правом. Ответчик также сослался на рассмотрение Судом по интеллектуальным правам спора о признании действий общества с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству РФ №937216 актом недобросовестной конкуренции (СИП-1014/2023).

Судом установлено, что вступившим в законную силу решением Суда  по интеллектуальным правам от 05.02.2024 по делу № СИП-1014/2023 требования общества с ограниченной ответственностью «Флеш-Лайт» и общества с ограниченной ответственностью «Самарин» удовлетворены. Суд признал действия общества с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 937216 в отношении товаров 10-го класса «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 144 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

При рассмотрении данного дела судом по интеллектуальным правам установлено, что обществом «МНТДЛ» 14.12.2022 подана заявка № 2022790949 на регистрацию обозначения «sweetsex» в качестве товарного знака в отношении, в частности, товаров 10-го класса МКТУ «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки».

Указанное обозначение было зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака 21.04.2023 с приоритетом по дате подачи заявки, ответчику выдано свидетельство Российской Федерации № 937216 на товарный знак.

Суд, проанализировав представленные в материалы дела контракты, заключенные между китайской компанией и обществом «Флэш-Лайт» в период с 2015 по 2023 гг., пришел к выводу, что на протяжении длительного времени продукция, маркированная обозначением «SWEET SEX», в значительных объемах закупалась и ввозилась на территорию Российской Федерации для дальнейшей реализации обществом «Флэш-Лайт». 

Об активном использовании данного обозначения в деятельности общества «Флэш-Лайт» и общества «Самарин» свидетельствуют договоры поставки, в соответствии с которыми общество «Флэш-Лайт» поставляло в адрес различных третьих лиц приобретенные им товары (презервативы), универсальные передаточные документы к ним. При этом в товаро-распорядительных документах и непосредственно на поставляемых истцом товарах использовалось указанное обозначение.

Договоры поставки заключались обществом «Флэш-Лайт», в том числе, с крупными федеральными ритейлерами, что способствовало широкой представленности данной продукции на территории Российской Федерации (например, договор от 25.03.2022 № ЕЯ627-22 с обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбург Яблоко»). 

Кроме того, судом принято во внимание, что общество «Флэш-Лайт» реализует товары, маркированные обозначением «SWEET SEX», посредством крупнейших маркетплейсов «Wildberries», «Ozon», как минимум с 2020 года, о чем свидетельствуют датированные отзывы покупателей, зафиксированные на скриншотах. 

Проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, суд пришел к выводу о том, что с 2015 года по настоящее время общество «Флэш-Лайт» совместно с аффилированными лицами активно использует обозначение «SWEET SEX» в своей хозяйственной деятельности по закупке и перепродаже на территории Российской Федерации барьерных средств контрацепции. Такие обстоятельства, как длительность использования истцами указанного обозначения, география и количество заказчиков его продукции, в своей совокупности и взаимосвязи позволяют сделать вывод о том, что словесный элемент «SWEET SEX» долгое время использовался истцами до даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.12.2022), а интенсивность такого использования могла способствовать формированию его известности на соответствующем товарном рынке.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что сведения о таком использовании были известны или должны были быть известны обществу «МНТДЛ» до подачи им заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, поскольку представленность товаров в крупных маркетплейсах, которые не имеют каких-либо территориальных ограничений и функционируют посредством сети Интернет, широкая популярность подобной продукции и повсеместность ее использования среди потребителей, длительность пребывания товаров, маркированных обозначением «SWEET SEX», на рынке, являются обстоятельствами, с очевидностью свидетельствующими об известности словесного элемента применительно к средствам контрацепции. 

Суд отметил, что применительно к случаям, когда оценивается, не являются ли действия по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, Верховный Суд Российской Федерации в пункте 169 Постановления № 10 специально подчеркивает, что цель устанавливается, в том числе с учетом вероятности случайности совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от вышеупомянутого стандарта доказывания «баланс вероятностей» – насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истцов.

Такая вероятность устанавливается, в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга. 

Принимая во внимание факт регистрации Роспатентом товарного знака, суд исходил из того, что данное обозначение является оригинальным и обладает различительной способностью в отношении товаров 10-го класса МКТУ. При этом, с учетом имеющихся в материалах дела доказательств, суд пришел к выводу о том, что минимальное исследование рыночной конъюнктуры позволило бы ответчику получить информацию о продукции китайской компании, маркированной спорным оригинальным обозначением, широкий ассортимент которой был представлен в различных розничных, сетевых магазинах и маркетплейсах на момент подачи заявки. Кроме того, суд принял во внимание то, что ответчиком по существу не оспаривается факт его осведомленности об использовании иными лицами указанного обозначения в деятельности по реализации соответствующих товаров до даты приоритета спорного товарного знака.

При указанных обстоятельствах приобретение обществом «МНТДЛ» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 937216 в отношении товаров 10-го класса МКТУ «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки», расценивается судом в качестве действия, способного напрямую оказать влияние на состояние конкуренции на соответствующем товарном рынке, поскольку государственная регистрация данного средства индивидуализации влечет запрет дальнейшего использования обозначения всем, кроме правообладателя и его лицензиатов.

Как установлено выше, до даты приоритета истцами использовалось тождественное обозначение «SWEET SEX». Реализуемая обществом «Флэш-Лайт» продукция (презервативы) являются однородными указанным товарам 10-го класса МКТУ, поскольку имеют общие потребительские свойства и назначение, обращаются с ними на едином рынке, обладают общим кругом потребителей, могут быть признаны взаимодополняемыми товарами. 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 937216 в качестве средства индивидуализации ответчиком не используется. Небольшая по объему совокупность доказательств, представленных ответчиком, направлена на формирование лишь видимости использования обозначения «sweetsex» обществом «МНТДЛ» (мнимое использование).

Вместе с тем суд признал обоснованными ссылки истцов на то, что истинной целью регистрации спорного товарного знака являлась его последующая продажа посредством интернет-сайта https://www1.mntdl.ru/, а также получения выгоды путем запрещения использования спорного обозначения иным лицам и требования выплаты компенсации. Данные обстоятельства косвенно подтверждаются тем, что на имя ответчика зарегистрировано определённое количество товарных знаков, а также  имеется множество инициированных обществом «МНТДЛ» судебных процессов о защите исключительных прав на данные средства индивидуализации.

С учетом изложенных фактических обстоятельств, суд пришел  к выводу о том, что избранный обществом «МНТДЛ» способ конкуренции на рынке существенным образом отличается от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.

В рассматриваемом случае суд полагает, что умысел ответчика при приобретении и использовании исключительного права на спорный товарный знак в отношении указанных товаров 10-го класса МКТУ был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, целями которого было причинение вреда истцам, получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Указанные действия противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, могут причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести вред его деловой репутации.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам признал действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 144 Закона о защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции. 

Согласно ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу названной нормы преюдиция распространяется на содержащуюся во вступившем в законную силу судебном акте констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение.

Таким образом, решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1014/2023 имеет преюдициальное значение для настоящего дела, поскольку судом установлено, что действия общества с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак № 937216 является актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 144 Закона о защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции. 

Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 2013/12).

При этом, применительно к рассматриваемому спору, суд также полагает необходимым отметить, что ИП ФИО1 осуществляет свою деятельность по реализации товаров с использованием маркетплейса Wildberries с ноября 2021 года, тогда как истец зарегистрировал товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 21.04.2023.

Таким образом, признание действий истца, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 937216 актом недобросовестной конкуренции, влечет отсутствие правовой охраны товарного знака с момента его регистрации.

Поскольку вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам действия общества с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 937216 в отношении товаров 10-го класса «презервативы; вибромассажеры; куклы эротические [секс-куклы]; секс-игрушки» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 144 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», основания для удовлетворений требований истца отсутствуют.

Кроме того, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Суд неоднократно предлагал истцу выразить позицию по спору с учетом судебного акта по делу СИП-1014/2023. Однако истец определение суда не исполнил, позицию по спору не выразил.

При таких обстоятельствах исковые требования удовлетворению не подлежат.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска, расходы на оплату услуг представителя, а также расходы на услуги нотариуса относятся на истца.

Поскольку при принятии искового заявления определением истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины и решение принято не в пользу истца, в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ и статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение иска подлежит взысканию с истца непосредственно в доход федерального бюджета в сумме 36 000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МНТДЛ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 36 000 руб.

Исполнительный лист на взыскание госпошлины выдать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Е.А. Жильцова