АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-26094/2019

г. Новосибирск

18 ноября 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Шевченко С.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Горовой И.С., рассмотрел в  судебном заседании материалы дела  № А45-26094/2019 по иску 

публичного акционерного общества «КАМАЗ» (ОГРН 

<

***>), 

                                         г. Набережные Челны 

к обществу с ограниченной ответственностью «Запчасти и шины грузовиков» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск 

о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав,

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: не явился (извещён);

от ответчика: ФИО1 (по доверенности от 06.08.2019),

 

Публичное акционерное общество «КАМАЗ» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Запчасти и шины грузовиков» о взыскании 500000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 48465.  

Ответчик правопритязания истца отклонил, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска.

           Дело рассматривается по имеющимся в нём доказательствам, в порядке, обусловленном частями 1 - 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца, надлежащим образом извещённого о времени и месте судебного разбирательства согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.    

          Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, заслушав представителя ответчика, арбитражный суд установил следующее:

По свидетельству истца,  открытое акционерное общество «КАМАЗ» создано 23.08.1990 путем преобразования Производственного объединения «КамАЗ» Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, образованного в 1969 году, в акционерное общество открытого типа в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР N 616 от 25.06.1990, зарегистрировано Администрацией г. Набережные Челны ТАССР.

Как следует из материалов дела, ПАО «КАМАЗ» является правообладателем словесного товарного знака «КАМАЗ» по свидетельству Российской Федерации № 48465 (дата приоритета 18.05.1973, дата государственной регистрации 06.02.1974), признанного общеизвестным с 31.12.1999 в отношении товара 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «автомобили, а именно: большегрузные автомобили» (свидетельство Российской Федерации № 37).

Также ПАО «КАМАЗ» позиционирует себя в качестве  правообладателя смешанного товарного знака по свидетельству на общеизвестный товарный знак от 11.07.2005 № 35 с приоритетом от 31.12.1999, содержащий изобразительный элемент в виде бегущей лошади и словесный элемент KAMAZ в латинской транскрипции, в отношении товаров 12-го класса МКТУ - автомобили, большегрузные автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям, и словесного товарного знака «KAMAZ» по свидетельству Российской Федерации № 348962 (дата приоритета - 11.01.2007, дата государственной регистрации - 28.04.2008), признанного общеизвестным с 31.12.1999 в отношении товара 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «автомобили, а именно: большегрузные автомобили» (свидетельство Российской Федерации № 36).

        Как утверждает истец, ответчик в период с 05.12.2013 по 21.05.2018 незаконно использовал в своём фирменном наименовании обозначение «КАМАЗ», являющимся частью фирменного наименования ПАО «КАМАЗ», а также его товарным знаком и общеизвестным товарным знаком.

      Товарный знак истца также использован ответчиком на деловой документации, а именно, на оттиске печати.

       По мнению истца, ответчик осуществляет аналогичный вид деятельности, сходный с деятельностью истца, а именно по коду ОКВЭД 45.3.1 «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов».

       Истцом в адрес ответчика направлены претензии  от 27.02.2018 № 50050-271 с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака и  20.03.2019 № 50050-342  с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

          22.05.2018 в ЕГРРЮЛ внесены изменения в части наименования с ООО «Запчасти и шины КАМАЗ» на ООО «Запчасти и шины грузовиков».

Отказ ответчика от удовлетворения требований истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в добровольном порядке послужил основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

  При определении размера компенсации истец исходил  из положений Лицензионного договора на предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 348957 и 348962 (зарегистрирован Роспатентом 11.01.2013), где в  пункте  4.1.1 на пре неисключительной   лицензии   на   использование   товарных    знаков по свидетельствам №348957, №348962 (зарегистрирован Роспатентом 1 копия прилагается), лицензионное вознаграждение ООО «СТФК выплачиваемое истцу по лицензионному договору за год составляло 338 394 руб.

       Поскольку ответчик   в своей хозяйственной деятельности  использовал обозначение «КАМАЗ» сходное до степени смешения с товарными знаками   ПАО   «КАМАЗ»   с   05.12.2013   г.   по   21.05.2018.    и , учитывая условия Лицензионного договора от 11.01.2013 истец полагает, что за использование только одного товарного знака подлежит выплате вознаграждение в сумме 14 099,75 руб. в месяц, исходя из следующего расчета   (платеж за 1 месяц за два товарных знака) : 2 (два товарных 28099,75 руб.).

       Согласно расчёту истца, один день использования одного товарного знака  составляет 469,9 руб. х 30 дней = 14099,75 руб.  

        С учётом представленного в исковом заявлении расчёта размер вознаграждения на 22.05.2018 г. за 1628 дней (период использования товарного знака в  фирменном наименовании) составил бы: 469,90 руб. х    1628  дней = 764997,20 руб.

       Следовательно, при законном использовании товарного знака  ответчиком, истец по договору с ним получил бы сумму вознаграждения в пределах 764997,20 руб. и потому, истребуемый истцом размере компенсации  500000 руб. значительно менее той сумму, которую истец мог бы получить от ответчика  в случае законного использования последним товарного знака.

         В обоснование своей правовой позиции истец ссылается на статьи 11, 12, 54, 1229, 1484, 1489 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

          Организуя защиту против иска, ответчик апеллировал к необоснованному завышению размера компенсации с учётом того обстоятельства, что фирменное наименование изменено им по первому требованию истца, изложенному в претензии 27.02.2018 № 50050-271, нарушение исключительных имущественных прав произведено им не намеренно.

         Кроме того, ответчик полагает размер компенсации чрезмерным и, учитывая низкую степень  вины,   добровольную смену наименования, а также то обстоятельство, что ответчик является субъектом малого предпринимательства, настаивает на  снижении размера компенсации, полагая разумным её размер не более 10000 руб.

          Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы сторон, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о  правомерности требований истца, при этом суд исходит из следующего:   

         В силу положений статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации  на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

          В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации  юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

          Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

         Как усматривается из положений пункта 1 статьи 1225  Гражданского кодекса Российской Федерации к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, относятся, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

          На основании пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

           Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

          По правилам пункта 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

         Следовательно, фирменное наименование юридического лица состоит из обязательного указания на его организационно-правовую форму и отличительной части, являющейся основным средством индивидуализации юридического лица.

          Учитывая, что законодательством предусмотрена возможность создание различных юридических лиц, имеющих одинаковую организационно-правовую форму, но имеющих различные наименования, то при разрешении вопроса о нарушении исключительного права на фирменное наименование учитывается его отличительная (оригинальная) часть, а именно наименование.

           В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

        Таким образом, в пункте 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулировано три признака противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых, тождественность используемого другим лицом обозначения фирменному наименованию правообладателя или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

          Анализ данных норм позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите наряду с иными различными средствами индивидуализации юридического лица, в соответствии со статьями 1225, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации по правилам параграфа 2 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации.

          Исходя из положений пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482), применимых в порядке части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

         Из материалов дела следует, что организация истца зарегистрирована в качестве юридического лица 23.08.1990, в свою очередь организация ответчика зарегистрирована в установленном порядке только  05.12.2013.

        При этом, регистрация истца как юридического лица ранее ответчика, использование фирменного наименования, аналогичного истцу, ответчиком не оспаривается.

        Поскольку виды деятельности истца и ответчика аналогичны (ПАО «КАМАЗ» - код ОКВЭД 45.3 – торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и ООО «Запчасти и шины «КАМАЗ» код ОКВЭД – 45.31.1. – торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями кроме деятельности агентов), то сходные наименования сторон способны ввести в заблуждение потребителей реализуемых ими товаров относительно взаимоотношений данных организаций и привести к смешению в их хозяйственной деятельности.

          Сведения о лицензионном использовании ответчиком наименовании истца материалы дела не содержат, истцом отрицаются.

           По правилам пункта 3 статьи 1484  Гражданского кодекса Российской Федерации для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. Следовательно, для признания сходства товарных знаков до степени смешения, достаточно уже самой опасности, а не только их реального смешения в глазах потребителя.

            В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

         Заявляя требования о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. истец в исковом заявлении и дополнительных пояснениях по делу № А45-26094/2019 от 23.10.2019 ссылается на норму   статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 которой правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

         На основании изложенного, само по себе взыскание ущерба или компенсации за использовании фирменного наименования представляется обоснованным.

          Обосновывая исковые требования  истец ссылался на систематическое извлечение ответчиком прибыли, что следует из заключения Муниципальных контрактов № 99-ЗК-2016 от 27.12.2016 (заключённого между ответчиком и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»; № 54-ЗК-2017 от 16.06.2017  (заключённого между ответчиком и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»); № 26-ЗК-2018 от 05.08.2018 (заключённого между ответчиком и МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района») – от 169050 руб. до 496415 руб.

     Определяя размер компенсации в 500000 руб., истец апеллирует к цене Лицензионного договора на предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 348957 и 348962 (зарегистрирован Роспатентом 11.01.2013), где в  пункте  4.1.1 на пре неисключительной   лицензии   на   использование   товарных    знаков по свидетельствам №348957, №348962 (зарегистрирован Роспатентом), лицензионное вознаграждение ООО «СТФК выплачиваемое истцу по лицензионному договору за год составляло 338 394 руб.

       Поскольку ответчик   в своей хозяйственной деятельности  использовал обозначение «КАМАЗ» сходное до степени смешения с товарными знаками   ПАО   «КАМАЗ»   с   05.12.2013   г.   по   21.05.2018.    и , учитывая условия Лицензионного договора от 11.01.2013 истец полагает, что за использование только одного товарного знака подлежит выплате вознаграждение в сумме 14 099,75 руб. в месяц, исходя из следующего расчет   (платеж за 1 месяц за два товарных знака): 2 (два товарных 28099,75 руб.).

       Согласно расчёту истца, один день использования одного товарного знака  составляет 469,9 руб. х 30 дней = 14099,75 руб.  

        Следуя логике истца,   при легализации правоотношений между сторонами в период использования  ответчиком товарного знака на 22.05.2018 г., истец получил бы   за 1628 дней (период использования товарного знака в  фирменном наименовании) составил бы: 469,90 руб. х    1628  дней = 764997,20 руб. вознаграждения.

        С учётом того факта, что по иным делам с участием   ПАО «КАМАЗ» (А70-6988/2018) судом приняты доводы истца со ссылкой на Лицензионный договор, заключённый между ОАО «КАМАЗ» и ООО «СТФК «КАМАЗ» на использование товарных знаков истца, служащих для индивидуализации услуг № 35 и 37 классов МКТУ (№8464/21200/07-к-12 от 01.12.2012), выписка из которого представлена в материалы настоящего дела, суд принимает расчёт истца, исходя из которого платёж за  лицензионное использование 1 товарного знака в месяц составляет 14099,75 руб. в месяц.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от  23.04.2019 Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункты 59 -60) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 62 постановления от  23.04.2019 Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении размера компенсации суд, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

         Судом отклонены доводы ответчика со ссылкой на тот факт, что УФАС по Новосибирской области не нашёл в действиях ответчика признаков нарушений антимонопольного законодательства, так как состав административного правонарушения не совпадает с составом гражданского правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьёй 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

        То обстоятельство, что ответчик позиционирует себя в качестве субъекта малого предпринимательства, не свидетельствует о незначительности выручки от предпринимательской деятельности, так как постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 изменён размер  выручки выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее такие предельные значения составляли для микропредприятий 60 млн руб., для малых предприятий – 400 млн руб., для средних предприятий – 1 млрд руб. Теперь предельные значения выручки увеличены в два раза и составляют для микропредприятий 120 млн руб., для малых предприятий – 800 млн руб., для средних предприятий – 2 млрд руб.

        Кроме того, ответчик только в результате заключения   Муниципальных контрактов № 99-ЗК-2016 от 27.12.2016 (с МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района»; № 54-ЗК-2017 от 16.06.2017; № 26-ЗК-2018 от 05.08.2018  получил в период 2016 – 2018 годов выручку  от 169050 руб. до 496415руб.        Позицию ответчика, основанную на его утверждении о том, что размер компенсации должен быть снижен до минимального значения только в связи с тем, что переименование организации произведено по первому требованию истца, суд признаёт неубедительной, так как ответчик ставит себе в заслугу правомерное поведение, тогда как такое поведение является нормой предпринимательства.

С учётом длительности   нарушения прав истца (с 05.12.2013 по 21.05.2018), прекращённого ответчиком после поступления от истца требования в претензии от 27.02.2018,     высокой рыночной стоимости используемого обозначения как товарного знака,   в отсутствие доказательств несоразмерности заявленной к взысканию суммы компенсации,  суд полагает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

          По результатам рассмотрения спора государственная пошлина, уплаченная при обращении за судебной защитой, подлежит отнесению на ответчика   на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

        В судебном заседании объявлялся перерыв с  11 ноября 2019 года до 13 часов 50 минут 18 ноября 2019 года.

 

        Руководствуясь статьями   110,    167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

                                                       Р Е Ш И Л:   

        Исковые требования     публичного акционерного общества «КАМАЗ» удовлетворить.

         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Запчасти и шины грузовиков» (ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «КАМАЗ» (ОГРН 

<

***>) 500000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 48465 и 13000 руб. государственной пошлины. 

        Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия. 

        В суд кассационной инстанции решение подлежит обжалованию при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

С.Ф. Шевченко