АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-8525/17

15 ноября 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   08 ноября 2017 г.

Полный текст решения изготовлен            15 ноября 2017 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тер-Акопян О. С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Радченко Н.Н,      

рассмотрев в открытом судебном заседании дело       Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Тройка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо- общество с ограниченной ответственностью «ХЭРАТ С» ( ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

о прекращении  использования товарного знака;

о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

при участии:

от истца:  представитель ФИО3 доверенность от 07.02.2017г., 

от ответчика: директор ФИО8 (паспорт), представитель ФИО4 ордер № 152131 от 01.08.2017

от третьего лица -  представитель не явился

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в суд с иском  к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Тройка» с требованием 

- о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «НАRАТ’S»;  

- об обязании общества с ограниченной ответственностью «Тройка» прекратить использование товарного знака «HARAT'S» №465401 путем удаления словесного обозначения, выполненного буквами латинского алфавита «HARAT'S» с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе, с документации, информационных материалов, журналов, из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прайс листов, дисконтных карт, рекламных материалов, вывесок, стендов для меню, афиш, входной группы (как снаружи, так внутри здания, в котором расположен паб «HARAT'S» в 

<

...>); убрать все вкладыши, рекламные и иные материалы, распространяемые в местах оказания услуг, а также все другие элементы декорации и дизайна Паба, все элементы фирменной одежды и иные элементы фирменного стиля Паба HARAT'S; уведомить телефонную компанию и все учреждения и организации, издающие телефонные справочники о прекращении использования всех телефонных номеров, а также всех рекламных и других справочных публикаций для Паба (сетевого пивного ресторана с названием «HARAT'S») и разрешить им передать все такие телефонные номера и справочные публикации ООО «Хэрат'с».

         Определением от 4 мая 2017  на основании статьи 49 АПК РФ было удовлетворено ходатайство истца об увеличении суммы компенсации до 3 000 000 руб..

         Определением от 1 августа 2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне  истца привлечено общество с ограниченной ответственностью «ХЭРАТ С».

         Истец поддержал исковые требования. Пояснил, что в 2014 с ответчиком велись переговоры  об открытии  кафе как части сети пабов «НАRАТ’S». С этой целью были подготовлены и направлены ответчику проекты  сублицензионного договора на  использование товарного знака и лицензионного договора. Однако договоры не были подписаны и возвращены истцу, поэтому считает, что они не были заключены. Позже обнаружил использование   ответчиком в деятельности Паба в г.Таганроге товарного знака «НАRАТ’S» и обратился в суд с настоящими исковыми требованиями. 

          Ответчик иск не признал, пояснил, что использовал товарный знак  на основании заключенного с третьим лицом  договора, представил в материалы дела копии  лицензионного договора №18/2014 от 30.09.2014,  сублицензионного  договора №ТМ-18/2014 от 30.09.2014.

         Третье лицо- поддержало исковые требования предпринимателя. 

          В судебном заседании, начатом 7.11.2017, объявлялся перерыв до 8.11.2017, о чем информация была размещена в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также доске объявлений о судебных заседаниях в помещении суда.

          Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил, что ФИО2 является правообладателем товарного знака  № 465401 (приоритет товарного знака от 03.12.2010г.), представляющего собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита «HARAT'S», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.06.2012г. по заявке № 2010739121. Срок действия регистрации товарного знака истекает 03.12.2020г.

17.06.2014 на территории города Таганрога в Ростовской области зарегистрировано юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (ООО «Тройка»), юридический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

ООО «Тройка» использует товарный знак Правообладателя: словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита «HARAT'S». Так, на входной группе (вывеске) при входе в помещение, в котором ООО «Тройка» оказывает услуги паба (адрес - 

<

...>), что подтверждено протоколом осмотра вещественных доказательств 61АА №4711620, составленного нотариусом Таганрогского нотариального округа Ростовской области ФИО5 17.02.2017г.

На интернет сайтах в социальных сетях по адресам:

• https://www.facebook.com/HaratsTGN

• https://vk.com/harats_tgn, 

что подтверждается протоколом осмотра вещественных доказательств 38 АА № 2254271, составленным нотариусом Иркутского нотариального округа ФИО6 13.03.2017.

Обозначение, используемое ООО «Тройка» является сходным с товарным знаком (знаком обслуживания) ФИО2 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 465401).

Считая, что ответчик незаконно использует товарный знак, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями о прекращении использования товарного знака и взыскании денежной компенсации в размере 3 000 000 руб.

           Не признавая исковые требования, ответчик не оспаривал использование товарного знака истца, однако считает, что оно осуществлялось на законных основаниях. Ответчик представил в материалы дела  сублицензионный договор №ТМ-18/2014 от 30.09.2014 на использование товарного знака (знака обслуживания), подписанный  ООО «Хэрат с» (лицензиат) и ООО «Тройка» (сублицензиат), а также  лицензионный договор №18/2014 от 30.09.2014, в соответствии с пунктом 1 которого правообладатель предоставил пользователю лицензию на использование объектов авторского права  и секретов производства – ноу-хау для организации и успешной работы сетевого пивного ресторана с названием     «HARAT'S», а пользователь обязуется оплатить передаваемые объекты и выполнить требования договора.

          Истцом в материалы дела представлен лицензионный договор на использование товарного знака от 24.10.2012, заключенный между ИП ФИО2 (лицензиар) и ООО «Хэрат с» (лицензиат), в соответствии с пунктом 1.1 договора, определяющим его предмет, лицензиар предоставляет лицензиату с момента регистрации договора в Роспатенте на весь срок действия товарного знака с учетом возможности продления срока действия регистрации на всей территории Российской Федерации за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение неисключительную лицензию на пользование вышеуказанного товарного знака в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве №465401. Договор предусматривает право лицензиата предоставление сублицензии. 

Согласно пп.14 п.1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии с ч.1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481)

Правила Гражданского Кодекса Российской Федерации о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг (п.2 ст. 1477 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ  лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

 Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п.2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.38.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса. К таким случаям относится в том числе предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии п.1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Как следует из материалов дела, сублицензионный  договор от 30.09.2014 NТМ-18/2014 не прошел государственную регистрацию.

В соответствии с п.6 ст. 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

           Однако, в соответствии с пунктом 3.1 сублицензионного договора от 30.09.2014 лицензиат  (ООО «Хэрат с») обязался самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечить регистрацию договора в соответствующем государственном регистрирующем органе на территории Российской Федерации. Оплату государственной пошлины за государственную регистрацию договора в соответствующем  государственном регистрирующем органе производит лицензиат. Лицензиат обязуется сдать настоящий договор в необходимом количестве экземпляров и, при необходимости, дополнительные документы в государственный регистрирующий орган в течение 14 дней с даты получения подписанных экземпляров договора и при необходимости, дополнительных документов от сублицензиата.

          Таким образом,  обязанность по государственной регистрации  договора была принята на себя обществом с ограниченной ответственностью  «Хэрат с», заключившим сублицензионный договор с ответчиком,  однако исполнена  не было.  

          Ответчик открыто использовал товарный знак истца  в деятельности Паба, организованного в городе Таганроге в общей сети Пабов. Как пояснил ответчик, на торжественное открытие кафе в декабре 2014 году  приезжал   генеральный директор ООО «Хэрат с» ФИО7.  Последний  торжественно вручил директору паба  ФИО8 вывеску  с его названием, что запечатлено на фотографиях, представленных ответчиком в материалы дела (т.3 л.д. 88, 89). 

           Позже индивидуальный предприниматель ФИО2 подарил ответчику  свою книгу о сети Пабов «НАRАТ’S»  с шуточной надписью автора    «Ане, Сане, Антон Палычу и всем барменам Таганрога посвящается» подпись ФИО2. Ответчик пояснил, что Аня- это его жена- управляющая пабом, Саня- директор ООО «Тройка»- ФИО8, «Антон Палыч» -  ФИО9. (страница книги с надписью автора приобщена к материалам дела (т.4 л.д.71).

          Сублицензионный договор      на использование товарного знака не предусматривал оплату  за использование товарного знака.     Пункт 6.1 лицензионного договора предусматривал, что  за предоставление лицензии на использование объектов правопользователь обязуется оплачивать правообладателю вознаграждение, которое состоит из двух частей- первоначальной фиксированной платы в размере 250 000 руб. и роялти в размере 25 000 руб. в месяц. 

           Ответчик пояснил, что по состоявшейся договоренности, он  должен был приобретать алкогольную продукцию только у тех поставщиков, которых  указывало ООО «Хэрат с», что ответчик и делал.  За счет продаж, ежеквартальных премий и бонусов суммы роялти должны были покрываться. О продажах и состоянии платежей стороны подписывали ежеквартальные акты, представленные ответчиком в материалы дела. Ответчиком представлена также и приобщена к материалам дела его электронная  переписка с представителями ООО Хэрт с», касающаяся приобретения  пива, отчеты и т.д.. Довод истца о том, что  указанные в представленной ответчиком переписке электронные адреса и лица не содержатся в условиях  договоров, не может быть принят во внимание, так как противоречат сложившимся между сторонами взаимоотношениям и установившемуся порядку обмена документами. В материалы дела представлены подлинники актов оказания услуг, подписанные  со стороны ООО «Хэратс» генеральным директором ФИО7. Довод истца об отсутствии  у него указанных актов не создает порок  этих документов, а может быть вызван  ненадлежащей организацией делопроизводства в обществе. О фальсификации актов истцом не заявлено; к материалам дела приобщены оригиналы и их копии.    По ходатайству истца к материалам дела приобщены также оригиналы лицензионного и сублицензионного договоров  от 30.09.2014, заключенных между ответчиком и ООО «Хэрат с».    

 По правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, следует, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

Так как сублицензионный договор на право использования товраного знака не был зарегистрирован в установленном порядке, такое использование нельзя признать легитимным. Однако следует принять во внимание, что создание условий для такого легитимного использолвание товарного знака было возложено на  общество с ограниченной ответственностью «Хэратс», который в пункте  3.1 сублицензионного  договора №ТМ-18/2014 от 30.09.2014 обязался самостоятельно  обеспечить регистрацию договора и нарушил это обязательство , чем создал основания для настоящего иска. 

Суд также учитывает, что  и ФИО2, и ООО «Хэрат с» всегда  знали о Пабе HARAT'S в городе Таганроге, активно участвовали в его  создании и открытии. Как следует  из обозренного в судебном заседании видеоролика о сети  Пабов HARAT'S в стране,  в числе городов, в которых они имеются, указан и город Таганрог. Однако  ими не были приняты меры к регистрации договора и устранению названного правового недостатка правоотношений сторон. 

Поэтому, учитывая правовое поведение сторон, суд считает обосованной и достаточной компенсацию в размере 50 000 руб..

 В соответствии с п.3 ст.1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

Требование истца об обязании ответчика преркатить использование товарного знака «НАRАТ’S» подлежит удовлетворению. Доводы ответчика о том, что  деятельность Паба HARAT'S не ведется и он прекратил в ней работу  документально не подтвержден и не может быть основанием для отказа в удовлетворении  требований в этой части.

Истец указывает способы  прекращения использования: путем удаления словесного обозначения, выполненного буквами латинского алфавита «HARAT'S» с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе, с документации, информационных материалов, журналов, из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прайс листов, дисконтных карт, рекламных материалов, вывесок, стендов для меню, афиш, входной группы (как снаружи, так внутри здания, в котором расположен паб «HARAT'S» в 

<

...>); убрать все вкладыши, рекламные и иные материалы, распространяемые в местах оказания услуг, а также все другие элементы декорации и дизайна Паба, все элементы фирменной одежды и иные элементы фирменного стиля Паба HARAT'S; уведомить телефонную компанию и все учреждения и организации, издающие телефонные справочники о прекращении использования всех телефонных номеров, а также всех рекламных и других справочных публикаций для Паба (сетевого пивного ресторана с названием «HARAT'S») и разрешить им передать все такие телефонные номера и справочные публикации ООО «Хэрат'с». Суд считает такую конкретизацию излишней, тем более, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что это название внесено, например, в телефонный справочник. Кроме того, такое перечисление способов прекращения исключает возможность  использования иных способов  прекращения и не позволяет расширительного применения любых способов. 

          По правилам статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

          Руководствуясь статьями 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить использование товарного знака «НАRАТ’S», зарегистрированного по свидетельству №465401, принадлежащего ФИО2.

           Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тройка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  компенсацию за использование товарного знака «НАRАТ’S» в размере 50 000 рублей, 8 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать. 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяТер-Акопян О. С.