АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru  

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации 

г.Москва 

22.09.2017 Дело № А40-36719/17-110-359  Резолютивная часть решения объявлена 15.09.2017  Решение в полном объеме изготовлено 22.09.2017 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Компания Форианелли  Трейдинг (регистрационный номер 327363, Спиру Киприану, 84,4004, Лимассол, Кипр) к  обществу с ограниченной ответственностью "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И  МАРКЕТИНГ" (ОГРН 

<

***>, 115280,

<

...>, этаж 1 офис 41Х1Д), третьи лица: 1. общество с ограниченной ответственностью  "ВЛАСТА" (ОГРН 

<

***>, 394036,

<

...>), 2. обществу с ограниченной ответственностью "ВЛАСТА ФАРМА"  (ОГРН 

<

***>, 394000,

<

...>,,офис 2), 3. общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА ОТ  СКЛАДА-УРАЛ" (ОГРН 

<

***>, 614042,

<

...>), 4. обществу с ограниченной ответственностью "АПТЕКА ОТ  СКЛАДА-ЗАПАД" (ОГРН 

<

***>, 614109,

<

...>), 5. обществу с ограниченной ответственностью  "ПРОДУКТСЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, 115172,

<

...>,стр 1) о взыскании 17 902 080 рублей,  

при участии: по протоколу , 

УСТАНОВИЛ:

Компания Форианелли Трейдинг обратилась с иском к обществу с ограниченной  ответственностью "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" о взыскании 17 902 080  руб. компенсации, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об  изъятии из оборота и уничтожении оборудования и иных средств.  

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.  Третье лицо ООО "Продуктсервис" против удовлетворения иск возразил.  

Третье лицо ООО «Курортмедсервис» иск поддержал.  Представители иных третьих лиц в судебное заседание не явились, в материалах  

дела имеются доказательства их надлежащего извещения о дате, месте и времени  судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК РФ.  

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного  заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен  в их отсутствие на основании статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), пункта 5 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О  некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля  2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».  

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд  пришел к следующим выводам.  

Как усматривается из материалов дела, Компания Форианелли Трэйдинг  лимитед является правообладателем товарного знака «Баю-Бай» по свидетельству РФ   № 527696 (том 1 л.д. 14-15, том 2 л.д. 104), зарегистрированным 26.11.2014 в  отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активных добавок к пище (БАД).  

В ходе мониторинга рынка по поручению истца были осуществлены  контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) «Капли  «Колыбельные» в следующих организациях:  

- ООО «Власта»: ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 394036, 

<

...>;  

- ООО «ВЛАСТА ФАРМА»: ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 394000,  

<

...>;  

- ООО «Аптека от склада – Урал»: ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>;  614042, 

<

...>;  

- ООО «Аптека от склада – Запад»: ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>;  614109, 

<

...>.  

Производителем спорной продукции, маркированной словесным обозначением  «БАЮ-БАЙ», является ООО «Йодные технологии и маркетинг», расположенное по  адресу 249717, Россия, Калужская обл., Козельский р-н, с Фроловское.  

Факт производства ответчиком биологически активной добавки "БАЮ-БАЙ.  Капли колыбельные" в количестве 57 600 штук подтверждается паспортом качества   № 92, размещенном на фирменном бланке производителя ООО «Йодные технологии и  маркетинг», подписанным начальником ОКК общества "Йодные технологии и  маркетинг" ФИО2 и химиком-аналитиком контрольно-аналитической  лаборатории ФИО3 (том 1 л.д.100-101, 106-107, 112-113, 118-119), копии  которого были приложены к каждому из 4-х закупленных по поручению истца спорных  товаров.  

Согласно товарному чеку ООО «Власта» № 2200004348 от 21.03.2016 (том 1 л.д.  98-99) цена спорного товара составила 159.18 рублей за шт.  

Согласно товарному чеку ООО «Власта Фарма» № 600016493 от 21.03.2016 (том  1 л.д. 104-105) цена спорного товара составила 155.50 рублей за шт.  

Согласно товарному чеку ООО «Аптека от склада-Урал» № 9168 от 20.10.2016  (том 1 л.д. 110) цена спорного товара составила 155.39 рублей за шт.  

Согласно товарному чеку ООО «Аптека от склада-Запад» № 001184 от  25.10.2016 (том 1 л.д. 116) цена спорного товара составила 155.40 рублей за шт.  

Согласно пункту 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 13.12.2007г. № 122 "Обзор практики рассмотрения  арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об  интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения  обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен  судом без назначения экспертизы с точки зрения рядового потребителя.  

В соответствии с п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на  регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом  Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №  4322 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением,  если оно ассоциируется с ним в целом.  

На произведённой ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг"  продукции размещено обозначение «БАЮ-БАЙ», сходное до степени смешения с  товарным знаком истца «Баю-Бай» по свидетельству РФ № 527696, что  

подтверждается: образцами упаковки товара, на которой присутствует обозначение  «БАЮ-БАЙ», а также указанием на изготовителя: "ООО "Йодные технологии и  маркетинг", Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское".  

 В документации производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг",  сопровождающей при продаже контрафактную продукцию, а именно паспорте качества   № 92, так же используется обозначение «БАЮ-БАЙ» сходное до степени смешения с  товарным знаком истца «Баю-Бай» по свидетельству РФ № 527696.  

Товар, произведенный ООО «Йодные технологии и маркетинг», согласно  свидетельству о государственной регистрации БАД «Капли. «Колыбельные» от  28.11.2014г. № RU.77.99.11.003.Е.011434.11.14, а по паспорту качества № 92,  называемый БАД «БАЮ-БАЙ. Капли Колыбельные», является биологически активной  добавкой к пище (БАД) .  

Товарный знак «Баю-Бай» по свидетельству РФ № 527696 так же  зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активных  добавок к пище (БАД).  

При указанных обстоятельствах возможно возникновение у потребителя  представления о принадлежности биологически активных добавок к пище «БАЮ- БАЙ», производимых лицензиатом истца, и БАД «Капли. Колыбельные»,  производимых ответчиком, к одному производителю.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) лицу,  на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК  РФ любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный  знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.  

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на  результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации  (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему  усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на  которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения  обозначение, являются контрафактными.  

При таких обстоятельствах произведенные ответчиком ООО "Йодные  технологии и маркетинг" биологически активные добавки к пище из партии с  паспортом качества № 92, в соответствии со свидетельством о государственной  регистрации биологически активной добавки к пище «Капли «Колыбельные»   № RU.77.99.11.003.Е011434.11.14 от 28.11.2014, содержащие обозначение, сходное до  степени смешения с товарным знаками истца «Баю-Бай» по свидетельству РФ   № 527696, являются контрафактными.  

Довод ответчика ООО "Йодные технологии и маркетинг" о том, что ООО  «ПродуктСервис» представило ему документальное подтверждение надлежащего  оформления прав на одноименные товарные знаки «БАЮ-БАЙ» по Свидетельствам о  государственной регистрации № 183422 и № 338019 суд считает несостоятельным.  

Предъявленный к защите товарный знак истца № 527696 охраняется как  самостоятельный объект интеллектуальных прав вне зависимости от регистрации  иными лицами иных товарных знаков, на которые ссылается ответчик ( № 182117,   № 183422, № 264357, № 338019). Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ никто не вправе  использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, которое в  

случае его наличия должно быть зарегистрировано в форме предоставления права по  лицензионному договору в Государственном реестре товарных знаков (пункты 3 и 6  статьи 1232 ГК РФ). При этом Государственный реестр не содержит записи о наличии  лицензии у ответчика на товарный знак № 527696.  

Кроме того, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков,  постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2016 года по  делу № А40-49613/2013 договор отчуждения товарных знаков № 182117, № 183422,   № 264357, № 338019 от 19.03.2013, зарегистрированный Роспатентом под номером  

<

***> был признан недействительным, что в силу п.1 ст.167 ГК РФ, означает его  недействительность с момента совершения.  

Указанные в договоре РД0120872 товарные знаки № 183422 и № 338019 не  охраняются в отношении такого товара по классу 5 МКТУ, как биологически активные  добавки к пище (БАД), в отношении которого охраняется товарный знак истца   № 527696. При этом материалами настоящего дела доказано, что нарушение ответчиком  было совершенно именно путем производства товаров класса 5 МКТУ - биологически  активных добавок к пище (БАД), маркированных обозначением «БАЮ-БАЙ».  

Как следует из Государственного реестра товарных знаков, Постановлением  Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2014 года по делу № СИП-434/2013  правовая охрана товарных знаков «БАЮ-БАЙ» по свидетельствам № 183422 и № 338019  была досрочно прекращена:  

- в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты;  диетические вещества для медицинских целей, детское питание"  

- и товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из  патоки, в том числе товары 30 кл., содержащие биологически-активные добавки;  добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые  добавки к товарам 30 кл.", о чем в реестр была внесена запись от 14.08.2014.  

Дата выпуска ответчиком контрафактной партии товара, согласно паспорту  качества № 92, 19.02.2015, т.е., когда товарный знак истца № 527696 с 26.11.2014 уже  действовал, а полученные по ничтожной сделке товарные знаки третьего лица ООО  «Продуктсервис», начиная с 30 июля 2014 года уже не действовали в отношении  товаров, однородных товарам класса 5 МКТУ - биологически активных добавок к пище  (БАД).  

Так же суд считает несостоятельным довод ответчика о том, что действуя в  рамках заключенного с ООО «ПродуктСервис» (принципал), от его имени и за его счет,  агентского договора № 1/13 от 02.09.2013 и дополнительного соглашения № 1 к  агентскому договору, на основании поручения принципала от 01.12.2014 (приложение   № 3 к договору), ООО «Йодные технологии и маркетинг» (агент) организовало для  принципала производство на собственных мощностях биологически активных добавок  «Капли «Колыбельные», в связи с чем, у ответчика отсутствует вина со ссылкой на  положения второго абзаца ч.1 ст.401 ГК РФ.  

К ООО "Йодные технологии и маркетинг", как к лицу, осуществляющему  предпринимательскую деятельность, подлежат применению не положения ч.1 ст.401  ГК РФ, а императивное требование п.3 ст.1250 ГК РФ, согласно которому меры  ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при  осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению  независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение  интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

ООО «Йодные технологии и маркетинг», как лицо, осуществляющее  предпринимательскую деятельность, в силу положений ч.3 ст.401 и ч.4 ст.1250 ГК РФ  не освобождается от ответственности.  

Не проявление ответчиком должной степени заботливости и осмотрительности  путем проверки Государственного реестра товарных знаков при производстве спорной  

продукции, маркированной обозначением «БАЮ-БАЙ», свидетельствует о наличии в  его действиях вины.  

Довод ответчика о том, что на основании поручения принципала от 11.04.2016г.  об уничтожении БАД (т.3 л.д.49), ООО «Йодные технологии и маркетинг» были  уничтожены произведенные биологически активные добавки к пище «Капли  «Колыбельные» в количестве 46 080 флаконов (акт от 18.04.2016, т.3 л.д. 50), суд также  считает несостоятельным, поскольку не представлено допустимых и достоверных  доказательств этого, а односторонние документы или документы , составленные  заинтересованными лицами, таковыми не являются.  

Так же суду не представлены доказательства передачи картонной упаковки и  стеклянных флаконов в количестве 46 080 штук для уничтожения третьим лицам,  указанных в акте уничтожения от 18.04.2016 .  

В акте уничтожения от 18.04.2016 указывается, что картонная упаковка сдана на  уничтожение в ООО «СтройМонтаж», а флаконы на стекольный завод, при этом  стекольный завод не поименован, нет информации и об ООО «СтройМонтаж» (ОГРН,  ИНН, юридический адрес и т.п.), какие-либо накладные, подтверждающие передачу  упаковки и флаконов, отсутствуют.  

Агентский договор № 1/13 от 02.09.2013, не является основанием для  освобождения ответчика от ответственности, поскольку заключенное заранее  соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное  нарушение обязательства ничтожно (пункт 4 статьи 401 ГК РФ).  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 13537/12 от 19.30.2013 по делу   № А32-26605/2011, нарушение исключительных прав вообще не является сделкой, в  том числе совершенной агентом во исполнение указаний принципала, а порождает  деликтное обязательство (обязательство вследствие причинения вреда), возникшее у  предпринимателя вследствие нарушения исключительных смежных прав общества.  Обязанность возместить вред, причиненный нарушением, не связана с исполнением  или неисполнением договорных обязательств.  

По смыслу статей 1005-1011 ГК РФ агент не может совершать по поручению  принципала действия в отношении самого себя, в то время как согласно пункту 1.1  агентского договора от 02.09.2013г. № 1/13 и дополнительного соглашения № 1 к этому  договору, ООО "Йодные технологии и маркетинг" обязалось произвести для ООО  "ПродуктСервис" биологически активную добавку к пище «Капли «Колыбельные» на  собственных мощностях.  

Более того, судом установлено, а ответчиком признано, что из изготовленной  партии ООО «Продуктсервис» поставил в адрес ответчика, который в свою очередь  предлагал к продаже и реализовывал товар, как минимум в количестве 9 432 шт.  

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Верховного Суда  Российской Федерации № 304-КГ15-8874 от 09 декабря 2015 года по делу № А67- 4453/2014, не только продажа и обмен товара, но любое иное введение в гражданский  оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной  деятельности является недобросовестной конкуренцией. При этом под иным введением  в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство.  

Как указывалось в постановлении Суда по интеллектуальным правам от  10.11.2016 по делу № А40-233942/15, довод ответчика об отсутствии нарушения  исключительных прав истца-правообладателя ввиду того, что выпуск спорного товара в  свободное обращение не состоялся, не принимается судом кассационной инстанции,  поскольку завершение ввода товара в оборот не является обязательным для признания  факта нарушения исключительных прав.  

В соответствии с правовыми позициями, представленными в пункте 3  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном  решении" решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела  факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими  

требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не  нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие  выводы суда, вытекающие из установленных фактов.  

Принимая во внимание то, что ответчики не представили доказательств  правомерного использования товарных знаков истца, суд признает требование о  компенсации правомерным  

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от  26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 "О некоторых вопросах,  возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса  Российской Федерации", применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и  1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды  должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта  нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных  убытков.  

Частью 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать  по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:  1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению  суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на  которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости  права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при  сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование  товарного знака.  

При этом пунктом 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с  разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом  Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что пунктом 4 статьи  1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при  нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе  сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных  товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца,  позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в  размере, предусмотренном подпунктом 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том  числе в двукратном размере стоимости данного товара.  

Истец, пользуясь правом, установленным ч.4 ст.1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации, заявил о взыскания компенсации в размере 17 902 080,00  рублей из расчета двукратной стоимости контрафактных товаров (155,40 рублей за  штуку), умноженной на размер спорной партии, выпущенной 19.02.2015 г. в количестве  57 600 штук.  

 Вместе с тем суд, при определении размера компенсации, с учетом характера  правонарушения и степени вины ответчика, соразмерности компенсации последствиям  нарушения, считает разумным и справедливым исходить по отпускной цене товара  ООО «ЙТМК» -72,42 руб., а не из цены, по которой реализовывали товар третьи  лица.  

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению  частично- в размере 4 344 192 руб.=(57 600 шт.х75,42)х2)  

Суд не находит оснований для удовлетворения иска в части изъятия из оборота  и уничтожения контрафактного товара, изъятия из оборота и уничтожении  оборудования и иных средств по следующим основаниям:  

В соответствии со статьей 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить  определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с  передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает  лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.  

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать  

принципу исполнимости, указанное требование должно содержать указание на  конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном  случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на  контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся  участниками настоящего процесса.  

Истец сведений о месте нахождения товара, оборудования, его количестве, иных  идентифицирующих признаков, не представил.  

В соответствии со ст.110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на сторон  пропорционально удовлетворенным требованиям и подлежат взысканию в бюджет,  поскольку при принятии иска истцу была предоставлена отсрочка.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,123,156, 167-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЙОДНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" в пользу Компании Форианелли Трейдинг 4 344 192  руб. компенсации.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЙОДНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" в федеральный бюджет госпошлину в размере  27 302 руб.  

Взыскать с Компании Форианелли Трейдинг в федеральный бюджет  госпошлину в размере 97 208 руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: А.В.Мищенко