887/2022-187799(1) 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45 www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А65-16823/2021

г. Самара

23 августа 2022 года

11АП-11146/2022  

Резолютивная часть постановления оглашена 18 августа 2022 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 23 августа 2022 года.  

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,  

судей Ануфриевой А.Э., Митиной Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение  Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.11.2021 по делу № А65-16823/2021 (судья  Пармёнова А.С.),  

принятое по иску индивидуального предпринимателя ФИО3  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 

о взыскании 10 000 рублей компенсации за неправомерное использование  обозначения, сходного смешения с принадлежащими истцу товарными знаками по  свидетельству РФ № 299509, 647502,  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о  времени и месте судебного заседания.  

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее –  истец) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к индивидуальному  предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании 10 000  рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного смешения с  принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельству РФ № 299509, 647502.  

Определением суда дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного  производства.  

Истец направил ходатайство (л.д. 35-37) об увеличении размера исковых  требований до 600 000 рублей компенсации, взыскиваемой на основании подп. 2 п. 4 ст.  1515 Гражданского кодекса РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком  услуг (реализации товаров), при оказании которых использовалось спорное обозначение.  

Определением суда в порядке ст. 49АПК РФ принято увеличение размера исковых  требований, дело назначено к рассмотрению в порядке искового производства.  

Ответчик иск не признал, не отрицал факт использования указанного истцом  спорного обозначения, заявил о прекращении использования, представил фотофиксацию в  подтверждение демонтажа вывески магазина, заявил о несоразмерности компенсации.  

Кроме того, в отзыве на иск ответчик заявлял о злоупотреблении правом со  стороны истца.  

Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 16.11.2021 исковые  требования удовлетворил в полном объеме.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой  прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в иске,  ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, неполное  исследование обстоятельств дела, а также на неправильное применение норм  материального права.  

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2022  решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении исковых требований  отказано.  

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции в  постановлении от 03.03.2022 исходил из того, что само по себе неиспользование  товарного знака (знака обслуживания) не может свидетельствовать о злоупотреблении  правом, однако неиспользование средства индивидуализации было оценено судом  апелляционной инстанции в совокупности с иными доказательствами по делу,  подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака (знака  обслуживания) противоречит основной функции этого знака, состоящей в  индивидуализации услуг, оказываемых правообладателем.  

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2022 постановление  суда апелляционной инстанции было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в  суд апелляционной инстанции.  

Отменяя постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от  03.03.2022 и направляя дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, Суд  по интеллектуальным правам отметил, что при рассмотрении дела в суде первой  инстанции ответчик, заявляя в письменных возражениях на ходатайство об уточнении  исковых требований довод о наличии в действиях предпринимателя ФИО3  признаков злоупотребления правом, вместе с тем не ссылался на неиспользование  правообладателем знаков обслуживания, а обращаясь с ходатайством об истребовании  лицензионных договоров, обосновал это необходимостью получения данных о стоимости  права использования знаков обслуживания с целью проверки обоснованности расчета  размера компенсации.  

При повторном рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции истец  представил письменные пояснения от 11.08.2022, пояснения по определению суда от  18.07.2022, дополнительные пояснения от 15.08.2022, сопроводительное письмо с  дополнительными документами от 15.08.2022.  

Дополнительные пояснения истца приобщены к материалам дела. 

С дополнительными пояснениями представлены дополнительные документы, в том  числе копии заключенных истцом лицензионных договоров, видеозаписи закупок.  

В силу разъяснений, данных в п. 29 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2020  «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при  рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» поскольку суд  апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело  по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то  при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе  приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он  определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их  представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим  от него уважительным причинам.  

 Принимая повторно к производству апелляционную жалобу по настоящему делу,  суд апелляционной инстанции предложил истцу представить доказательства  

использования спорных знаков обслуживания с момента их регистрации по настоящее  время.  

Истец сведений о наличии уважительных причин, препятствующих представлению  указанных документов суду первой инстанции, не представил.  

Учитывая наличие ходатайства ответчика об истребовании копий лицензионных  договоров, суд апелляционной инстанции приобщил эти документы к материалам дела.  При этом, принимая во внимание, что инициатором рассматриваемого спора является  истец, суд апелляционной инстанции не нашел оснований, позволяющих принять иные  дополнительные доказательства.  

С учетом изложенного в удовлетворении ходатайства истца о приобщении иных  дополнительных документов суд апелляционной инстанции отказал.  

Ответчик дополнительные пояснения после направления дела на новое  рассмотрение не представил, заявил ходатайство об отложении судебного заседания в  связи с занятостью представителя в другом деле.  

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении заявленного ответчиком  ходатайства об отложении судебного разбирательства, поскольку позиция ответчика  отражена в отзыве на иск и в апелляционной жалобе, у ответчика было достаточно  времени для уточнения своей позиции после направления дела на новое рассмотрение. Из  представленной повести не следует, что она препятствует явке в судебное заседание  представителю ответчика. Кроме того, ответчик не был возможности участи в судебном  заседании лично ли через иного представителя.  

Представители истца в судебном заседании также не участвовали. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в  соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм  материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном  акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам,  Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду о наличии оснований для  отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.  

В постановлении суда апелляционной инстанции от 03.03.2022 вывод о наличии в  действиях истца злоупотребления правом обосновывался тем, что истец является  

правообладателем значительного количества товарных знаков, которые  регистрируются и приобретаются им, при этом истцом не представлено доказательств их  реального использования для целей индивидуализации товаров и услуг.  

Из общедоступных сведений, содержащихся на официальном сайте  https://kad.arbitr.ru/ следует, что с 2015 года истец является инициатором многочисленных  исков о взыскании компенсации за незаконное использование обозначений разными  организациями и индивидуальными предпринимателями.  

Согласно сведениям картотеки арбитражных дел, в настоящее время ФИО3 является стороной в 392 делах, рассматриваемых арбитражными судами.  

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от  13.12.2019 № А40-246916/2019 было установлено, что по данным Федеральной службы по  интеллектуальной собственности (Роспатента) по состоянию на 28.10.2019  индивидуальный предприниматель ФИО3 является правообладателем 725  товарных знаков.  

В постановлении от 03.03.2022 было отмечено, что лицо, обладающее настолько  значительным «портфелем» товарных знаков и, тем не менее, регулярно подающее новые  заявки на регистрацию товарных знаков, не может добросовестно использовать их все в  гражданском обороте.  

С учетом изложенных обстоятельств в постановлении от 03.03.2022 был сделан  вывод о том, что деятельность индивидуального предпринимателя ФИО3 по  приобретению товарных знаков имеет цель последующего сутяжничества с  

добросовестными участниками гражданского оборота, и направлена на причинение им  вреда.  

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое  рассмотрение в суд апелляционной инстанции СИП указал, что злоупотребление правом  устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных  действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в  отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению  к другому лицу.  

Суд кассационной инстанции указал, что для вывода о злоупотреблении истцом  правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с  очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по  отношению к ответчику являются злоупотреблением правом. Однако, констатировав факт  обладания истцом исключительными правами на большое количество товарных знаков,  участие истца в иных судебных разбирательствах, суд апелляционной инстанции не  установил, что в рамках этих дел судами установлено злоупотребление истцом правом по  отношению к каким-либо лицам, в то время как факт неоднократного обращения лица в  суд за защитой нарушенных прав автоматически не означает злоупотребление правом  этим лицом. Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может  свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления  правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно  свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.  

 При этом суд кассационной инстанции отметил, что оценка на предмет наличия  вероятности смешения обозначений, используемых ответчиком, со знаками обслуживания  истца судом апелляционной инстанции не проводилась.  

В силу части 2.1 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной  инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене  решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной  инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.  

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в  соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм  материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном  акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам,  Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду о наличии оснований для  отмены судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.  

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель ФИО3 является правообладателем следующих средств индивидуализации: знака  обслуживания "  " по свидетельству Российской Федерации N  299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке N  2004704708 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих  лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования:  автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного,  отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-,  металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов;  спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций;  запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического,  пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для  третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей;  консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента,  продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и  розничной торговли, торгово-закупочная деятельность";  

знака обслуживания " " по свидетельству Российской  

Федерации N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по  заявке N 2015714242 в отношении услуг 35-го "розничная продажа непродовольственных  товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная  розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа  продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение  товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение  предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация  торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через  посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей;  услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах  товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и  розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная  продажа товаров потребителям", 36-го "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду", 41- го "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и  культурно-просветительных мероприятий", 43-го класса "агентства по обеспечению мест  [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения  встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах;  бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели;  пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат  осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях;  прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств  [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги  кемпингов; ясли детские" классов МКТУ.  

Товарные знаки № 299509 и № 647502 используются лицензиатами, с которыми  истцом заключены договоры о предоставлении права использования товарного знака, в  частности ФИО4 по адресу: 

<

...>, в подтверждение чему представлена видеозапись (л.д. 33).  

Обосновывая заявленные требования, истец заявил, что ответчик незаконно  использует обозначение «Планета» в качестве названия магазина по адресу 

<

...>, без заключения лицензионного договора на использование  товарного знака, тогда как используемое ответчиком обозначение является сходным до  степени смешения с товарным знаком истца.  

В качестве доказательств использования ответчиком обозначения «Планета» истец  представил видеозапись приобретения товара в магазине ответчика, кассовый чек – л.д.  20, 33а).  

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации,  взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации в отношении нарушения исключительного права на товарные  знаки, произвольно указав размер компенсации - 600 000 руб.  

Обосновывая такой размер компенсации, истец заявил, что ответчиком 11.01.2018  по 10.01.2021, были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения,  сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, на сумму  36 млн. руб., таким образом, на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ истец вправе требовать  от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере стоимости оказанных  ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно  использовалось спорное обозначение в сумме 72 млн.руб. (36 млн.руб. * 2). Предъявляя  настоящий иск, истец просил взыскать с ответчика 600 000 руб. компенсации.  

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался  пунктом 1 статьи 1229, пунктом 3 статьи 1250, пунктами 1 и 3 статьи 1484, подпунктом 2  пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также  разъяснениями, содержащимися в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского  кодекса Российской Федерации".  

Проведя сравнительный анализ товарного знака истца и использованного  ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров  обозначения, суд первой инстанции указал, что в товарном знаке истца словесный элемент  "ПЛАНЕТА" занимает центральное (доминирующее) положение в обозначении истца,  восприятие обозначения как товарного знака в целом усиливается графическим элементом  – линией, пересекающей слово «ПЛАНЕТА».  

В обозначении ответчика, размещенном на вывеске магазина, словесный элемент  «ПЛАНЕТА» расположен над словесными элементами «Одежда обувь», между ними  расположен графический элемент в виде полумесяца, а также в обозначении,  размещенном на рекламных плакатах внутри магазина, словесный элемент планета  расположен в словосочетании «планета одежды и обуви для всей семьи».  

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу,  что обозначения «ПЛАНЕТА Одежда обувь», «планета одежды и обуви для всей семьи» и  товарный знак «ПЛАНЕТА» являются сходными до степени смешения за счет  фонетического и семантического признаков сходства.  

Суд апелляционной инстанции с этим выводом не соглашается. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие  исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое  средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.  

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован  товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования  товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе  способами, указанными в пункте 2 данной статьи.  

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для  индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак  зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе  на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже,  продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в  гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или  перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при  выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в  гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об  оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том  числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).  

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для  индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров,  если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.  

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или  сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех  случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего  

разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу  исключительного права на товарный знак.  

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры  ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при  наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины  доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.  

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и  пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение  интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им  предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины  нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав  произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств.  

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О  применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее -  Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный  знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения  ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до  степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов,  предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать  выполнение им требований закона при использовании наименования места  происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.  

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между  противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться  не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами,  регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами  составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для  совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных  знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом  Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482  (далее - Правила N 482), а также пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского  кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).  

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до  степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с  ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со  словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции  которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по  звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)  признакам.  

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие  близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков,  составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по  отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов  в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость  состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений;  вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется  на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта;  

графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные,  заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит,  буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство  определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях  понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках);  совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и  который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в  обозначениях понятий, идей.  

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и  в различных сочетаниях.  

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения  сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в  композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.  

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании  следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3)  смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное,  карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.  

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и  в различных сочетаниях.  

Пунктом 44 Правил N482 установлено, что комбинированные обозначения  сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,  которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.  

При определении сходства комбинированных обозначений используются  признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N482, а также исследуется  значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в  заявленном обозначении.  

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства  осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том  числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных  сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в  отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного  знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не  принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения  достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения  обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если  в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься  указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель  может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с  лицом, которому принадлежит товарный знак.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется  исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных  лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или  близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или  высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность  смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в  том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных  товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень  известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей  

(зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя  серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.  

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные  лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и  товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего  товара.  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности  товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих  обстоятельств друг на друга.  

Проведя сравнительный анализ товарного знака (знака обслуживания) истца и  обозначения, использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по  реализации товаров, суд апелляционной инстанции установил следующее.  

В товарном знаке истца словесный элемент "ПЛАНЕТА" занимает доминирующее  положение в обозначении истца, восприятие обозначения как товарного знака в целом  усиливается графическим элементом – дугообразной линией, пересекающей слово  «ПЛАНЕТА».  

Размещенная на здании торгового цента «Советский» вывеска представляет  квадрат красного цвета, основным элементом которого является изображение частично  освещенного шара в виде белого полумесяца, расположенного по центру квадрата и  занимающего основную его часть. Словесный элемент «ПЛАНЕТА» расположен над этим  шаром, буквы белого цвета размещены полукругом. Словесные элементы «Одежда обувь»  белого цвета выполнены тем же шрифтом меньшего размера, расположены на  затемненной части шара.  

Аналогичные изображения частично освещенного шара на красном фоне со  словами «ПЛАНЕТА», «Одежда обувь», расположены внутри торгового центра в виде  стрелок на полу по пути к помещению на третьем этаже здания, в котором расположен  магазин ответчика. Внутри торгового размещены плакаты, на которых белыми буквами на  красном фоне имеется надпись «МЫ ОТКРЫЛИСЬ! ПЛАНЕТА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ  ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ».  

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 № 482 обозначение считается  тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во  всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим  обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их  отдельные отличия.  

Суд апелляционной инстанции отмечает, что наличие элемента «ПЛАНЕТА» на  принадлежащем истцу товарном знаке (знаке обслуживания) и на обозначении,  используемом ответчиком, свидетельствуют о наличии сходства между этими  обозначениями.  

Вместе с тем, в пункте 162 постановления N 10 разъяснено, что при выявлении  сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком  истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный  знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя  соответствующих товаров или услуг.  

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения,  занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.  

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в используемом ответчиком  обозначении словосочетание «Одежда обувь» расположено в центре затемненной части  шара и воспринимаются как название изображенной планеты. Таким образом, словесные  элементы «Одежда обувь» воспринимаются как имя собственное для родового понятия  «планета», в отличие от товарного знака истца, в котором элемент «ПЛАНЕТА» является  основным и воспринимается как небесное тело, никак не связанный с оказанием услуг по  розничной продаже одежды и обуви.  

Кроме того, сравниваемый товарный знак и используемое ответчиком обозначение  имеют различное фонетическое звучание, поскольку в товарном знаке одно слово, в  вывеске, размещенной на фасаде торгового центра – три слова, а в рекламных плакатах –  семь слов.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые  обозначения производят также различное зрительное впечатление, поскольку элемент  «ПЛАНЕТА», размещенный полукругом на элементе полумесяц, воспринимается как  второстепенный по отношению к этому частично освещенному шару, в то время как  элемент «ПЛАНЕТА» на товарном знаке истца по свидетельству № 299509 является  основным, а на товарном знаке по свидетельству № 647502 – единственным элементом.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что изобразительные и словесные  элементы используемого ответчиком обозначения являются равнозначными по своей  природе, поскольку такие элементы ввиду своего расположения, размера и исполнения  производят единое целостное впечатление на потребителя, воспринимаются им как  законченная единая композиция.  

Оценив звуковое, графическое и смысловое значение сравниваемых обозначений,  суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что наличие у сравниваемых знаков  общего словесного элемента «ПЛАНЕТА» может свидетельствовать лишь о низкой  степени их сходства.  

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что изобразительные и  словесные элементы, используемых ответчиком на плакатах, также свидетельствуют о  низкой степени сходства с товарными знаками истца, поскольку все элементы на плакатах  выполнены в одном цвете, одним шрифтом и одним размером и производят единое  целостное впечатление на потребителя.  

В отношении анализа товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы  товарный знак и знак обслуживания истца, суд апелляционной инстанции отмечает, что  деятельность ответчика, для которой им были использованы спорные обозначения,  является однородной услугам 35-го класса МКТУ.  

Однако даже с учетом однородности услуг 35-го класса МКТУ, для которых  зарегистрированы товарный знак и знак обслуживания истца и услуг, оказываемых  ответчиком, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии основания для  вывода об опасности смешения товарных знаков истца и использованных ответчиком  обозначений.  

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения  достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения  обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если  в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься  указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель  может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с  лицом, которому принадлежит товарный знак.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется  исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных  лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или  близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или  высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Указание в пункте 162 Постановления N 10 на возможность смешения обозначений  при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (или услуг) не  предполагает, что такой вариант оценки обозначений является единственно возможным.  

Такой вывод содержится в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным  правам от 09.09.2021 № СИП-870/2020.  

Вероятность смешения зависит от конкретной степени сходства обозначений,  установленной исходя из семантических, фонетических и графических особенностей  обозначений.  

Установление влияния соответствующей степени сходства сравниваемых  обозначений и однородности товаров (услуг), в отношении которых они  зарегистрированы, на возможность ассоциирования обозначений друг с другом является  компетенцией суда, рассматривающего спор.  

Как указано выше, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о столь низкой  степени сходства, что она не обуславливает возможность смешения обозначений в  отношении конкретных товаров и услуг.  

Кроме того, в пункте 162 Постановления N 10 указано, что суд, определяя  вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные  обстоятельства, в том числе используется ли товарный знак правообладателем в  отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака  правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень  внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);  наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным  обозначением элементом.  

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные  лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и  товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего  товара.  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности  товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих  обстоятельств друг на друга.  

Истец не представил в материалы дела доказательства, свидетельствующие о том,  что товарные знаки (знаки обслуживания) действительно использовались истцом либо его  лицензиатами для оказания услуг, предусмотренных 35-м классом МКТУ.  

Суд апелляционной инстанции отмечает, что возражая против удовлетворения  иска, ответчик заявлял о наличии злоупотребления в действиях истца и просил суд  обязать истца представить заключенные им лицензионные договоры на право пользования  товарными знаками.  

При том, что получение ответчиком таких документов очевидно затруднено, суд  первой инстанции в удовлетворении этого ходатайства отказал.  

Истец копии заключенных им лицензионных договоров представил только суду  апелляционной инстанции при после направления дела на новое рассмотрение судом  кассационной инстанции.  

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 N С01-289/2020  по делу N А19-9570/2019 содержится вывод о том, что что при наличии довода о  злоупотреблении правом при приобретении и использовании средства индивидуализации  установление фактического использования такого средства является одним из  обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях  подтверждения того, что, приобретая исключительное право на него и используя его,  правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного  знака (знака обслуживания) как средства индивидуализации товаров и услуг.  

Определением Верховного Суда РФ от 02.09.2020 N 302-ЭС20-12732 было  отказано в передаче дела N А19-9570/2019 в Судебную коллегию по экономическим  спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства  данного постановления.  

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что копии лицензионных  договоров сами по себе не свидетельствуют о том, что зарегистрированные товарные  знаки (знаки обслуживания), о нарушении прав на которые заявляет исткц, действительно  

использовались истцом либо его лицензиатами для оказания услуг, предусмотренных 35-м  классом МКТУ.  

Лицензионный договор с ФИО5 заключен 01.01.2020, а ФИО6 – только 02.02.2022.  

Учитывая отсутствие сведений об оказания истцом или его лицензиатами услуг,  однородных тем, которые оказывает ответчик, а также отсутствие сведений об  известности, узнаваемости зарегистрированных за истцом товарных знаков (знаков  обслуживания), длительности и объема их использования правообладателем и его  лицензиатами, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что однородность услуг,  для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца и услуг,  оказываемых ответчиком, не может компенсировать низкую степень сходства этих знаков,  а, следовательно, в рассматриваемом случае отсутствует угроза смешения сравниваемых  знаков в глазах потребителя.  

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании компенсации за  использование ответчиком принадлежащих истцу товарного знака и знака обслуживания,  удовлетворению не подлежали.  

Поскольку выводы суда первой инстанции о высокой степени сходства  обозначений истца и ответчика не соответствуют обстоятельствам дела, решение суда  первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ подлежит отмене с  принятием нового судебного акта.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в  связи с рассмотрением иска и апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца.  

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.11.2021 по делу № А6516823/2021 отменить. Принять новый судебный акт.  

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в  размере 13 000 рублей.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в  размере 3 000 рублей.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный  суд первой инстанции.  

Председательствующий Л.Л. Ястремский  

Электронная подпись действительна. Судьи Д а н н ы е   Э П : У д о с т о в е р я ю щ и й   ц е н т р   Ф е д е р а л ь н о е   к а з н а ч е й с т в о А.Э. Ануфриева  

Дата 10.12.2021 7:58:17

 Кому выдана Ястремский Леонид Леонтьевич Е.А. Митина 

Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 10.12.2021 7:55:22 Кому выдана Митина Елена Анатольевна 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 13.12.2021 3:30:53 

Кому выдана Ануфриева Аэлита Эрнестовна