Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-87535/2021

02 июня 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  18 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  02 июня 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :общество с ограниченной ответственностью "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ" (адрес:  Россия 115035, Москва, Москва, ул. Садовническая д. 76/71, стр. 4, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: :общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (адрес:  Россия 188689, д КУДРОВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, пр-кт ЕВРОПЕЙСКИЙ 14/3/11-Н, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании,

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (доверенность от 07.07.2021 г.),

- от ответчика: представитель ФИО3 (доверенность от 01.01.2022 г.),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ" (Истец) обратился в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (Ответчик) с требованием о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины.

Представитель Истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве, ходатайствовал о снижении размера компенсации.

При отсутствии возражений сторон, в соответствии с положениями ст. 137 АПК РФ суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец на основании лицензионного договора от 25.04.2017 г. и сертификата-подтверждения от 20.04.2018 г. о предоставленном праве использования объекта авторского права Homunkulus Loxodontus, получившего известность в России под наименованием «Ждун», приобрело исключительные права на указанное произведение изобразительного искусства для целей использования на территории всех стран мира. Произведение представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненном в положении сидя без ног, а также с руками человека (далее - также произведение, произведение «Ждун»).

Истец пояснил, что нарушение прав Компании на Произведение выражено в форме незаконного использования его в маркетинговых целях (с целью продажи парковочных мест) в социальной сети. Данный факт подтверждается видеозаписью от 02.02.2021 г. осмотра аккаунта Ответчика «cds_development» в социальной сети, принт-скрином видеозаписи 02.02.2021 г., а также нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств в сети Интернет от 16.02.2021 г.

Использование произведения Ждун, осуществленное Ответчиком, является незаконным, т.к. Истец не давал Ответчику согласия на его использование. Лицензионные договоры на право использования Ответчиком произведения отсутствуют.

19.03.2021 г. по факту нарушения исключительных прав Истцом была направлена на имя Ответчика претензия (исх. № 170321 от 17.03.2021 г.) с требованием, в частности, выплатить компенсацию за допущенное нарушение в размере 5 000 000 рублей. 02.04.2021 г. указанная претензия была получена Ответчиком, однако ответа на претензию не последовало.

Согласно расчету Истца размер компенсации Истцом определен согласно п. 3 ст. 1301 ГК РФ. Для расчета суммы компенсации Истцом взята за основу цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, а именно: вознаграждение Истца по лицензионному договору № 300417_ЖД от 30.04.2017 г., заключенному с ООО «Бодреро». По условиям названного договора Лицензиат получил право использовать произведение изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus) в рекламных целях путем демонстрации Произведения в помещениях.  Согласно пояснениям Истца, Ответчиком  осуществлено  использование произведения тем же способом (демонстрация Произведения в рекламных целях), путем демонстрации изображения Произведения в социальной сети на странице Ответчика - «salon_familyart». Вознаграждение Истца по договору с ООО «Бодреро» составило 4 750 000 рублей.

Двукратная стоимость права использования произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus) в данном случае рассчитана Истцом как двукратная сумма вознаграждения по лицензионному договору № 300417_ЖД от 30.04.2017 г., заключенному с ООО «Бодреро», и рассчитана по формуле: R=P*2, где R - сумма компенсации по настоящему иску, Р -вознаграждение по лицензионному договору № 300417_ЖД от 30.04.2017 г., заключенному с ООО «Бодреро». Согласно расчету по приведенной формуле сумма компенсации, подлежащая взысканию с Ответчика составляет 4 750 000 х 2 = 9 500 000 рублей.  

Также Истец указал, что сумма компенсации может быть рассчитана, исходя из вознаграждения Истца по лицензионному договору № 11/09/17-ПЭ от 11.09.2017 г., заключенному с ООО «ПРОМОЭЙДЖ». По условиям названного договора Лицензиат получил право использовать произведение изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus) в рамках проведения мероприятий для жителей города Норильска в период с 15.09.2017 г. по 22.09.2017 г. Вознаграждение Истца по названному договору составило 354 000 рублей.

Двукратная стоимость права использования произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus), как это предусмотрено пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, в данном случае может быть рассчитана по формуле: R=P * 50 *2, где R - сумма компенсации по настоящему иску, Р- вознаграждение по лицензионному договору № 11/09/17-ПЭ от 11.09.2017 г., заключенному с ООО «ПРОМОЭЙДЖ», 50 - усредненное количество недель в течение одного календарного года. Сумма компенсации, рассчитанная таким способом, составляет 354 000 рублей х 50 х 2 = 35 400 000 рублей.

Полагая, что Ответчик нарушил исключительные права, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 ст. 1484 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При обращении с требованием о защите исключительных прав истец в силу положений статьи 65 АПК РФ  должен доказать принадлежность ему исключительных прав, в защиту которых предъявляется соответствующее требование, а также факт нарушения этих прав ответчиком.

Согласно разъяснений, изложенных в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" и п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Факт размещения спорного изображения подтвержден протоколом осмотра и Ответчиком не оспорен.  

В соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательств передачи Ответчику прав на спорное произведение с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus) суду не представлено.

В силу статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4 названной статьи ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В порядке разъяснений в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из представленного Истцом расчета, суд полагает следующее.

Как следует из пп. 3 ст. 1301 ГК РФ и абз. 5 п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

Предметом лицензионного договора № 300417_ЖД от 30.04.2017 г. является демонстрация произведения в помещениях в рекламных и иных целях, тогда как использование спорного произведения Ответчиком осуществлено в рамках социальной сети, в связи с чем суд полагает возможным принять во внимание для расчета только лицензионный договор № 11/09/17-ПЭ от 11.09.2017 г.   

По условиям лицензионного договора № 11/09/17-ПЭ от 11.09.2017 г. лицензиату в течение 7 дней (с 15.09.2017 г. по 22.09.2017 г. – п. 1.6) было предоставлено право использования Произведения такими способами, как: воспроизведение Произведения в виде предусмотренной Договором «Фигуры Ждуна»; публичный показ Произведения в виде «Фигуры Ждуна» в рамках предусмотренной Договором Промо-компании; Сообщение в эфир изображения «Фигуры Ждуна» в рамках предусмотренной Договором Промо-компании; Сообщение по кабелю изображения «Фигуры Ждуна» в рамках предусмотренной Договором Промо-компании; Ретрансляция изображения «Фигуры Ждуна» в рамках предусмотренной Договором Промо-компании; Обработка Произведения в целях создания «Фигуры Ждуна», без прав создания производного произведения в понятии ст. 1260 ГК РФ (любой вид обработки произведения, и т.п.); доведение изображения «Фигуры Ждуна» до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к изображению «Фигуры Ждуна» из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения) исключительно в рамках предусмотренной Договором Промо-компании. При этом, исходя из п. 1.7 лицензионного договора № 11/09/17-ПЭ от 11.09.2017 г., под Промо-компанией понимается проведение рекламной компании в следующем объеме: Сюжеты о размещении «Фигуры Ждуна» на двух региональных телевизионных каналах (региональный ВГТРК и региональный РЕН-ТВ); Вставка в сюжет двух федеральных телевизионных каналов; Новость о размещении «Фигуры Ждуна» в сети Интернет на портале города Норильска; Ролик на Youtube-канале города Норильск с историей появления «Фигуры Ждуна».

В рамках рассматриваемого спора произведение было использовано Ответчиком только для публикации в составе сторис (stories) в официальном аккаунте группы ЦДС в социальной сети; иные способы распространения рекламы, такие как реклама в телепрограммах и телепередачах, что предусмотрено п. 1.7 лицензионного договора № 11/09/17-ПЭ от 11.09.2017 г., не были использованы. Кроме того, также не были использованы публичный показ Произведения, сообщение Произведения в эфир и по кабелю, ретрансляции Произведения, как это предусмотрено в соответствии с пп. 3, 7, 8 и 8.1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, при публикации Произведения в составе сторис (stories) в официальном аккаунте группы ЦДС в социальной сети.

Таким образом, размер стоимости использования произведения по указанному договору в день применительно к формату его использования Ответчиком составляет 12 642,86 рублей (25 285,72 рублей – двойной размер стоимости): 354 000 рублей / 4 (возможность использования согласно п. 1.7) / 7 (срок использования в п. 1.6).

Период использования произведения Ответчиком в течение одного дня документально не подтвержден, в связи с чем обоснованным суд принимает период, указанный Истцом – 50 недель (350 дней).  

Следовательно, размер компенсации составляет 25 285,72 рублей х 350 дней  = 8 849 995 рублей.  

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017.

Суд, исходя из положений абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, приведенных в ходатайстве Ответчика о снижении размера компенсации доводов, принимая во внимание обстоятельства дела, отсутствия сведений о регулярности нарушения Ответчиком исключительных прав Истца, удаление спорного изображения, принимая во внимание доводы Ответчика в отзыве на иск, полагает возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до 1 900 000 рублей.  

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

С учетом вышеизложенного, поскольку Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорного произведения, арбитражный суд усматривает основания для удовлетворения иска в установленном судом размере.

В связи с удовлетворением заявленных исковых требований и в соответствии со статьей 110 АПК РФ с учетом разъяснений п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (Постановление № 1), почтовые расходы и судебные издержки на приобретение спорного товара также подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца.

В порядке положений ст. ст. 110, 112 АПК РФ, п. 20 Постановления № 1 при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (ст. 98, 100 ГПК РФ, ст. 111, 112 КАС РФ, ст. 110 АПК РФ).

В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

Таким образом, частичное удовлетворение требования Истца о взыскании компенсации является в силу абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ основанием для распределения судебных расходов между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Указанный вывод соответствует позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 19.09.2019 по делу № А45-17103/2018.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Центр Долевого Строительства" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ": 

- 1 900 000 руб. компенсации,

- 18 240 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Киселева А.О.