АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

ул. Самарская, 203 Б, Самара, 443001, тел.: (846)  207-55-15,

e-mail: info@samara.arbitr.ru, www.samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

16 июня 2021 года

Дело №

А55-17771/2020

Резолютивная часть решения объявлена 08 июня 2021 года

Полный текст решения изготовлен 16 июня 2021 года 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Шлиньковой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макиша А.С., после перерыва - секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании  08 июня 2021 года  дело по иску, заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "Анкор" 

к акционерному обществу "АРКОНИК СМЗ"

об обязании АО "Арконик СМЗ" прекратить незаконное использование полезной модели, о взыскании 25 510 600 руб. 00 коп.

при участии в заседании

от истца - предст. ФИО2, по доверенности № 21 от 10.07.2020; предст. ФИО3, по доверенности от 22.03.2021; предст. ФИО4, по доверенности № 35 от 27.07.2020;

от ответчика – предст. ФИО5, по доверенности от 11.01.2021 (после перерыва не явился); предст. ФИО6, по доверенности от 21.09.2020; предст. ФИО7, по доверенности от 19.11.2020; предст. ФИО8, по доверенности от 28.04.2021 (после перерыва не явился);

от иных лиц – не явились;

В судебном заседании, открытом 01.06.2021, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 08.06.2021 до 14 часов 30 минут, информация о котором размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru. 

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ответчику об обязании АО "Арконик СМЗ" прекратить незаконное использование полезной модели алюминиевой двухслойной бобины, принадлежащей ООО "Анкор" как патентообладателю на основании патента от 12.09.2019; обязании АО "Арконик СМЗ" произвести выплату компенсации за нарушение патентных прав в размере 25 510 600 руб. 00 коп. 

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Исследовав материалы дела, оценив доказательства, представленные по делу, и заслушав пояснения представителей сторон, эксперта в процессе рассмотрения дела, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что истец (ООО «Анкор») является патентообладателем на производство алюминиевой бобины по патенту № 192312 от 12.09.2019 с приоритетом полезной модели от 30.05.2019 и сроком действия исключительных прав до 30.05.2029. Как пояснил истец, указанный патент был получен, в связи с истечением срока действия предыдущего патента № 54364 на ту же полезную модель.

Как указывает истец в исковом заявлении, после расторжения договора с ответчиком в 2019 году, последний запустил производство собственной алюминиевой бобины (шпули).

По мнению истца, ответчик, имея в распоряжении в течении длительного времени в качестве поставляемого товара образец запатентованной полезной модели (шпули), принял решение о запуске собственного производства аналогичного изделия по техническим параметрам и характеристикам полезной модели истца, что нарушает исключительные права истца на полезную модель.

В этой связи истец направил ответчику уведомление № 299 от 26.11.2019 о нарушении исключительных прав, в ответ на которое ответчик сообщил, что в результате исследования независимой экспертной организацией вопроса об использовании в производимых АО «Арконик СМЗ» алюминиевых шпулях полезной модели по патенту РФ № 192312, установлено, что полезная модель РФ по патенту № 192312 не использована в изделии АО «Арконик СМЗ», поскольку шпуля не содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте истца. Кроме того, ответчик сообщает об отличиях производимой им алюминиевой шпули.

Указанное явилось основанием обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ установлено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как следует из содержания формулы полезной модели к патенту РФ № 192312 с датой приоритета от 30.05.2019, зарегистрированному 12.09.2019:

«1. Алюминиевая двухслойная бобина, содержащая профилированную ленту, свернутую в спираль с наложением краев ленты друг на друга и образующую внешнюю цилиндрическую и внутреннюю ребристую поверхности, образованную продольными гофрами Ω-образной формы, обращенными полукруглой частью формы вовнутрь бобины, а плоскими частями формы с цилиндрическими участками, выполненными с осевыми зазорами между ними, - на внешнюю сторону бобины, отличающаяся тем, что выполнены следующие соотношения размеров бобины:

С=(0,2-0,4) В, 

R1 =(0.4+0.6) В,

где – В – ширина цилиндрического участка, 

С – ширина осевого зазора,

R1 – радиус скругления гофра.

2. Алюминиевая двуслойная бобина по п. 1, отличающаяся тем, что профилированная лента навита в два слоя со сдвигом каждого следующего слоя наполовину относительно ширины профилированной лент, при этом продольные гофры Ω-образной формы, расположенные на внешней цилиндрической поверхности бобины, выполнены с размерами внутренней части, соответствующими размерам внешней части продольных гофр Ω-образной формы, расположенных на внутренней ребристой поверхности бобины.

3. Алюминиевая двухслойная бобина по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что профилированная лента, выполненная с гофрами Ω-образной формы в сечении, навита в два слоя со сдвигом каждого следующего слоя наполовину относительно ширины профилированной ленты с последующим формированием внешней цилиндрической и внутренней ребристой поверхностей, при этом гофры Ω-образной формы, расположенные на внешней цилиндрической поверхности бобины, выполнены с размерами внутренней части, соответствующими размерам внешней части гофр Ω-образной формы, расположенных на внутренней ребристой поверхности бобины.

4. Алюминиевая двухслойная бобина по п. 3, отличающаяся тем, что слои профилированной ленты выполнены одинаковой толщины.»

В целях определения факта использования ответчиком при производстве изделия «Алюминиевая витая шпуля» каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 1921312, судом по ходатайству истца назначена экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному ООО «Агентство оценки и экспертизы. Независимость» ФИО9.

При этом, назначая экспертизу, суд в определении от 01.12.2020, обязал ответчика предоставить в распоряжение эксперта спорное изделие на территории АО «Арконик СМЗ».

Как следует из пояснений представителей сторон и эксперта в судебном заседании 3 образца изделия для исследования были отобраны представителями истца на складе ответчика из большого многочисленного количества производимой ответчиком спорной продукции.

В присутствии представителей сторон экспертом были произведены замеры ширины цилиндрического участка – «В» и ширины осевого зазора – «С» двух отобранных образцов. Для получения более точных результатов соотношения замеров, были произведены 10 замеров гофр каждого образца при различной температуре воздуха, замеры производились калиброванным штангельциркулем. Для определения радиуса скругления гофра R1 был применен композиционный оттискный (слепочный) материал под названием «Компар». Полученный оттиск был исследован на предмет наличия в изделии «Алюминиевая витая шпуля» радиуса скругления гофра и соотношения размеров бобины.

Руководствуясь положениями статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации, экспертом описаны и показаны графически признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели к патенту № 192312, и признаки, присущие  изделию, выпускаемому ответчиком.

В частности экспертом указано, что скругление гофра образовано тороидальной частью имеет постоянную кривизну с радиусом R1; внутренняя поверхность гофра изделия «Алюминиевая витая шпуля» производства АО «Арконик СМЗ» не имеет радиус скругления, поскольку центр скругления не находится на равном расстоянии от любой его точки.

Проводя сравнительный анализ признаков содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели к патенту № 192312, и признаков, присущих  изделию, выпускаемому ответчиком, экспертом установлено, что ответчиком не используются при производстве изделия «Алюминиевая витая шпуля» соотношения размеров бобины С/В, поскольку в изделии ответчика используются размеры 0,457 и 0,473, которые выходят за пределы указанного в формуле соотношения размеров бобины: С=(0,2-0,4) В. Более того, внутренняя поверхность гофра изделия «Алюминиевая витая шпуля» производства АО «Арконик СМЗ» не имеет радиус скругления.

Таким образом, экспертом сделан вывод о том, что в изделии «Алюминиевая витая шпуля» производства АО «Арконик СМЗ» не использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели «Алюминиевая двухслойная бобина» по патенту № 192312.

Явившаяся в судебное заседание по вызову суда эксперт ФИО9 пояснила суду и представителям сторон, что какие-либо установленные методы исследования в данном случае отсутствуют, измерения производились штангельциркулем, имеющем шкалу деления в миллиметрах.

Доводы истца о проводимых им самостоятельно замерах и полном соответствии алюминиевой витой шпули производства ответчика признакам полезной модели к патенту № 192312, судом не принимаются, поскольку проводимое истцом исследование не является независимым и проведение истцом измерений иным способом само по себе не является более достоверным по сравнению с методом исследования, использованным экспертом. Именно для целей устранения разногласий каждой из сторон, судом была назначена экспертиза, проведение которой поручено опытному квалифицированному специалисту.

Возражая против проведенного метода исследования и используемых при проведении исследования инструментов, истец указал на отсутствие обоснования выбранной методики, использования двух образцов изделия вместо трех, выбора инструмента, невозможности произвести измерения радиуса R1 в цеху; исходя из погрешностей измерения практически нет двух одинаковых гофр, что свидетельствует о некачественной процедуре изготовления оттиска; результаты сравнительного анализа являются, по мнению истца, противоречивыми и свидетельствуют об отсутствии всестороннего и полного исследования.

Указанные доводы заимствованы истцом из составленного по его поручению заключения специалистов НП «СРО судебных экспертов» от 14.04.2020, в котором специалисты отразили неточности как поставленного судом (с учетом мнения сторон) вопроса, так и выводов эксперта, отразив недостатки проведенного исследования.

Между тем, изложенные доводы специалистов НП «СРО судебных экспертов» являются одним из мнений, приведенных на основе анализа результата деятельности эксперта, также являющейся патентным поверенным, и обладающей необходимыми знаниями и опытом в соответствующей области, являющейся судебным экспертом более 19 лет. 

После заслушивания пояснений эксперта, от истца поступило письменное ходатайство о назначении повторной экспертизы, проведение которой истец просил поручить экспертам АНО «Судебный эксперт» и поставить на разрешение эксперта тот же вопрос, который был задан судом при назначении экспертизы. При этом, истец предлагал использовать иной метод исследования, который, по его мнению, отразит совпадение всех признаков полезной модели.

Представители ответчиков возражали против назначения повторной экспертизы.

В обоснование необходимости назначения повторной экспертизы истец указывает, что экспертом не обосновано применение при исследовании штангельциркуля и невозможность сделать оттиск в цехе, причины обращения к суду с ходатайством о направлении образцов в независимую лабораторию, отсутствие указания на срок годности и дату распаковки материалов для изготовления слепка и иные обстоятельства, которые, по мнению истца, нуждаются в повторном исследовании. Более того, экспертом сделан слепок с наружной части поверхности шпули.

Между тем, пояснения на указанные в ходатайстве замечания, в том числе о возможности и причинах использования штангельциркуля, отсутствия законодательно установленных методик проведения исследований, желании истца направить образцы в независимую лабораторию, изготовления оттиска, используемых материалах, а также об изготовлении слепка с наружной поверхности бобины исходя из описания формулы полезной модели к патенту РФ № 192312.

Изучив экспертное исследование, а также доводы, изложенные истцом в ходатайстве о назначении повторной экспертизы, суд не находит оснований не доверять примененным экспертом методам исследования и используемым при проведении экспертизы материалам, сомнений в обоснованности и полноте приведенных выводов у суда не имеется. Суд находит экспертное заключение в достаточной степени обоснованным исследованными обстоятельствами, мотивированным, полным и всесторонним. 

Более того, на вопрос эксперту о причинах осуществления слепка с наружной части поверхности шпули, эксперт указала, что именно такое описание содержится в формуле полезной модели.

Довод истца о наличии радиуса скругления во внутренней части бобины, и отсутствие такого скругления на внешней (где экспертом и произведены измерения), судом не принимается, поскольку формула полезной модели не содержит описания каждого (внутреннего и внешнего) радиуса R1 по отдельности, в том и в другом случае он одинаков.

Довод истца о деформации поверхности гофры после ее использования и совпадения в таком случае каждого признака полезной модели несостоятелен, поскольку имеет вероятностный характер и не отвечает целям проводимого исследования.

В связи с вышеизложенным, суд не находит основания для удовлетворения ходатайства истца о назначении повторной экспертизы, в связи с чем, в удовлетворении ходатайства истца следует отказать.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

В силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив и исследовав обстоятельства по делу в совокупности с представленными доказательствами и пояснениями каждой из сторон, а также принимая во внимание результаты судебной экспертизы, суд приходит к выводу, что в производимом ответчиком изделии использованы не все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели к патенту РФ № 192312, что  не может квалифицироваться как нарушение патентных прав. 

В силу положений статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации право требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права возникает у правообладателя при доказанности факта правонарушения, который в данном случае не доказан.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении исковых требований об обязании ответчика прекратить незаконное использование полезной модели и произвести выплату компенсации за нарушение патентных прав в размере 25 510 600 руб. 00 коп. следует отказать.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, в том числе расходы по государственной пошлине, на оплату услуг экспертизы подлежат отнесению на истца.

      Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176, 180, 181, 110, ч. 1 ст. 259, ч. 3 ст. 319   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

Р Е Ш И Л:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца после его принятия судом первой инстанции с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

Е.В. Шлинькова