АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«28» августа 2020 года.    Дело № А53-9229/2020

Резолютивная часть решения объявлена   «26» августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен            «28» августа 2020 года.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комурджиевой И.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью «Эмэлджи Аутдор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о понуждении к прекращению использования товарного знака, взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель в судебное заседание не явился;

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности от 10.01.2020, паспорт. 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Эмэлджи Аутдор» (именуемый истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл» (именуемый ответчик)   об обязании прекратить незаконное использование в хозяйственном обороте товаров, маркированных обозначениями, включающими изобразительный элемент, а также сходные с ним до степени смешения обозначения, в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 классов МКТУ и однородных с ними товаров и услуг на сайте.

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечил, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил.

Представитель ответчика в судебном заседании выступил с пояснениями, возражал относительно удовлетворения заявленных требований, поддержал доводы, изложенные в отзыве приобщенные к материалам дела, просил суд отказать в иске.

Спор рассматривается в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

В обоснование заявленного требования истец ссылается на то, что на интернет-странице https://kristall-chevrolet.ru/chevrolet-niva/photo/, расположенной на сайте администратором которого является общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» , истцом обнаружено и зафиксировано нарушение ответчиком исключительных прав на изобразительный товарный знак №654683, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «Эмэлджи Аутдор».

Административно-правовые характеристики товарного знака № 654683

Номер государственной регистрации: 654683

Номер заявки: 2017728839

Дата истечения срока действия исключительного права: 17.07.2027

Приоритет: 17.07.2017

Дата подачи заявки: 17.07.2017

Дата государственной регистрации: 03.05.2018

Дата публикации: 03.05.2018 

В рамках законодательства о нотариате и процессуального законодательства истцом осуществлено нотариальное заверение тех страниц сайта ответчика, на которых присутствует нарушение прав на указанный товарный знак, а также составлен нотариальный протокол осмотра этих страниц.

Сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, представленного на сайте ответчика и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака №654683 установлено истцом по признаку графического сходства доминирующего элемента (п.43,44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482), кроме того, деятельность, позиционированная на вышеуказанном сайте, маркирована обозначением «NIVA» в сочетании с элементом, сходным до степени смешения с товарным знаком №654683, и является однородной товарам 16 и услугам 35 классов этого товарного знака.

Поскольку договоры на реализацию , предложение к продаже товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака № 654683, рекламу этих товаров и услуг с ответчиком истец не заключал и не давал согласие на оповещение потребителей о товарах, маркированных изобразительным обозначением и иных товаров, маркированных обозначением, включающим изобразительный элемент 4х4, действия ответчика, по мнению истца, следует квалифицировать как нарушившее исключительных прав на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг.

Названные обстоятельства послужили основанием для предъявления требований согласно п.п. 3,4 ст. 1515, п.3. ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации об обязании ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте товаров, маркированных обозначениями, включающими изобразительный элемент исключительных прав.

В обоснование возражений в отзыве ответчик ссылается на то, что не совершал действий, связанных с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров и услуг по 16, 19, 35 классам МКТУ с использованием товарного знака № 654683. В нотариально-удостоверенном протоколе осмотра доказательств от 22.11.2019 г. Маркировка в виде графического изображения 4x4 нанесена непосредственно заводом –изготовителем - ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» на автомобили НИВА, которые представлены в виде фотографий автомобилей на сайте ООО «Кристалл», изображения 4x4 нигде кроме нанесения непосредственно на автомобили заводом-изготовителем не присутствуют. Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» является дилером завода-изготовителя ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в соответствии с дилерским договором (договором о продажах и услугах Дилера) № 1000804-1 от 07.04.2017, по условиям которого дилер обязуется продавать и рекламировать автомобили ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», его программы и рекомендованные заводом программы (п.п.2.3.1. ,2.3.2.,2.3.3 дополнительных положений к договору).

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительного права и его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, правообладателем исключительного права на изобразительный товарный знак №654683

является ООО "ЭмЭлДжи Аутдор» ИНН 

<

***> (номер государственной регистрации: 654683, номер заявки: 2017728839, дата истечения срока действия исключительного   права: 17.07.2027, приоритет: 17.07.2017,   дата   подачи заявки: 17.07.2017,      дата      государственной      регистрации: 03.05.2018,дата публикации: 03.05.2018). 

Правовая охрана предоставлена данному товарному знаку в отношении товаров и услуг по классам 16 (Бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские), 19 (Материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; памятники неметаллические) и 35 (Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная) Международной классификации товаров и услуг.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «ЭмЭлДжи Аутдор» основным видом деятельности общества является: «деятельность рекламная», также в выписке обозначено 156 дополнительных видов деятельности.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» основным видом деятельности общества является «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах», и 12 дополнительных видов: «Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами», «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая» , «Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе» и др. виды деятельности, связанные с реализацией транспортных средств.

Из анализа видов деятельности истца и ответчика следует, что виды деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЭмЭлДжи Аутдор» и общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» не совпадают.

Как указал истец, товарный знак представляет собой графическое «стилизованное» исполнение сочетания двух перекрещивающихся цифр

Между тем , обозначение «4x4» является общепринятым для обозначения колесной формулы (условное обозначение общего числа колёс транспортного средства и числа ведущих колёс двумя числами: [общее число колёс] x [число ведущих колёс]) полноприводных транспортных средств. В общедоступных источниках данное изображение имеет следующее обозначение : «из 4-х колес автомобиля все 4 - ведущие» или «общее название полного привода, как работа 4 колес из 4, то есть крутящий момент передается на все колеса, из имеющихся.», «Автомобиль, обладающий полным приводом, имеет колёсную формулу, где оба числа одинаковы (4 x 4).». Данное обозначение (изображение) закреплено как в научной литературе в области автомобильной промышленности и транспортного машиностроения, общедоступных источниках , а также в т.ч. международных стандартах как обозначение ( изображение) колесной формулы .

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу указанной нормы упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака, само по себе не является использованием этого знака, особенно в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован.

Использование словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением драв на товарный знак при соблюдении следующих условий: такое обозначение используется (1) не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ); (2) в словарном значении; (3) в письменных публикациях или устной речи, (4) не создает вероятность смешения и, как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Проанализировав зарегистрированный истцом изобразительный элемент (товарный знак) с изобразительными элементами на сайтах ответчика, суд приходит к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения по всем признакам. Указанное изображение было использовано ответчиком для обозначения колесной формулы автомобиля, при этом, не использовалось в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца. Суд не может согласиться с доводом истца о том, что ответчик использует товарный знак в рекламной деятельности, учитывая, что не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте производителя или продавца данных товаров, а также на страницах производителя или продавца данных товаров в социальных сетях в Интернете, если указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта или соответствующей страницы в социальной сети об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, также не является рекламой информация о хозяйственной деятельности компании, акциях и мероприятиях, проводимых данной компанией, и т.п. Данный подход изложен в Письме ФАС России от 21.12.2018 N АК/105192/18 "Об информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: www.avito.ru, www.voula.ru .

Оценивая представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и используемым ответчиком обозначением.

Истцом в соответствии со ст. 65 АПК РФ в материалы дела не было представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака , в отношении которого предоставлена правовая охрана.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака .

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что истец с даты регистрации товарного знака N 654683 ( с 03.05.2018) в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 класса МКТУ и до настоящего времени является производителем или лицом, осуществляющим оборот указанных товаров и оказания услуг с использованием товарного знака.

Основным видом деятельности истца является рекламная деятельность (73.1). При этом, истец при осуществлении своей деятельности для индивидуализации оказываемых услуг товарный знак N 654683 с момент регистрации товарного знака не использует, соответствующих доказательств использования материалы дела не содержат.

Таким образом, с учетом приведенных выше обстоятельств, суд приходит к выводу, что целью регистрации товарного знака N 654683 являлось не его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь для запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Принимая во внимание, что целью регистрации товарного знака N654683 являлось не его использование истцом (самостоятельно или с привлечением третьих лиц), а лишь запрещение третьим лицам использовать соответствующее обозначение, учитывая непредставление истцом доказательств, подтверждающих использование товарного знака с даты регистрации и до принятия судебного акта, суд, с учетом положений статьи 10 ГК РФ, приходит к выводу о злоупотреблении истцом своим правом, что является основанием для отказа в защите принадлежащего ему права. 

На основании изложенного, в удовлетворении исковых требований следует отказать. 

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

Истцом при подаче искового заявления по платежному поручению № 31 от 23.01.2020 оплачена государственная пошлина в сумме 6 000 рублей.

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового заявления в сумме 6 000 рублей, подлежат отнесению судом на истца, поскольку в удовлетворении заявленных требований отказано.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяКомурджиева И. П.