Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13767/2019

17 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  14 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  17 октября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Моделист" (ОГРН:  1037825014303; 1037825014303; 1037825014303)

ответчик: Индивидуальный предприниматель Ежов Дмитрий Евгеньевич (ОГРН:  314784730000163; 314784730000163; 314784730000163; 314784730000163)

о защите исключительных прав на товарный знак 

при участии

от истца: представитель ФИО3 (доверенность от 03.06.2019)

от ответчика: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Моделист" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак «TRAMPETER» по свидетельству №593955 от 08.11.2016 (приоритет от 19.10.2015) с требованием:

- изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика все экземпляры контрафактной продукции (товары, этикетки, упаковки, составные части товара), на которых размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение товарного знака;

- взыскать с ответчика в пользу истца 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на неправомерное использование ответчиком товарного знака истца путем реализации им в магазинах «МИР МОДЕЛЕЙ» по адресу: СПб, Комендантский пр., д. 11, секция В108 и СПб, ул. Марата, д. 86, секция 237 контрафактной продукции (сборные масштабные модели), на упаковках которой размещены товарные знаки истца.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на недоказанность факта маркировки реализуемого товара спорным обозначением (товарным знаком), ответчик не производит реализацию продукции в представленной на фотографии упаковке; обозначение товарного знака является общеизвестным и использовалось в деятельности продавцов масштабных моделей задолго до даты приоритета ТЗ - 2015 года, истец не производил и не производит товары, входящие в 28 класс МКТУ, не вводит товар с использованием товарного знака в гражданский оборот, а закупает его у поставщика, который реализует товар, приобретенный им в Китае у иностранного производителя - «TRAMPETER MODEL CHINA Zhonghan Yatai Electric Appliances Co, Ltd, до регистрации товарного знака истец не состоял в договорных отношениях с китайским производителем, следовательно, не мог не знать об использовании товарного знака иными лицами как на территории РФ, так и за ее пределами. Действия истца по подаче настоящего иска направлены на причинение вреда ответчику и устранению его с товарного рынка по продаже сборных масштабных моделей, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права.

В связи с изменением места проведения судебного заседания рассмотрение дела отложено.

Истец поддержал заявленные требования, представил письменную позицию  на доводы ответчика, а также приобщил к материалам дела экземпляры спорной продукции, закупленной у ответчика.

Ответчик в судебное заседание 14.10.2019 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Дело рассмотрено в отсутствии надлежаще извещенных ответчика и третьего лица в соответствии со статьями 121, 123, 156 АПК РФ.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Истец является правообладателем товарного знака «TRAMPETER» по свидетельству №593955 от 08.11.2016 (приоритет от 19.10.2015) и товарного знака «МОДЕЛИСТ MODELIST» по свидетельству №343548 от 08.02.2008 (приоритет от 01.12.2006) в отношении товаров (услуг), входящих, в том числе в 28 класс МКТУ: игрушки с подвижными частями, игры, игры настольные, игры-конструкторы, макеты (игрушки), модели (игрушки), модели масштабные сборные (игрушки), модели транспортных средств масштабные, пазлы, фигурки (игрушки).

Истец в ноябре 2018 года обнаружил, что ответчик совершает нарушение исключительных прав на товарный знак  №593955 («TRAMPETER») путем реализации ответчиком в магазинах «МИР МОДЕЛЕЙ», расположенных по адресу: СПб, Комендантский пр., д. 11, секция В108 и по адресу: СПб, ул. Марата, д. 86, секция 237 контрафактной продукции (сборные масштабные модели), на упаковках которой размещены товарные знаки истца.

Полагая, что ответчик при реализации контрафактной продукции нарушает исключительные права истца путем использования тождественного изображения на упаковках контрафактных товаров, ответчику была направлена претензия от 08.12.2018 с требованием прекратить нарушение исключительных прав истца и уплатить компенсацию.

Неисполнение указанных требований послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Статьей 10.bis Парижской «Конвенции по охране промышленной собственности» от 20 марта 1883 г. установлено:

«(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

(3) В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров».

В соответствии с п.п. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся товарные знаки. 

Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно подпунктам 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Кроме того, в пункте 4 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. 

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. 

В подтверждение факта реализации ответчиком спорной продукции истцом представлены кассовый чек  №15 от 20.11.2018 и товарный чек №МР-10408 от 20.11.2018 (склеиваемая пластиковая модель Немецкий танк Тигр 1 с покрытием» на сумму 1 690 руб.), кассовый чек №4 от 20.11.2018 и товарный чек №ВG-6216 от 20.11.2018, (склеиваемая пластиковая модель Немецкий танк «Королевский тигр» с башней» на сумму 560 руб.). Представленные чеки содержат сведения о наименовании и ИНН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика,  сведения об уплаченной за товар сумме, дате заключения договора розничной купли-продажи, а также иные сведения. 

Также истцом представлена продукция (модель «Немецкий танк Тигр 1 с покрытием» артикул ТР-09540 и модель «Немецкий танк Королевский тигр» с башней» артикул ТР-07291К). На упаковках данной продукции содержатся реквизиты, позволяющие определить продавца как ответчика (наименование магазина «Мир Моделей», наименование продавца (ИП ФИО2), стоимость товара (1 690 руб. и 560 руб.), дату составления ценников на товары (23.08.2018 и 23.10.2018). 

Кроме того, на упаковках спорной продукции содержится комбинированное обозначение со словесным элементом «TRAMPETER», которое при сопоставление с товарным знаком истца по признакам графического, звукового и смыслового значения, а также общего зрительного впечатления с позиции специального потребителя,  позволяет сделать вывод о том, что обозначение, используемое на упаковках закупленного у ответчика товара при продвижении аналогичной продукции, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, что в совокупности представленных доказательств по делу подтверждает факт использования ответчиком спорного средства индивидуализации в отношении аналогичной продукции.

Руководствуясь восприятием товарного знака и реализуемой ответчиком продукции, учитывая графическое, звуковое и смысловое сходство спорного обозначения, используемого на упаковке аналогичных товаров, а также общее впечатление, которые производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг, суд приходит к выводу, что имеется возможность реального смешения спорной продукции в глазах потребителей.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив довод сторон в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта неправомерного использования ответчиком товарного знака без разрешения правообладателя и наличия оснований для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Доводы ответчика судом отклоняются, поскольку документально не подтверждены и опровергаются доказательствами, свидетельствующими об обратном.

Исходя из характера спора о защите исключительных прав на товарный знак на истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему исключительных прав и использования данных прав ответчиком, на ответчике - выполнение им требований действующего законодательства при использовании товарного знака.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ, статьи 401 ГК РФ ответчик не представил доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование товарных знаков; не доказал, что спорный товар ему не принадлежал и не был им реализован. В силу положений статей 1484, 1515 ГК РФ факт продажи товара, упаковка которого имеет обозначение товарного знака, является самостоятельным использованием и нарушением исключительных прав на товарный знак и не зависит от действий третьего лица (изготовителя товара или производителя упаковки). Ответчик не представил доказательств приобретения у третьих лиц спорного товара, введенного в гражданский оборот правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ). 

Конституционный суд РФ в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П указал на то, что «лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, – с тем, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты – должно получить необходимую информацию от своих контрагентов». 

Соответственно, ответчик мог предпринять меры по проверке сведений о товарных знаках, что бы убедиться в том, что товар не является контрафактом, однако таких мер предпринято не было. 

Ответчик является хозяйствующим субъектом и как участник гражданского оборота должен был предвидеть возможность наступления негативных последствий, связанных с использованием товарных знаков истца как посредством закупки у третьего лица спорного товара, на котором имеются спорные обозначения товарных знаков, так и посредством реализации (продажи) товара, что является одним из способом введения его в гражданский оборот, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, индивидуализирующие аналогичную продукцию истца.

Следовательно, реализация ответчиком спорного товара с изображением зарегистрированного в отношении аналогичной продукции товарного знака, без разрешения правообладателя является нарушением его исключительных прав на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Доказательств признания недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, предоставления правовой охраны товарному знаку истца посредством признания недействительным решения о государственной регистрации указанного товарного знака (пункта 2 статьи 1499) или основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481), не представлено.

Предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено и недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны не признано. В случае признания недействительным в течение срока действия правовой охраны исключительного права на товарный знак, действующего в период допущенного нарушения, являющегося предметом настоящего спора, в связи с признанием в установленном порядке действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака,  злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, заинтересованное лицо в целях применения последствий, указанных в статье 1512 ГК РФ,  не лишено возможности обратиться в суд о пересмотре судебного акта в порядке главы 37 АПК РФ.

Из материалов дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, не следует вывода о том, что в действиях истца по государственной регистрации товарного знака имеются признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).

Доказательств того, что действия истца направлены исключительно на причинение вреда ответчику, и, что истец действовал в обход закона с противоправной целью, а также иным образом заведомо недобросовестно осуществлял гражданские права, не представлено, поэтому действия истца по защите его исключительного права на обозначение, которое до даты приоритета товарного знака не являлось общеизвестным понятием и доказательств обратного не представлено, не являются в данном случае злоупотреблением последним своим правом. 

Реализация права на защиту исключительного права на товарный знак совершена истцом до момента подачи заявления о признании регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией, нарушающей антимонопольное законодательство, в связи с чем, требования истца о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до рассмотрения вопроса в УФАС, подлежат разрешению по существу.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

С учетом фактических обстоятельств истец считает возможным осуществить восстановление своих прав и компенсацию убытков за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации  в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому истец вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака»

В качестве одного из способов защиты нарушенного права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака способом, предусмотренным пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ в виде компенсации, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в размере 300 000 руб.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что товар, содержащий в себе обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, был введен в гражданский оборот и реализован конечному потребителю, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичной продукции.

Ответчик является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, обладает необходимыми средствами и ресурсами для получения информации об объектах интеллектуальной деятельности в открытом доступе.

С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака, ответчик должен был избегать возможности реализации на территории РФ введенной в гражданский оборот продукции, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с иными средствами индивидуализации юридического лица, зарегистрированными в качестве товарных знаков.

Однако в нарушение положений статьи 401 ГК РФ ответчик не проявил должную степень заботливости и осмотрительности при использовании средств индивидуализации, а напротив, без договора использовал товарный знак истца с целью получения незаконных конкурентных преимуществ на соответствующем товарном рынке. 

Кроме того, действия по реализации товара предоставляли ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на нелицензионную продукцию, вводимую в гражданский оборот без получения разрешения правообладателя в отношении спорного средства индивидуализации.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения (неоднократная продажа продукции), степень вины нарушителя, суд приходит к выводу, что истребуемый размер компенсации отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушенного обязательства, а потому подлежит взысканию в размере 300 000 руб. исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак истца. 

Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд полагает разумной и не обладающей признаками чрезмерности.

Что касается требований об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика всех экземпляров контрафактной продукции (товары, этикетки, упаковки, составные части товара), на которых размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение товарного знака, то суд не установил оснований для удовлетворения иска в этой части, поскольку документальных подтверждений наличия у ответчика аналогичной продукции, маркированной товарным знаком истца, не представлено. Иск о понуждении к исполнению обязательства в натуре без указания конкретных сведений о контрафактной продукции носит абстрактный характер, что не соответствует требованиям реальности и обязательности исполнения судебного акта.   

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Моделист"  300 000 руб. компенсации, а также 9 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                      Евдошенко А.П.