Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(мотивированное)

Дело № А56-118303/2023

11 марта 2024 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселева А.О.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (127410, ГОРОД МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 43, СТР.2, ОГРН: 5087746235836, Дата присвоения ОГРН: 13.10.2008, ИНН: 7715719854)

к обществу с ограниченной ответственностью «Нева-Хим» (194354, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ, ХУДОЖНИКОВ ПР-КТ, Д. 2, К. 1, ЛИТЕРА А, КВ. 17, ОГРН: 1157847345490, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2015, ИНН: 7806200657)

о взыскании,

установил:

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Нева-Хим» (далее – Ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Эпофениплен» в размере 500 00 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере  13 000 рублей.

Определением от 14.12.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Документы, подтверждающие надлежащее извещение сторон по делу, в порядке требований ст. 123 АПК РФ, в материалах дела присутствуют.

Ответчиком был направлен отзыв с возражения, заявление о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, а также заявление о фальсификации доказательств. 

Возражения Ответчика в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства судом отклонены ввиду отсутствия процессуального обоснования для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в порядке положений ст. 226, ч. 5 ст. 227 АПК РФ.

15.02.2024 г. по результатам рассмотрения искового заявления было принято решение в виде резолютивной части.

Кроме того, в порядке положений ст. 179 АПК РФ суд полагает возможным устранить технические ошибки в п. 3 Решения в виде резолютивной части: вместо компенсацию за незаконное использование товарного знака «Эпофениплен» в размере 500 000 рублей» ошибочно указана компенсацию за незаконное использование товарного знака «Эпофениплен» в размере 50 000 рублей». Данная ошибка является технической, учитывая, что требование о возмещении судебных расходов по оплате государственной пошлины удовлетворено в полном объеме, равно как было отказано в удовлетворении требований Ответчика в части взыскания судебных издержек по оплате юридических услуг.   

Истца было направлено заявление о составлении мотивированного текста судебного акта, в связи с чем в порядке положений ч. 2 ст. 229 АПК РФ судом изготовлено мотивированное решение по делу.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Согласно пояснениям Истца, АО «НИКИМТ-Атомстрой» является правообладателем товарного знака «Эпофениплен», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству №439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности (https:/vwwl.fips.rn/registers-doc-view/fips_servlet), представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» 439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01- вещества химические для изготовления красок.

02- краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы откоррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

Истец указывает, что 06.04.2022 в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет было установлено, что ООО «Нева-Хим» неправомерно использует Товарный знак путем предложения к продаже на своей странице в сети Интернет по адресу: http://nevahim.ru/khimostojkie-benzomaslostojkie/item/430-ep-5285 продукции: эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, содержащее указание на словесное обозначение  Товарного знака, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, в отсутствие каких-либо правовых оснований для использования Товарного знака для индивидуализации предлагаемого к продаже товара.  

По мнению Истца, в данном случае предложение к продаже было выражено в размещении Ответчиком информации о возможности приобретения эмали ЭП-5285, сопровождаемое словом «Эпофениплен», сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Таким образом, сам факт использования Ответчиком Товарного знака в предложении товара к продаже без согласия правообладателя, свидетельствует о нарушении последним исключительных прав Истца на товарный знак.

В данном случае Товарный знак использовался Ответчиком для индивидуализации предлагаемой к продаже эмали ЭП-5285, поскольку действия Ответчика свидетельствуют о том, что цель размещения спорного обозначения в предложении к продаже заключалась в привлечении внимания потребителей к указанному товару, то есть для его индивидуализации и введения в гражданский оборот.

Кроме того, на странице Ответчика в сети Интернет по адресу: http://nevahim.ru/zavod-alkidnykh-i-sudovykh-lkm-neva указано следующее: «Санкт-Петербургский лакокрасочный завод является современным производством по изготовлению лакокрасочных материалов различного назначения и применения. НЕВА-ХИМ ЗАВОД СУДОВЫХ Л КМ производит и реализует оптом и в розницу специальные лакокрасочные материалы, огнезащитные составы и краски, растворители, отвердители, пигменты, герметики и многие другие материалы для строительства и ремонта, ЛКМ для покраски машин, судов, оборудования и многого другого. Лакокрасочная продукция в полном объеме представлена в каталоге на нашем сайте».

19.04.2022 Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия от 14.04.2022 №039/70/2022-ПРЕТ с требованиями прекратить незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, этикетки, упаковку товара, на которых размещен незаконно используемый Товарный знак, а также в течение 30 дней с даты направления претензии выплатить АО «НИКИМТ-Атомстрой» компенсацию за незаконное использование Товарного знака в размере 500 000 рублей.

Претензия была получена Ответчиком 26.05.2022, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 11157870016245.

Однако, претензия Ответчиком не была удовлетворена: незаконное использование Товарного знака продолжалось Ответчиком вплоть до января 2023 г. компенсация за незаконное использование Товарного знака не выплачена.

При определении размера компенсации за незаконное использование Товарного знака на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (500 000 рублей) Истец исходил из следующего.

Истцом с ЗАО «ПКФ Спектр» 15.12.2012 был заключен лицензионный договор №80999-12 (далее - Договор). Предметом Договора (п. 1.1) являлось предоставление права использования Товарного знака.

Согласно п. 3.1 Договора размер лицензионного вознаграждения составляет 5 % от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 «Эпофениплен» или другой продукции под товарным знаком «Эпофениплен» при среднемесячной продаже до 5 т/мес, и 6 % при среднемесячной продаже от 5 до 10 т/мес.

Пунктом 2.7 Договора была предусмотрена обязанность Лицензиата ежеквартально предоставлять Лицензиару письменные отчеты об использовании Товарного знака.

Согласно представленным ЗАО «ПКФ Спектр» отчетам об использовании Товарного знака за период с 2013 по 2019 года (28 отчетов за 7 лет) сумма лицензионного вознаграждения составила 2 668 979,48 рублей. Средняя сумма вознаграждения за один год составляет: 2 668 979,48 рублей/7 л. = 381 282,78 рублей.

Таким образом, сумма компенсации за незаконное использование Товарного знака (500 000 рублей), которую Истец просит взыскать с Ответчика на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, не превышает двукратный размер стоимости права использования товарного знака (381 282,78 руб. х 2 = 762 565,57 руб.) и находится в пределах компенсации, установленной пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В обоснование своей позиции на исковое заявление Ответчик представил отзыв, согласно которому возражает против удовлетворения требований в полном объеме, просит взыскать судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей по следующим основаниям.

По мнению Ответчика, решением Арбитражного суда Тверской области от 30.10.2023 по делу № А66-857/2023 имеет важное значение для правильного рассмотрения настоящего дела № А56-118303/2023 по нижеследующим причинам: вышеуказанным решением подтверждается законный ввод эмали «Эпофениплен» в гражданский оборот и, следовательно, исчерпание исключительного права на товарный знак «Эпофениплен»; в вышеуказанном решении суд сослался на вступившие в законную силу судебные акты по делам № А40-30813/2022 и № А41-61767/2022, в рамках которых установлено, что ООО «НПФ СпецЭмаль», имеющее лицензионный договор (т.е. лицензиат), поставило эмаль «Эпофениплен» в адрес ООО «Спецэмаль». Данным обстоятельством дополнительно подтверждается факт введения товара в гражданский оборот и, следовательно, исчерпание исключительного права на товарный знак; в вышеуказанном решении суд сослался на вступившее в законную силу постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2023 № 10АП-6562/2023 по делу № А41-61767/2022 законное введение эмали «Эпофениплен» в гражданский оборот со стороны ООО «Спецэмаль».

Ответчик указывает, что эмаль «Эпофениплен» законно введена в гражданский оборот и, следовательно, исключительное право на товарный знак «Эпофениплен» исчерпано, постольку требования Истца противоречат статье 1487 ГК РФ и удовлетворению не подлежат.

Помимо возражений по существу спора, Ответчик также возражает и по размеру заявленных требований о взыскании компенсации. По мнению Ответчика, имеет место быть наличие смягчающих обстоятельств, а именно: вменяемое нарушение исключительного права являлось однократным, незначительная стоимость товара, отсутствие доказательств причинения каких-либо крупных (реальных) убытков правообладателю, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности Ответчика и не носило грубый характер.

Однако в рамках настоящего дела № А56-118303/2023 Истец в своем заявлении указывает на продолжительность использования товарного знака на сайте Ответчика около полугода, то есть в три раза меньше, следовательно, размер компенсации должен быть уменьшен еще в три раза до 66 667 рублей (200 000 рублей : 3 = 66 667 рублей).

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При обращении с требованием о защите исключительных прав истец в силу положений статьи 65 АПК РФ  должен доказать принадлежность ему исключительных прав, в защиту которых предъявляется соответствующее требование, а также факт нарушения этих прав ответчиком.

Согласно разъяснений, изложенных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» и п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт использования товарного знака при индивидуализации предлагаемой к продаже эмали ЭП-5285 документально подтвержден, тогда как доказательств передачи Ответчику прав на спорный товарный знак суду не представлено.

В силу статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, п. 3 ч. 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер компенсации определен Истцом в размере 500 000 рублей.

По мнению суда, заявленный размер компенсации является соразмерным и обоснованным, доказательств обратного в порядке положений ст. 65 АПК РФ Ответчиком не представлено. Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца, Ответчиком в материалы дела не представлено. Оснований для снижения размера компенсации суд с учетом заявления Ответчика не усматривает. 

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

С учетом приведенного, поскольку Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорного товарного знака, использование осуществлялось без согласия правообладателя и является нарушением его прав, арбитражный суд усматривает основания для удовлетворения иска в полном объеме.

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 227 – 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

1. Исправить техническую ошибку в абз. 1 п. 1 резолютивной части решения от 15.02.2024 г. по делу № А56-118303/2023 в части указания размера компенсации, читать размер компенсации верно 500 000 рублей.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нева-Хим» в пользу акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой»: 

- компенсацию за незаконное использование товарного знака «Эпофениплен» в размере 500 000 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере  13 000 рублей.

3. Требование общества с ограниченной ответственностью «Нева-Хим» о возмещении судебных издержек оставить без удовлетворения. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Киселева А.О.