ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А66-6814/2022

г. Вологда

30 октября 2023 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 октября 2023 года.

В полном объёме постановление изготовлено 30 октября 2023 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Шадриной А.Н., судей Колтаковой Н.А. и Ралько О.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

при участии от индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3 по доверенности от 05.05.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Артик Вуд» на решение Арбитражного суда Тверской области от 22 мая 2023 года по делу                              № А66-6814/2022,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (адрес:                    г. Тверь; ОГРНИП 316695200065759, ИНН 

<

***>; далее – Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Тверской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Артик Вуд» (адрес: 117105, 

<

...>, этаж 1 помещение 46;              ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее – Общество) о взыскании                    1 000 000 руб., в том числе 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на произведение дизайна, 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту                 № 127931.

Решением суда от 22 мая 2023 года исковые требования удовлетворены частично. С Общества в пользу Предпринимателя взыскано 250 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту № 127931 и 5750 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказано. С Предпринимателя в пользу Общества взыскано 58 500 руб. в возмещение расходов за проведение экспертизы. В результате зачета встречных требований сторон окончательно с Общества в пользу Предпринимателя взыскано 191 500 руб. компенсации за нарушение исключительных прав  на промышленный образец по патенту № 127931 и 5750 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Общество с решением суда не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование доводов жалобы ссылается на то, что в поставленных перед экспертом вопросах речь шла о проверке изделия, а не его изображения. Ходатайства ответчика  о проведении дополнительной и повторной экспертизы судом необоснованно отклонены. Взысканный судом размер компенсации не отвечает требованиям разумности и справедливости.    

Общество в отзыве на жалобу и представитель в судебном заседании  просят апелляционную инстанцию решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –              АПК РФ). 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Предприниматель является обладателем исключительных прав на промышленный образец «Диван» по патенту № 127931 с датой приоритета от 24.03.2021, а также обладает исключительными авторскими правами на соответствующий ему дизайн дивана (том 1 листы 11-15).

Произведение дизайна было создано творческим трудом ее автора - ФИО2, в результате чего у него возникло авторское право на произведение дизайна.

Предпринимателем был выявлен факт незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности без его разрешения при следующих обстоятельствах.

Так, в июне 2021 года, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, истцу стало известно о том, что Общество осуществляет деятельность по изготовлению, рекламе, предложению к продаже, продаже образцов мебели (диван), при этом по своим особенностям внешнего вида указанные изделия имитируют произведение дизайна и промышленный образец правообладателя, что подтверждается данными сайта https://artikwood.ru, а также страницами в социальных сетях «Facebook» (https://www.facebook.com/artikwood.ru),«Instagram»(https://www.instagram.com/artikwood/), «ВКОНТАКТЕ» (https://vk.com/artikwood), «Tik Tok» по адресу https://www.tiktok.com/@artikwood?lang=ru-RU.

Факты нарушения исключительных прав правообладателя засвидетельствованы скриншотами (том 1, листы 16–27).

Истец указал, что основанием для обращения с иском в суд стал факт незаконного использования ответчиком промышленного образца без согласия истца, путем предложения к продаже и реализации контрафактных изделий, в которых незаконно используются промышленные образцы.

Вопрос о сходстве до степени смешения между произведением дизайна, промышленным образцом, защищенным патентом Российской Федерации                № 127931, и изображениями образцов мебели, размещенными на сайте: https://artikwood.ru, страницах в социальных сетях «Facebook» (https://www.facebook.com/artikwood.ru),«Instagram»(https://www.instagram.com/artikwood/), «ВКОНТАКТЕ» (https://vk.com/artikwood), «Tik Tok» (https://www.tiktok.com/@artikwood?lang=ru-RU), по мнению истца, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Из визуального анализа образцов мебели «Диван «BROSCO», представленных на указанных ресурсах, можно установить, что по своим существенным признакам, в частности, форма, конфигурация, материал, имеет сходство с произведением дизайна и промышленным образцом «Диван», защищенным патентом Российской Федерации № 127931. По назначению, набору выполняемых функций изделия истца и ответчика являются идентичными, предназначены для использования в жилой комнате, для сна, отдыха и т.д.

Поскольку использование ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности на сайте образцов мебели, в которых использован патент № 127931, наносит вред деловой репутации и приводит к оттоку клиентов к нарушителю, истец направил ответчику претензию от 28.06.2021, в которой сообщил о нарушении своего исключительного права на произведение дизайна мебели «Диван», потребовал прекратить нарушение авторских прав, а также выплатить компенсацию в размере 500 000 руб.

В ответе от 19.07.2021 на претензию ответчик факт наличия у истца исключительных прав на произведение дизайна и отсутствие государственной регистрации патента на промышленный образец отрицал; требования о прекращении незаконного использования оригинальных произведений дизайна мебели и выплате компенсации не выполнил.

В то же время истцом 24.03.2021 (до даты направления первой претензии) была подана заявка на выдачу патента на промышленный образец.

На имя ФИО2 19.10.2021 был выдан патент на промышленный образец «диван» по свидетельству № 127931. 

В адрес Общества 08.12.2021 была направлена повторная претензия с требованием прекратить незаконное использование промышленного образца «Диван» по патенту № 127931 и выплатить компенсацию в размере                          500 000 руб. за нарушение исключительных прав патентообладателя.

В целях установления факта предложения к продаже ответчиком спорной продукции с использованием патента № 127931 в сети «Интернет», 18.04.2022 на странице социальной сети «ВКОНТАКТЕ» https://vk.com/artikwood был оформлен заказ на приобретение «Дивана «BROSCO». Заказу был присвоен соответствующий № 180945739-70209, указана стоимость реализуемой продукции 39 000 руб. Кроме того, возможность оформления заказа была установлена и с использованием сайта https://artikwood.ru.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев заявленные требования, с учетом выводов судебной экспертизы, суд первой инстанции признал их обоснованными и удовлетворил иск частично. 

Арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта ввиду следующего.

Апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения решения суда по доводам жалобы. 

В соответствии с положениями статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

При установлении новизны и оригинальности промышленного образца также учитываются (при условии более раннего приоритета) все заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385, пунктом 2 статьи 1394, пунктом 1 статьи 1493 настоящего Кодекса вправе ознакомиться любое лицо.

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;

2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.

Согласно пункту 3 указанной статьи промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

С учетом изложенного, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленные образцы входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Вопрос о сходстве до степени смешения между промышленным образцом истца и производимым и (или) реализуемым ответчиком товаром является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 № С01-1497/2019 по делу                             № А28-9060/2018).

Для решения вопроса об идентичности предлагаемых к реализации ответчиком изделий и изделия истца судом по делу была назначена судебная патентоведческая экспертиза, производство которой поручено эксперту АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» ФИО4.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. Является ли изделие Диван «BROSCO» воспроизведением (по смыслу подпункта 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) и/или переработкой (производным произведением по смыслу подпункта 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) произведения дизайна истца?

2. Содержит ли изделие Диван «BROSCO» все существенные признаки промышленного образца по патенту № 127931 или совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту                    № 127931?

Согласно экспертному заключению  (том 2 листы 66-107) к  существенным признакам объекта, охраняемого патентом № 127931 на промышленный образец, относятся:

Конструкция   «диван»   содержащая   основные   элементы: основание, сиденье, спинка, боковины, ножки;

Выполнение сиденья, спинки, боковин в виде сборной конструкции, состоящей из фигурных изогнутых реек одинаковой ширины;

Выполнение верхней части подлокотника и верхней части спинки единым элементом дугообразной формы;

Горизонтальное расположение фигурных изогнутых реек;

Наличие и местонахождение двух изогнутых поперечных стяжек на спинке под сиденьем;

Наличие зубчатой стороны у изогнутых поперечных стяжек;

Боковины дугообразной формы с поочередным соединением реек под подлокотниками;

Наличие сзади двух изогнутых ножек;

9.Наличие треугольного выступа на ножках, расположенных сзади;

10.  Наличие трех фигурных, изогнутых ножек спереди;

11. Выполнение спереди справа и слева симметрично одинаковых ножек;

12. Выполнение верхней части симметрично одинаковых ножек расширения, соответствующего изгибам, образованным цельнокроеными фигурными рейками сиденья и боковины; 

13.Наличие треугольного выступа на симметрично одинаковых ножках; 14.Выполнение передней средней ножки в форме трапеции;

Наличие на вогнутых сторонах средней передней ножки треугольных выступов;

Наличие на средней передней ножке треугольного отверстия;

Наличие двух рамок, расположенных под углом к горизонтальной поверхности (наклон от передних ножек к задним), треугольной формы с вогнутыми сторонами соединяющих ножки;

Наличие треугольного отверстия у двух соединительных рамок.

Экспертом сопоставлены существенные признаки промышленного образца №127931, охраняемого патентом, с признаками однородных объектов, размещенных на Интернет-ресурсах - скриншоты страниц, которых предоставлены для экспертизы и установлено, что все признаки дивана «BROSCO», изображения которого размещены на фигурах 1-32, являются существенными признаками объекта, охраняемого патентом на промышленный образец РФ № 127931. 

Использование в полной мере данных признаков определяет эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности его форму, конфигурацию, орнамент, сочетание линий, контуров изделия или фактуру материала изделия. В целом можно сделать вывод о том, что в рассматриваемых изделиях, размещенных на фигурах 1-32, использованы все существенные признаки промышленного образца.

С учетом изложенного экспертом сделан вывод о том, что в изделии «Диван «BROSCO» использованы те же конструктивные элементы что и в охраняемом решении; взаимосвязи между элементами, контуры двух сравниваемых объектов схожи до степени смешения; в сознании потенциального потребителя сравниваемые объекты представляются как аналогичные изделия, расхождения в углах наклона, размерах и смещениях элементов конструкции дивана «BROSCO» не различительной особенности по сравнению с охраняемым патентом объектом; в изделии диван «BROSCO» в полной мере используется известное, охраняемое патентом № 127931, исследуемые объекты сходны до степени смешения в связи с чем, можно сделать вывод, что изделие диван «BROSCO» является переработкой охраняемого решения.

Представленное экспертное заключение по форме и содержанию соответствует требованиям части 1 статьи 86 АПК РФ. 

Выводы эксперта понятны, в связи с чем, исследования каких-либо иных обстоятельств, а также дополнительных разъяснений не требуется. 

Поскольку процедура назначения и проведения экспертизы полностью соблюдена, а заключение эксперта соответствует предъявляемым законом требованиям и является достаточно ясным и полным, а потому не вызывает сомнений в его обоснованности, суд первой инстанции правомерно признал его допустимым доказательством по делу.

Довод апеллянта о том, что суд неправомерно отказал в назначении дополнительной и повторной судебной экспертизы, отклоняется апелляционным судом.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы, в силу статьи 82 АПК РФ, относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу; удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Принимая во внимание, что представленное суду первой инстанции экспертное заключение оценено им в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признано надлежащим доказательством, каких-либо неясностей и внутренних противоречий в названном доказательстве судом установлено не было, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении ходатайства истца о назначении повторной экспертизы по делу.

Согласно положениям статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ в сумме 500 000 руб.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Следовательно, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных соответствующими нормами материального права, однако это не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельно иска (в том числе встречного) либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания такого технического решения, а также объем преждепользования.

Право преждепользования на спорный промышленный образец ответчиком не доказано.

В соответствии с абзацем 4 пункта 62 Постановления № 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на промышленный образец по патенту № 127931, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, отсутствия доказательств фактического изготовления ответчиком предмета с использованием промышленного образца, защищенного патентом, отсутствия факта массового производства диванов и их реализации неопределенному кругу лиц, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, с учетом заявления ответчика о чрезмерности заявленной компенсации, счел возможным уменьшить сумму компенсации до 250 000 руб.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда согласен.

В части отказа Предпринимателю в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение дизайна решение суда сторонами не оспаривается.

По существу, доводы подателя апелляционной жалобы повторяют позицию ответчика, изложенную при рассмотрении дела, не опровергают выводы суда первой инстанции, основаны на неверном толковании положений действующего законодательства и не свидетельствуют о нарушении судом норм материального права. Иное толкование положений законодательства, а также иная оценка обстоятельств дела не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Тверской области от 22 мая 2023 года по делу № А66-6814/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Артик Вуд» – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

Председательствующий

        А.Н. Шадрина

 

Судьи

        Н.А. Колтакова 

        О.Б. Ралько