Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-111130/2021

26 мая 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  23 мая 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  26 мая 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению):

истец: Компания - УОЛВЕРАЙН АУТДОРС, ИНК 

ответчик: 1. Индивидуальный предприниматель ФИО2; 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАНТ" 

об обязании

при участии

от истца: не явился, извещен

от ответчика: 1. представитель ФИО3 (доверенность от 11.01.2022), 2. не явился, извещен

установил:

Компания - УОЛВЕРАЙН АУТДОРС, ИНК обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАНТ":

- о запрете ответчику 1 любое использование товарного знака «MERRELL» по свидетельству РФ №150814 в отношении товаров 25 класса МКТУ (обувь, включая походные ботинки, ботинки для альпинистов, для туризма, для охоты), знака обслуживания «MERRELL» согласно международной регистрации №939252 в отношении услуг 35 класса МКТУ (услуги розничных магазинов торговли обувью, одеждой, сумками и аксессуарами) и обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком «MERRELL» по свидетельству РФ №150814 и/или знаком обслуживания «MERRELL» согласно международной регистрации №939252 в предложениях о продаже товаров, в сети Интернет, а именно в доменном имени merrell-discount.ru и на вебсайте https:// merrell-discount.ru;

- об обязании ответчика 2 пресечь действия по незаконному использованию товарного знака «MERRELL» по свидетельству РФ №150814 и знака обслуживания «MERRELL» согласно международной регистрации №939252 в доменном имени merrell-discount.ru путем прекращения делегирования указанного доменного имени.

От истца поступило ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем.

Ответчик 2 представил письменный отзыв, указал, что не является надлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку Регистратор доменных имен осуществляет лишь техническую функцию по регистрации доменов по заявкам граждан и юридических лиц, то есть внесение в Реестр сведений о доменном имени и его администраторе на основании тех данных, которые указаны пользователем в заявке. Полномочия регистратора по отношению к доменным именам, регистрацию и поддержку которых он осуществляет, ограничены вышеуказанными документами. Регистратор не имеет ни технической, ни юридической возможности осуществлять действия с доменным именем, не предусмотренные указанными выше документами, только администратор доменного имени несет ответственность за регистрацию доменного имени, достоверность предоставляемых им данных и нарушение им прав третьих лиц. Заявил ходатайство о привлечение его в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований в отношении предмета спора. 

Истец направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик-1  направил в суд отзыв, просил в иске отказать, указав, что до предъявления иска в суд ответчик-1 в добровольном порядке исполнил предъявленные истцом требования о прекращении нарушения прав на товарный знак.

Ответчик-2 направил в суд сведения об администраторе спорного домена.

С учетом совокупности установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела, в отсутствии надлежаще извещенный сторон в порядке статей 123, 156 АПК РФ.

Исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующее. 

Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «MERRELL» по свидетельству РФ №150814 в отношении товаров 25 класса МКТУ (обувь, включая походные ботинки, ботинки для альпинистов, для туризма, для охоты), знака обслуживания «MERRELL» согласно международной регистрации №939252 в отношении услуг 35 класса МКТУ (услуги розничных магазинов торговли обувью, одеждой, сумками и аксессуарами).

В подтверждение факта неправомерного использования товарного знака (знака обслуживания) посредством распространения (продажи) товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) истца, с использованием доменного имени merrell-discount.ru и расположенного на нем вебсайта https:// merrell-discount.ru (онлайн магазин для розничной продажи обуви), на котором предлагаются к продаже товары, для индивидуализации которых за истцом зарегистрированы спорные знаки, в материалы дела представлены протокол осмотра доказательства от 08.10.2021, заказ №5-01/04/21 от 01.04.2021 на покупку обуви (полуботинки с обозначением Merrell), почтовая посылка.  

Полагая, что использование ответчиком-1 (как администратора домена и владельца сайта) чужого товарного знака (знака обслуживания) без разрешения правообладателя (истца), а также уклонение ответчика-2 как уполномоченного органа от совершения действий по прекращению делегирования домена, является нарушением исключительных прав истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Исходя из смысла указанной правовой нормы следует, что нарушением исключительных прав на товарный знак является не просто размещение сходного с ним до степени смешения обозначения в сети «Интернет» (в данном случае, формальная регистрация доменного имени), но и фактическое использование в доменном имени товарного знака при продвижении однородных товаров и/или услуг, для индивидуализации которых спорный объект интеллектуальных прав зарегистрирован. 

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Поскольку администратор домена самостоятельно осуществляет выбор доменного имени, то в случае использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в доменном имени в этой части он информационным посредником не является.

При определенных обстоятельствах администратор домена может быть признан непосредственным нарушителем. Решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В случае неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации только на сайте непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение. Вместе с тем, в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации).

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте) является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; далее - Закон об информации).

Как правило, администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом. С учетом этого можно исходить из презумпции того, что администратор домена является одновременно владельцем сайта, если администратор домена не доказал иное.

Владелец сайта, который размещает свой материал на сайте, не является информационным посредником по смыслу пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ в части осуществления этих действий. В случае нарушения интеллектуальных прав он является непосредственным нарушителем.

Кроме того, согласно разъяснению, изложенному в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10), бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации, презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Как следует из письма регистратора домена Исх.№566 от 26.04.2022 администратором доменного имени являлся ФИО4.

Ответчик-1 пояснил, что использование вебсайта прекращено, доступа к сайту отсутствует, что подтверждается скриншотом страницы сайта от 01.03.2022; продукция, маркированная товарным знаком истца, изъята и не реализуется в шоу-руме (магазине) по адресу: ул. Верхняя Красносельская, 3А, город Москва, в том числе не предлагается к продаже и не изготовляется. 

Таким образом, во исполнение требований истца ответчик еще до предъявления иска в суд исполнил требования истца о прекращении нарушения его исключительных прав на спорные средства индивидуализации. 

Ответчик-2 является регистратором доменных имен. 

Регистратор осуществляет регистрацию по заявке Пользователей в Интернете на основании «Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ» (далее – Правила) и Договора Публичной оферты об оказании услуг (далее – Договор). 

В соответствии с пунктом 2.3 Правил, а также пункта 1.2 Договора, Договор ООО «Регистрант» с Пользователем является публичным. 

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 426 ГК РФ лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми 2 актами. 

Таким образом, ответчик-2 был не вправе отказать администратору доменного имени «merrell-discount.ru» в его регистрации. 

В соответствии с пунктом 3.1.3 Правил поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. 

Регистратор доменных имен осуществляет лишь техническую функцию по регистрации доменов по заявкам граждан и юридических лиц, то есть внесение в Реестр сведений о доменном имени и его администраторе на основании тех данных, которые указаны пользователем в заявке. 

Полномочия регистратора по отношению к доменным именам, регистрацию и поддержку которых он осуществляет, ограничены вышеуказанными документами.

Регистратор не имеет ни технической, ни юридической возможности осуществлять действия с доменным именем, не предусмотренные указанными выше документами. 

В соответствии с пунктом 2.9. Правил, регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об удовлетворении претензий третьих лиц на доменное имя. 

Также согласно абзацу 2 пункта 2.9 Правил «лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица, вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с соответствующим заявлением в суд». 

Администратором в соответствии с пунктом 1.1 Правил является пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре. 

Так как только администратор доменного имени несет ответственность за регистрацию доменного имени, достоверность предоставляемых им данных и нарушение им прав третьих лиц, ответчик-2 не является лицом, нарушающим исключительные права истца.

Ответчик-2 не уклоняется от выполнения необходимых технических операций с доменным именем в соответствие с решением суда и «Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ».

В настоящий момент сайт «merrell-discount.ru» недоступен. 

Доменное имя «merrell-discount.ru» было прикреплено к сайту «merrellmsk.nethouse.ru», созданном на «Конструкторе сайтов Nethouse», принадлежащем ООО «Конструктор». 

ООО «Конструктор» является партнером ООО «Регистрант». 

30.11.2021 в 02:00 пользователь удалил свой сайт merrell-msk.nethouse.ru, в связи с чем данный сайт, в том числе сайт «merrell-discount.ru» по настоящий момент недоступны.

Таким образом, администратор сайта прекратил нарушения прав правообладателя путем удаления сайтов, на которых, по мнению правообладателя, такие нарушения имели место быть.

Поскольку ответчик-1 не является администратором домена merrell-discount.ru и не использует вебсайт https://merrell-discount.ru для предложения к продаже товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, а ответчик-2 не нарушал исключительных прав истца, действовал в соответствии с «Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ», не уклоняется от проведения технических операций в отношении спорного домена в случае признания действий ответственного лица по его использованию актом недобросовестной конкуренции, в связи с чем, предмет спора по требованию, заявленному к ответчику-1 и ответчику-2, отсутствует, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                       Евдошенко А.П.