Арбитражный суд Тульской области

300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5.

тел./факс (4872) 250-800;  e-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тула                                                                                                                    Дело № А68-10526/2016

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2017 г.

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2017 г.

 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Фрик Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сладкий дом» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 руб., при участии в заседании представителей: от  истца – ФИО2 по доверенности от 12.01.2016 г., паспорт, от ответчика – ФИО3  по доверенности от 15.02.2016 г., паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – ОАО «Красный Октябрь», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Сладкий дом» (далее – ООО «Сладкий дом», ответчик) компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 руб.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 13.02.2016, оставленным в силу постановлением Двадцатого арбитражного суда Тульской области от 19.05.2017, требование  ОАО «Красный Октябрь» удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью «Сладкий дом» в пользу открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере  60 000 руб., в остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2017 решение Арбитражного суда Тульской области от 13.02.2015 и постановление Двадцатого арбитражного суда Тульской области от 19.05.2017 по делу № А68-10526/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

При этом, Суд по интеллектуальным правам указал, что судами был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак только при продаже пряников, маркированных товарным знаком истца, что свидетельствует о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанции статей 1252 и 1515 ГК РФ. Также СИП указал, что судами необоснованно применена правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в пункте 2 Постановления № 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), так как в настоящем деле установлено нарушение исключительного права на одно средство индивидуализации - один товарный знак.

СИП указал, что суды при разрешении настоящего спора неправильно применили положения статей 1252 и 1515 ГК РФ, неверно учли правовые позиции, изложенные в пункте 2 Постановления № 28-П и в пунктах № 43.2, 43.3 Постановления № 5/29, не установили характер допущенного нарушения, вид и способы нарушения исключительных прав на товарный знак, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации, не дали данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

При новом рассмотрении дела суд неоднократно предлагал сторонам урегулировать спор во внесудебном порядке, путем заключения мирового соглашения. Истец предлагал ответчику заключить мировое соглашение на сумму 400 000 руб. с рассрочкой платежа на несколько месяцев, однако, ответчик от заключения мирового соглашения отказался, против удовлетворения заявленных требований возражал.

Из материалов дела следует, что  ОАО «Красный Октябрь» является правообладателем товарного знака «СКАЗКА SKAZKA» по свидетельству № 19990, дата приоритета - 23.07.1999, дата регистрации - 26.02.2001, срок действия до 23.07.2019. 

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в том числе,  в отношении  товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия; карамель; конфеты; шоколад; пралине; какао-продукты; кремы; шоколадные напитки; кофейные напитки; кофе; чай; мороженое; хлебобулочные изделия.

 В ходе мониторинга кондитерского рынка истцом было установлено, что ООО «Сладкий дом» производит и реализует кондитерскую продукцию с использованием  обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, а именно, пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус клюквы, пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус абрикоса, пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус вишни,  пряники заварные «Сказка» глазированные с начинкой. 

Указанный факт подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, а именно: товарным и кассовыми чеками от 07.07.2015, подтверждающими покупку трех видов пряников – пряники «Сказка» с вишневой начинкой, пряники «Сказка» с клюквенной начинкой, пряники «Сказка» с абрикосовой начинкой; товарным чеком и квитанцией к приходному ордеру от 05.10.2016, подтверждающими покупку пряников заварных с начинкой.  

Истец разрешения на использование зарегистрированного товарного знака ответчику не давал.

Полагая, что, осуществляя реализацию товара с использованием товарного знака «Сказка», ответчик допустил нарушение принадлежащего истцу исключительного права на указанный  выше товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 руб. (300 000 руб. х 4 нарушения). 

 Оценив материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению частично. При этом, суд исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из указанных норм ГК РФ, в предмет доказывания в рамках заявленных исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак, являются ли обозначения, используемые ответчиком, тождественными или сходными до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, используются ли обозначения для продажи тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг.

Материалами дела доказано, что ответчик, осуществлял производство и реализацию кондитерской продукции с использованием наименований, сходных до степени смешения с зарегистрированными на имя истца товарным знаком, а именно пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус клюквы, пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус абрикос, пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус вишня, пряники заварные «Сказка» с начинкой. Факт реализации ответчиком кондитерских изделий подтверждается имеющимися в материалах дела копиями кассового и товарного чеков и не отрицается ответчиком.

Арбитражным судом установлено, что товарный знак истца «СКАЗКА SKAZKA» и используемое ответчиком обозначение «Сказка» являются сходными до степени смешения и могут ввести потребителя в заблуждение в отношении приобретаемого им товара.

В пункте 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» предусмотрено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Арбитражным судом установлено сходство используемых ответчиком обо-значений и товарных знаков ОАО «Красный Октябрь» с позиции рядового потребителя и с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с пунктом 41 Правил, пунктом 3 Методических рекомендаций обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1)           звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2)           графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3)           смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения устанавливается его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком (пункт 6.3.2. Методических рекомендаций).

Осуществленный арбитражным судом по правилам статей 71 и 162 АПК РФ анализ товарного знака, зарегистрированного истцом, и обозначений, используемых ответчиком, позволяет заключить, что словесное обозначение «Сказка» является сходным до степени смешения с товарным знаком «СКАЗКА SKAZKA», принадлежащему истцу.

Так, основным элементом, определяющим смысловое значение обозначения (этикетки), используемого ответчиком, является словесный элемент «Сказка», поскольку индивидуализирует продукт (выступает названием для потребителя).

При визуальном сравнении представленных истцом этикеток продукции ответчика  с нанесенным на них термином «Сказка», содержащимся в товарном знаке, принадлежащем истцу, судом считает установленным их визуальное сходство: графическое, фонетическое, смысловое изображение идентичны. Сходство охраняемого товарного знака и нанесенного на этикетку термина позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.  

Наименования: пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус абрикос, пряники заварные «Сказка» с начинкой вкус вишня, пряники заварные «Сказка» с начинкой используется ответчиком для обозначения кондитерских изделий, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку они однородны по таким основным признакам как род (вид), назначение, вид материала, из которого они изготовлены, а также по вспомогательным признакам: условия реализации и круг потребителей, и существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Ответчик работает в том же сегменте рынка, что и ОАО «Красный Октябрь» - на кондитерском рынке. При этом общество «Красный Октябрь» длительное время использует спорный товарный знак для маркировки выпускаемых в больших объемах заявителем и его лицензиатами конфет. Таким образом, обозначение «СКАЗКА SKAZKA» получило широкую известность среди потребителей применительно к их изготовителю.

Сходство до степени смешения используемых ответчиком обозначений и товарных знаков ОАО «Красный Октябрь» дополнительно обуславливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено, и потому вероятность смешения потребителями выше.

Согласно разъяснениям Президиума ВАС РФ, изложенным в постановлении от 18.07.2006 №3691/06, для установления смешения товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. При этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/2013).

Ответчик вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ не представил какие-либо доказательства, которые бы свидетельствовали о признании регистрации товарных знаков недействительными, аннулировании регистрации товарных знаков либо о получении от правообладателя согласия на их использование, поэтому товарные знаки подлежат правовой охране.

На основании исследованных документальных доказательств и приведенных норм гражданского права арбитражный суд признает доказанным факт нарушения исключительных прав истца со стороны ответчика на товарный знак «СКАЗКА SKAZKA».

В связи с этим к ответчику подлежит применению гражданско-правовая ответственность. В абзаце 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, является контрафактными.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В качестве способа защиты права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления № 5/29).

В пункте 47 Обзора от 23.09.2015 также разъяснено, что при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В настоящем деле истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 руб. При этом, сумма требований определена истцом, исходя из четырех случаев нарушений по 300 000 руб. за каждое.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, руководствуясь правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения исключительного права на товарный знак истца, продолжительность периода выпуска кондитерских изделий, содержащих спорные обозначения, стоимость контрафактной продукции, неоднократность нарушения ответчиком исключительных прав истца, отсутствие подтверждения реальных либо возможных убытков истца, доказательств, подтверждающих наступление для истца отрицательных последствий, арбитражный суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения исковых требований по 150 000 рублей за каждое нарушение. 

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что ОАО «Красный Октябрь» в целях предупреждения нарушения своего исключительного права на товарный знак, а также в целях мирного урегулирования конфликта, направляло в адрес ответчика несколько претензионных писем с требованием о добровольном прекращении незаконного использования товарного знака  истца. Ответчик, сославшись на отсутствие сходства до степени смешения между указанными выше товарным знаком и обозначением, использование товарного знака, производство и реализацию спорной продукции не прекратил.

Таким образом, арбитражный суд считает, что сумма компенсации в размере 600 000 руб. соразмерна последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 12 500 руб. (600 000 х 25 000 : 1 200 000) относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу. Расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 500 руб. подлежат отнесению на истца. Кроме того, расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. за подачу апелляционной и кассационной жалоб также относятся на ответчика и подлежат истцу (ч. 3 статьи 289 АПК РФ).

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере      3 000 руб. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями   110, 167-171, 176, 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Сладкий дом» в пользу открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере  600 000 руб.; расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 500  руб.

В остальной части иска отказать. Расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 500 руб. отнести на истца. 

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб. отнести на ответчика.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области в месячный срок после его принятия. 

 

Судья                                                                                                                Е.В. Фрик